BGH Urteil vom 10.12.2009 – I ZR 46/07
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am: 10. Dezember 2009 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
BGHZ:
BGHR:
ja
ja
ja
Fischdosendeckel
UWG §§ 3, 4 Nr. 8, § 8 Abs. 1 Satz 1; BGB §§ 823 ff. G, L
In Anbetracht der Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patent-
erteilung und die Rechtsbehelfe, die Dritte gegen ein erteiltes Patent ergreifen
können, besteht für eine auf einen Wettbewerbsverstoß oder eine unerlaubte
Handlung nach §§ 823 ff. BGB gestützte Klage auf Unterlassung oder Beseiti-
gung von als herabsetzend beanstandeten Äußerungen in der Beschreibung
eines Patents kein Rechtsschutzbedürfnis.
BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009 - I ZR 46/07 - OLG Dresden
LG Dresden
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 17. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 14. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Dresden vom 16. Januar 2007 aufgeho-
ben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 5. Kammer für
Handelssachen des Landgerichts Dresden vom 18. November
2005 unter Zurückweisung der Anschlussberufung der Klägerin
teilweise abgeändert.
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Parteien stellen Fischdosenverpackungen, insbesondere Fischdo-
sendeckel, her. Sie streiten über Ansprüche aufgrund von Angaben in einer Pa-
tentanmeldung der Beklagten.
Die Beklagte meldete am 24. September 1993 beim Deutschen Patent-
amt ein Patent für Aufreißdeckel aus Blech für eine Dose an. In der Anmeldung
wird in der Beschreibung der Erfindung als Stand der Technik ein durch die eu-
ropäische Patentschrift 236 736 bekannter Aufreißdeckel mit im Einzelnen ge-
nannten Nachteilen angeführt. Als Aufgabe der angemeldeten Erfindung wird
angegeben, einen Aufreißdeckel zu schaffen, der die beschriebenen Nachteile
nicht aufweise. Die Anmeldung wurde am 30. März 1995 unverändert offenge-
legt (deutsche Offenlegungsschrift 43 32 545; Anlage K 3). Im Juni 2002 wurde
das von der Beklagten angemeldete Patent erteilt. Die Patentschrift wurde am
24. Dezember 2003 veröffentlicht, wobei die Darstellung der Nachteile der be-
kannten Ausführungsform nach der europäischen Patentschrift in der Beschrei-
bung der Erfindung einzelne Änderungen gegenüber dem Wortlaut der ur-
sprünglichen Patentanmeldung enthält (deutsche Patentschrift 43 32 545; Anla-
ge K 36).
Die Klägerin, die Fischdosendeckel nach dem europäischen Patent fer-
tigt, ist der Ansicht, die Behauptungen über die angeblichen Nachteile dieser
Ausführungsform in der Patentanmeldung der Beklagten seien unzutreffend.
Die Beklagte setze das Produkt der Klägerin damit in unzulässiger Weise her-
ab. Sie hat die Ansicht vertreten, ihr stünden daher Ansprüche aus Wettbe-
werbs- und Deliktsrecht auf Unterlassung und Beseitigung hinsichtlich der im
Klageantrag angeführten, in der Beschreibung gemäß der Fassung der veröf-
fentlichten Patentschrift enthaltenen Behauptungen zu.
Die Klägerin hat der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das
Deutsche Patent- und Markenamt, den Streit verkündet; diese ist dem Rechts-
streit auf Seiten der Beklagten beigetreten.
Die Klägerin hat beantragt (Klageantrag zu 1),
die Beklagte hinsichtlich der in der erteilten Patentanmeldung P 43 32 545.9 aufgestellten Behauptungen über Deckel der Klägerin nach EP 236 736 oder über die EP 236.736 B1:
Diese Versteifungsrippen werden jedoch durch die U-förmige Sicke unterbro- chen, so dass dadurch auch entsprechend die durch sie erzielbare Verstei- fungswirkung weitgehend verloren geht;
und/oder,
ein weiterer Nachteil dieser Deckel besteht darin, dass bei der Herstellung der vielen Sicken und die damit verbundenen Verformungen Spannungen im Blech des Deckels auftreten können, die zu unerwünschten Verwerfungen im Blech führen können;
und/oder,
der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Aufreißdeckel … zu schaffen, der die bekannten Nachteile nicht aufweist, bei dem also das Maß eventueller Verwerfungen durch bei der Herstellung bewirkte Spannungen im Blech verrin- gert …ist bzw. die Deckel der Beklagten seien frei von diesen (angeblichen) Nachteilen;
und/oder,
bei dem vertieften Feld ist das Maß der erzeugten und das vertiefte Feld umge- benden Böschungen auf ein Mindestmaß beschränkt, so dass auch die Gefahr von eventuellen Spannungen und Verwerfungen des Blechs verringert ist; zu verurteilen,
a) bei Meidung eines - näher bezeichneten - Ordnungsgeldes derartige Be- hauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs nicht aufzustellen oder zu verbreiten, insbesondere auch nicht unter Weglassung oder Hinzufügen der "Kann"-Form oder einer "Könnte"-Form;
b) gegenüber der zuständigen Stelle zu erklären, insbesondere gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt und/oder dem Bundespatentgericht und/oder dem Bundesgerichtshof, dass die obigen Behauptungen vorbehalt- los und mit rückwirkender Kraft aus der erteilten Patentanmeldung P 43 32 545.9 zu streichen sind, und die zugehörigen Antragskosten an das Deutsche Patent- und Markenamt zu zahlen oder zumindest an die Klägerin zu erstatten.
In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ferner im Wege der Zwischen-
feststellungsklage nach § 256 Abs. 2 ZPO beantragt festzustellen, dass die ge-
nannten Behauptungen rechtswidrig sind (Klageantrag zu 2). Hilfsweise hat sie
diese Feststellung für den Fall begehrt, dass die Leistungsklage auf Unterlas-
sung und Abgabe der Erklärung gegenüber der zuständigen Stelle nicht mög-
lich sein sollte.
Das Landgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens
über die Richtigkeit der angegriffenen Angaben der Klage hinsichtlich der ersten
drei Behauptungen stattgegeben, hinsichtlich der vierten hat es sie abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat die Beklagte unter Zurückweisung ihrer Berufung auf
die Anschlussberufung der Klägerin in vollem Umfang verurteilt. Mit ihrer vom
Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt,
verfolgt die Beklagte ihr auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiter.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin aus § 8 Abs. 1,
Die Angaben in der Patentschrift erfüllten den Tatbestand des § 4 Nr. 8
UWG 2004. Die Beklagte habe über die Waren der Klägerin Tatsachen behaup-
tet, die nicht erweislich wahr und die geeignet seien, den Betrieb des Unter-
nehmens der Klägerin zu schädigen. Die Unwahrheit der Äußerungen ergebe
sich aus den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen. Die erfor-
derliche Wiederholungsgefahr liege vor. Der durch Einreichung der Anmeldeun-
terlagen mit den angegriffenen Äußerungen erfolgte Wettbewerbsverstoß daue-
re an.
Die Beklagte sei nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG 2004 zur Beseitigung des
durch die Veröffentlichung der Patentschrift geschaffenen Störungszustands
verpflichtet. Sie müsse dazu gegenüber dem Deutschen Patent- und Marken-
amt erklären, dass die wettbewerbswidrigen Behauptungen vorbehaltlos und
mit rückwirkender Kraft aus der erteilten Patentanmeldung zu streichen seien,
und müsse die dafür anfallenden Kosten tragen. Der Feststellungsanspruch sei
gerechtfertigt, um auf diese Weise dem berechtigten Unterlassungs- und Besei-
tigungsbegehren der Klägerin vereinfacht Rechnung zu tragen und die erforder-
liche Mitwirkung des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Löschung der
beanstandeten Angaben aus der Patentschrift zu erreichen. Es sei davon aus-
zugehen, dass das Amt als eine an Gesetz und Recht gebundene Behörde das
Feststellungsurteil beachten und bei notwendiger Mitwirkung der Beklagten die
Angaben umgehend beseitigen werde.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur vollständigen
Abweisung der Klage.
1. Zu Recht wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsge-
richt hinsichtlich der Anträge zu 1 b und 2 von der Zulässigkeit der Klage aus-
gegangen ist.
a) Mit einer diesen Anträgen entsprechenden Verurteilung der Beklagten
soll erreicht werden, dass die beanstandeten Behauptungen in der veröffentlich-
ten Patentschrift 43 32 545 gestrichen werden. Der Antrag zu 1 b ist auf die Ab-
gabe der dazu als erforderlich angesehenen Erklärung der Beklagten gegen-
über der zuständigen Stelle sowie auf Zahlung eventuell anfallender Kosten
gerichtet; mit dem Urteilsauspruch gemäß dem Antrag zu 2 soll das Deutsche
Patent- und Markenamt dazu veranlasst werden, die für eine Änderung der Pa-
tentschrift notwendigen amtlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Die
Frage, welche Angaben in die Fassung der Beschreibung der Patentanmeldung
aufzunehmen sind, aufgrund deren das Patent erteilt worden ist und die als Be-
standteil der Patentschrift veröffentlicht wird (§ 32 Abs. 3 Satz 1 PatG), richtet
sich ausschließlich nach den für die Patenterteilung geltenden Rechtsvorschrif-
ten des Patentgesetzes. Rechtsstreitigkeiten darüber sind in den dafür nach
dem Patentgesetz vorgesehenen Verfahren auszutragen. Eine davon geson-
derte Rechtsverfolgung vor den ordentlichen Gerichten ist mit den Erfordernis-
sen eines sachgerechten Funktionierens des im Patentgesetz mit einer eigenen
Ordnung geregelten Verfahrens der Erteilung von Patenten unvereinbar. Eine
Klage, mit der - wie hier - außerhalb der durch das Patentgesetz zur Verfügung
gestellten Verfahrensordnung auf die Patenterteilung oder das weitere rechtli-
che Schicksal eines erteilten Patents Einfluss genommen werden soll, ist daher
bereits unzulässig.
aa) Einer Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von Äußerungen, die
der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren die-
nen, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis (BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 177/95,
GRUR 1998, 587, 589 = WRP 1998, 512 - Bilanzanalyse Pro 7, m.w.N.). Dem
liegt die Erwägung zugrunde, dass auf den Ablauf eines rechtsstaatlich geregel-
ten Verfahrens nicht dadurch Einfluss genommen werden und seinem Ergebnis
nicht dadurch vorgegriffen werden soll, dass ein an diesem Verfahren Beteilig-
ter durch Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche in seiner Äußerungsfrei-
heit eingeengt wird. Ob das Vorbringen wahr und erheblich ist, soll allein in dem
seiner eigenen Ordnung unterliegenden Ausgangsverfahren geklärt werden.
Dies gilt grundsätzlich auch bei Äußerungen in einem rechtsstaatlich ge-
regelten Verfahren, durch die Rechte von am Verfahren nicht beteiligten Dritten
betroffen werden, wenn die Äußerungen in einem engen Bezug zum Verfahren
stehen (BGH, Urt. v. 14.11.1972 - VI ZR 102/71, GRUR 1973, 550, 551 - halb-
seiden; Urt. v. 11.12.2007 - VI ZR 14/07, NJW 2008, 996 Tz. 14 = WRP 2008,
359). Kann sich der Dritte in dem betreffenden Verfahren nicht gegen die Äuße-
rung wehren, ist bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen allerdings
besonders sorgfältig zu prüfen, ob der Dritte die Äußerung hinnehmen muss
(BGH NJW 2008, 996 Tz. 15; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm,
UWG, 28. Aufl., § 8 Rdn. 1.116).
bb) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ungehinderte Durchführung
staatlich geregelter Verfahren im Interesse der daran Beteiligten, aber auch im
öffentlichen Interesse nicht mehr als unbedingt notwendig behindert werden
darf. Die Verfahrensbeteiligten müssen, soweit dem nicht zwingende rechtliche
Grenzen entgegenstehen, das vortragen können, was sie zur Rechtsverfolgung
oder zur Rechtsverteidigung für erforderlich halten. Dabei müssen, wenn dies
der Verfahrensgegenstand rechtfertigt, auch Tatsachenbehauptungen und Be-
wertungen mit Bezug auf am Verfahren nicht beteiligte Dritte zum Inhalt des
Vorbringens gemacht werden können. Es ist dann allein Aufgabe des mit der
Entscheidung in dem betreffenden Verfahren befassten Organs, die Erheblich-
keit und Richtigkeit des jeweiligen Vorbringens für seine Entscheidung zu beur-
teilen. Nur so ist eine rechtsstaatliche Verfahrensführung gewährleistet. Es geht
nicht an, dass diese mehr als unabdingbar notwendig von außen beeinflusst
wird, indem Dritte durch gerichtliche Inanspruchnahme eines Verfahrensbetei-
ligten außerhalb des Ausgangsverfahrens vorgeben, was in diesem vorgetra-
gen und damit zum Gegenstand der betreffenden Entscheidung gemacht wer-
den darf (BGH NJW 2008, 996 Tz. 16).
Gegenüber diesen gewichtigen Gesichtspunkten ist der ebenfalls nicht
unbedeutende Aspekt in Rechnung zu stellen, dass sich der betroffenen Dritte
gegen eine mögliche Verletzung seiner Rechte im Ausgangsverfahren nicht zur
Wehr setzen kann. Jedoch muss diese Rechtsbeeinträchtigung jedenfalls in der
Regel in Kauf genommen werden, um eine Beeinträchtigung der Rechte der
Verfahrensbeteiligten zu vermeiden und ein rechtsstaatliches Verfahren zu ge-
währleisten. Die Durchsetzung individueller Ansprüche Dritter auf Schutz ihrer
durch das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten betroffenen Rechte ist damit
nicht generell ausgeschlossen. Ist etwa ein Bezug der den Dritten betreffenden
Äußerungen zum Ausgangsverfahren nicht erkennbar, sind diese auf der Hand
liegend falsch oder stellen sie sich als eine unzulässige Schmähung dar, bei der
nicht die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung des Drit-
ten im Vordergrund steht, kann eine gesonderte Klage auf Unterlassung oder
Widerruf durchaus als zulässig anzusehen sein (BGH NJW 2008, 996 Tz. 17;
vgl. ferner BVerfG, Kammerbeschl. v. 25.9.2006 - 1 BvR 1898/03, NJW-RR
2007, 840, 841; BGH GRUR 1998, 587, 590 - Bilanzanalyse Pro 7).
cc) Die danach unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte
gebotene Interessenabwägung führt vorliegend dazu, dass in Anbetracht der
Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patenterteilung und die
Rechtsbehelfe, die Dritte gegen ein erteiltes Patent ergreifen können, für eine
auf einen Wettbewerbsverstoß oder eine unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff.
BGB gestützte Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von als herabsetzend
beanstandeten Äußerungen in der Beschreibung eines bestandskräftig erteilten
Patents kein Rechtsschutzbedürfnis besteht.
(1) Die angegriffenen Angaben hat die Beklagte in dem auf Patentertei-
lung gerichteten Anmeldeverfahren vorgenommen. Nach der für den Zeitpunkt
der Patentanmeldung der Beklagten maßgeblichen Vorschrift des § 35 Abs. 1
Nr. 3 PatG i.d.F. der Bekanntmachung vom 16.12.1980 (BGBl. 1981 I S. 1; im
Folgenden: PatG a.F.; nunmehr § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG) muss die Patentan-
meldung eine Beschreibung der Erfindung enthalten. In der Patentanmeldung
der Beklagten wird in der Beschreibung der Erfindung das europäische Patent
236 736 als vorbekannter Stand der Technik genannt. Es wird zunächst ausge-
führt, der nach dieser Druckschrift bekannte Aufreißdeckel weise Nachteile auf.
Insbesondere könnten bei der Herstellung der vielen Sicken, über die diese
Gestaltung verfüge, und der damit verbundenen Verformungen Spannungen im
Blech des Deckels auftreten, die zu unerwünschten Verwerfungen im Blech füh-
ren könnten. Außerdem sei der Zugring so angebracht, dass es schwierig sei,
ihn mit einem Fingernagel zu untergreifen, um so die Zuglasche zur Öffnung
des Deckels hochzuhebeln. Sodann wird die Aufgabe der Erfindung dahinge-
hend beschrieben, einen Aufreißdeckel zu schaffen, der diese Nachteile nicht
aufweist, bei dem also das Maß eventueller Verwerfungen durch bei der Her-
stellung bewirkte Spannungen im Blech verringert und der Zugring leicht hoch-
hebelbar ist. Als Äußerungen über den vorbekannten Stand der Technik und als
Angaben zur Aufgabe der Erfindung stehen die mit der Klage beanstandeten
Angaben in der Beschreibung der Patentanmeldung der Beklagten demnach im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem mit der Patentanmeldung verbundenen
Antrag (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG a.F.; § 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG) der Beklagten
auf Erteilung des Patents.
(2) Mit der Anmeldung einer Erfindung zum Patent wird ein besonderes
Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt, an dem lediglich der Anmelder beteiligt
ist, dem bei Vorliegen der formellen und materiellen Voraussetzungen ein öf-
fentlich-rechtlicher Anspruch auf Patenterteilung zusteht (vgl. Busse/Keuken-
schrijver, PatG, 6. Aufl., vor § 34 Rdn. 83). Außer dem Anmelder können zwar
auch Dritte einen Recherche- und Prüfungsantrag stellen; dadurch werden sie
jedoch am Prüfungsverfahren nicht (formell) beteiligt (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 44
Abs. 2 Satz 1 PatG). Die Prüfung und Entscheidung darüber, ob der in der Pa-
tentanmeldung durch Aufgabe und Lösung beschriebene Gegenstand den An-
forderungen an eine nach § 1 Abs. 1 PatG schutzfähige Erfindung genügt, ob-
liegt im Patenterteilungsverfahren der Prüfungsstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts (§ 44 Abs. 1, § 49 Abs. 1 PatG). Erst mit der Veröffentlichung
der Patenterteilung erhalten beliebige Dritte die Gelegenheit, sich formell im
Wege des Einspruchs am patentamtlichen Verfahren zu beteiligen (§ 59 PatG).
Der - innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung zu
erhebende (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) - Einspruch kann jedoch nur auf die Be-
hauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufs-
gründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG). Auch die Nichtigerklärung des Pa-
tents aufgrund einer - nach Ablauf der Einspruchsfrist und Abschluss eines
eventuell anhängigen Einspruchsverfahrens jederzeit zulässigen (vgl. § 81
Abs. 2 PatG) - Nichtigkeitsklage setzt voraus, dass einer der in § 21 Abs. 1
PatG genannten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert
Nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG ist ein Widerrufsgrund gegeben, wenn der
Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist. Mit
dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage kann demnach geltend gemacht wer-
den, die Lehre des angegriffenen Patents sei mangels Neuheit, erfinderischer
Tätigkeit oder gewerblicher Anwendbarkeit nicht patentfähig (vgl. § 1 Abs. 1
PatG). Sollen erfindungsgemäß bestimmte Nachteile einer vorbekannten tech-
nischen Lehre vermieden werden, kann im Rahmen des Angriffs gegen die Pa-
tentfähigkeit des Gegenstands der Erfindung geltend gemacht werden, der vor-
bekannte Stand der Technik werde unzutreffend dargestellt und weise die be-
haupteten Nachteile tatsächlich nicht auf. Ob dieses Vorbringen zum Widerruf
das Patent aufrechterhalten bleibt, obliegt der Entscheidung der Patentabtei-
lung im Einspruchsverfahren (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG) oder des Bundespa-
tentgerichts im Nichtigkeitsverfahren (§ 81 Abs. 4 Satz 1, § 84 Abs. 1 PatG).
Die betreffenden Entscheidungen können im Beschwerde- und Rechtsbe-
schwerdeverfahren (§§ 73 ff., 100 ff. PatG) oder
im Berufungsverfahren
(§§ 110 ff. PatG) durch die jeweiligen Rechtsmittelgerichte überprüft werden.
(3) Die Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist auf
die Prüfung der Frage beschränkt, ob ein Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund vor-
liegt oder nicht und das Patent daher vollständig oder teilweise (§ 21 Abs. 2,
§ 22 Abs. 2 PatG) aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen oder für nichtig zu er-
klären ist. Die Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift kann nur geän-
dert werden, wenn der Einspruch oder die Nichtigkeitsklage zumindest teilweise
Erfolg hat und zu einer entsprechenden Beschränkung des Patents führt (§ 21
Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 2 PatG). Das Gesetz sieht dagegen nicht vor, dass
Änderungen der Beschreibung, z.B. durch Streichung einzelner Passagen,
auch dann vorgenommen werden können, wenn sich Einspruch oder Nichtig-
keitsklage als unbegründet erweisen. Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren
ist dafür selbst dann kein Raum, wenn die Anmeldung Mängel aufweist, die im
Erteilungsverfahren (§ 45 Abs. 1 PatG) hätten beanstandet werden müssen. Im
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren sind Änderungen oder "Klarstellungen"
der Patentschrift zur Beseitigung solcher Mängel, die nicht zum Widerruf oder
zur Nichtigerklärung des Patents führen, mit der Kompetenzverteilung, die das
Patentgesetz für das Erteilungs-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren vor-
sieht, unvereinbar (BGHZ 103, 262, 265 f. - Düngerstreuer; 105, 381, 384 f.
- Verschlussvorrichtung für Gießkannen).
Im Erteilungsverfahren können Änderungen der Patentanmeldung nur
gen der Patentanmeldung ausschließlich vom Willen des Patentanmelders ab-
hängig. Ohne Einverständnis des Patentanmelders kann die Erteilungsbehörde
weder Streichungen oder Klarstellungen noch sonstige Änderungen der Patent-
anmeldung vornehmen, selbst wenn diese mangelhaft ist. Erklärt sich der Pa-
tentanmelder mit vom Patentamt für notwendig erachteten Änderungen nicht
einverstanden, ist die Anmeldung nach § 48 PatG zurückzuweisen (vgl. BGHZ
105, 381, 382 ff. - Verschlussvorrichtung für Gießkannen). Da Dritte - selbst
wenn sie einen Prüfungsantrag gestellt haben - am Prüfungsverfahren nicht
beteiligt sind (§ 44 Abs. 2 Satz 1 PatG), sollen ihnen nach der gesetzlichen Re-
gelung des Erteilungsverfahrens in diesem Verfahrensabschnitt demnach auch
keine Verfahrensrechte zustehen. Sie können folglich während des Patentertei-
lungsverfahrens auch nicht geltend machen, sie seien durch Angaben in der
Patentanmeldung in ihren Rechten beeinträchtigt, so dass diese Angaben ge-
strichen werden müssten.
(4) Enthält das Patentgesetz somit eine abschließende Regelung dar-
über, ob und auf welchem Weg ein Dritter gegen die Patentanmeldung und so-
dann gegen das bestandskräftig erteilte Patent vorgehen kann, ist eine Klage
gegen den Patentinhaber mit dem Ziel der Änderung von Angaben in der Pa-
tentanmeldung und später in der Patentschrift in einem im Patentgesetz nicht
vorgesehenen Verfahren jedenfalls dann unzulässig, wenn diese Angaben - wie
im Streitfall - einen hinreichenden Bezug zu der angemeldeten Erfindung ha-
ben. Die Frage, ob eine gesonderte Klage ausnahmsweise zulässig sein kann,
wenn ein sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben mit
der Erfindung nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch sind oder sich
als eine unzulässige Schmähung darstellen (vgl. BGH NJW 2008, 996 Tz. 17),
stellt sich im Streitfall nicht, weil diese Voraussetzungen hier nicht gegeben
sind. Die von der Klägerin beanstandeten Angaben in der Patentanmeldung der
Beklagten sind nicht ohne weiteres erkennbar unrichtig. Davon haben sich die
Vorinstanzen im vorliegenden Verfahren vielmehr erst nach Einholung eines
Sachverständigengutachtens zu überzeugen vermocht. Die Angaben sind auch
nicht bereits ihrer Form nach zu beanstanden.
b) Die Klage mit dem Antrag zu 1 b ist demnach unzulässig, weil eine
Streichung der beanstandeten Angaben nur mit den im Patentgesetz vorgese-
henen Rechtsbehelfen begehrt werden kann. Die Klage mit dem Antrag zu 2 ist
- sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem Hilfsbegehren - unzulässig, weil das
für das Feststellungsbegehren erforderliche Feststellungsinteresse fehlt. Für
das mit diesem Antrag verfolgte Ziel, auf diesem Weg das Deutsche Patent-
und Markenamt zur Mitwirkung an der Streichung der beanstandeten Angaben
in der Patentschrift zu veranlassen, fehlt aus den dargelegten Gründen das
Rechtsschutzbedürfnis. Dass die Klägerin aus anderen Gründen ein berechtig-
tes Interesse an der begehrten Feststellung hat, hat sie nicht dargelegt. Sie hat
zwar ausgeführt, sie habe, falls die Herausgabe einer berichtigten Patentschrift
"am Zusammenspiel der Justizzweige" scheitern sollte, ein zusätzliches Fest-
stellungsinteresse, weil sie zur Abwehr der weiteren Folgen der herabsetzen-
den Äußerungen wenigstens ein Urteil müsse vorweisen können, das diese
Herbsetzungen für rechtswidrig erkläre. Es ist aber nicht erkennbar, welche wei-
teren Folgen der beanstandeten Behauptungen damit gemeint sein sollen und
inwiefern einem etwaigen Abwehrinteresse nicht schon mit dem dem Klagean-
trag zu 1 a zugrunde liegenden Abwehranspruch Rechnung getragen werden
kann. Hinsichtlich der Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche
besteht für einen auf die Rechtswidrigkeit der beanstandeten Behauptungen
beschränkten Ausspruch gleichfalls kein Feststellungsinteresse. Da das Beru-
fungsurteil schon aus den angeführten Gründen hinsichtlich der Verurteilung
nach den Klageanträgen zu 1 b und 2 aufzuheben und die Klage insoweit als
unzulässig abzuweisen ist, kommt es auf die insoweit weiter erhobenen Rügen
der Revision nicht an.
2. Die Revision macht ferner mit Erfolg geltend, dass die Verurteilung der
Beklagten nach dem Antrag zu 1 a keinen Bestand haben kann, weil der Kläge-
rin insoweit kein Unterlassungsanspruch aus §§ 1, 14 UWG a.F., § 8 Abs. 1,
a) Mit dem Antrag zu 1 a ist die Klage zulässig, insbesondere fehlt ihr
nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Die Klägerin erstrebt insoweit die Unterlas-
sung der Äußerung oder Verbreitung der beanstandeten Angaben im geschäft-
lichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs. Der Antrag bezieht sich also
nicht (nur) auf ein patentamtliches Verfahren. Zwar sind die Äußerungen von
der Beklagten in der Patentanmeldung und damit in einem behördlichen Verfah-
ren zur Rechtsverfolgung aufgestellt worden. Die gebotene Berücksichtigung
der Interessen der Klägerin, die am Patenterteilungsverfahren nicht beteiligt
war, führt aber dazu, dass ihr nach Abschluss dieses Verfahrens nicht versagt
werden kann, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche jedenfalls inso-
weit geltend zu machen, als Unterlassung der beanstandeten Äußerungen
(auch) außerhalb einer Patentanmeldung begehrt wird (vgl. dazu Bergmann in
Harte/Henning, UWG, 2. Aufl., vor § 8 Rdn. 52; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/
Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 19
Rdn. 18).
b) Die Klage ist insoweit jedoch unbegründet, weil hinsichtlich der Äuße-
rung der beanstandeten Behauptungen außerhalb einer Patentanmeldung die
für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr nicht gegeben
ist.
aa) Als eine einen Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der
Wiederholungsgefahr (§ 8 Abs. 1 Satz 1 UWG) begründende Verletzungshand-
lung kommt nach dem Vorbringen der Klägerin nur die Angabe in der Beschrei-
bung des deutschen Patents 43 32 545 der Beklagten in Betracht. Ein Unterlas-
sungsanspruch, der auf das Verbot der (identischen) konkreten Verletzungs-
handlung gerichtet, also darauf beschränkt wäre, die beanstandeten Behaup-
tungen nicht in einer Patentanmeldung zur Beschreibung einer Erfindung auf-
zustellen, könnte von der Klägerin aus den oben dargelegten Gründen nicht
geltend gemacht werden. Die Ausschlusswirkung, die den Rechtsbehelfen des
Patentgesetzes insoweit zukommt, greift nicht erst ein, wenn eine Patentanmel-
dung eingereicht wird. Die Sperrwirkung hat vielmehr auch zur Folge, dass der
Patentsucher durch eine entsprechende Unterlassungsklage nicht schon an der
Einreichung der beabsichtigten Patentanmeldung gehindert werden darf.
Das Unterlassungsbegehren der Klägerin nach dem Klageantrag zu 1 a
ist allerdings nicht auf Behauptungen im Rahmen einer Patentanmeldung be-
schränkt, sondern ist darüber hinausgehend auf die Untersagung der bean-
standeten Behauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbe-
werbs gerichtet. Soweit damit andere Handlungen als Angaben in einer Patent-
anmeldung erfasst sind, begründet die festgestellte und von der Klägerin allein
vorgetragene konkrete Verletzungshandlung der Beklagten jedoch keine Wie-
derholungsgefahr, weil es sich bei Behauptungen in einer Patentanmeldung
zum Zweck der Erteilung eines Patents und entsprechenden Angaben außer-
halb des Patenterteilungsverfahrens im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des
Wettbewerbs nicht um kerngleiche Verletzungshandlungen handelt. Die zuläs-
sige Verallgemeinerung des Unterlassungsanspruchs über die identische Ver-
letzungshandlung hinaus ist aber auf die kerngleichen Handlungen beschränkt,
in denen das Charakteristische der festgestellten konkreten Verletzungshand-
lung zum Ausdruck kommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2007 - I ZR 60/05,
GRUR 2008, 530 Tz. 23 = WRP 2008, 777 - Nachlass bei der Selbstbeteili-
gung, m.w.N.). Äußerungen im Rahmen einer Patentanmeldung unterscheiden
sich schon deshalb charakteristisch von entsprechenden Behauptungen im
(sonstigen) geschäftlichen Verkehr, weil sie aus den oben dargelegten Gründen
besonderen rechtlichen Regelungen unterstellt sind.
bb) Der Patentanmelder verfolgt mit den Angaben, die er über die Nachtei-
le vorbekannter Vorrichtungen im Rahmen der Beschreibung der von ihm zum
Patent angemeldeten Erfindung macht, einen besonderen, durch das Patentertei-
lungsverfahren zu erklärenden Zweck. Ohne weitere Anhaltspunkte kann nicht
davon ausgegangen werden, dass hinsichtlich dieser Behauptungen eine Erst-
begehungsgefahr (§ 8 Abs. 1 Satz 2 UWG) außerhalb des Patenterteilungsver-
fahrens besteht. Solche zusätzlichen Anhaltspunkte lassen sich im Streitfall we-
der den Feststellungen des Berufungsgerichts noch dem Vorbringen der Kläge-
rin entnehmen. Die Rechtsverteidigung der Beklagten im vorliegenden Verfah-
ren begründet als solche keine Erstbegehungsgefahr (vgl. BGH, Urt. v.
31.5.2001 - I ZR 166/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berüh-
mungsaufgabe; Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 291/00, GRUR 2003, 890, 892 = WRP
2003, 1217 - Buchclub-Kopplungsangebot). Die Beklagte hat sich damit vertei-
digt, sie beabsichtige nicht, die streitgegenständlichen Äußerungen außerhalb
der Patentanmeldung im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 563 Abs. 1 ZPO). Die
Klage ist unter teilweiser Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung ins-
gesamt - hinsichtlich der Anträge zu 1 b und 2 als unzulässig, im Übrigen als
unbegründet - abzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm
Pokrant
Bergmann
Kirchhoff
Koch
Vorinstanzen:
LG Dresden, Entscheidung vom 18.11.2005 - 45 O 390/03 -
OLG Dresden, Entscheidung vom 16.01.2007 - 14 U 2141/05 -