BPatG Beschluss vom 26.01.2000 – 29 W (pat) 36/99

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 36/99

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

26. Januar 2000

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 395 19 206.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 2000 durch den Richter Meinhardt

als Vorsitzender, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterin

Schuster 6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Kl. 16 des

Deutschen Patentamts vom 12. Oktober 1998 insoweit aufgehoben,

als die Anmeldung hinsichtlich der Waren bzw. Dienstleistungen

"Zeitungen und Zeitschriften, Kataloge, Spiele (soweit in Klasse 16

enthalten); Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)

soweit in Klasse 16 enthalten; Spiele; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitungen, Zeitschriften" zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

I.

Angemeldet ist die Wortfolge

"HAPPY BOOKS"

als Marke für "Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Drukkereierzeugnisse, nämlich Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher,

Kataloge, Spiele (soweit in Klasse 16 enthalten); Lehr- und Unterrichtsmaterial

(ausgenommen Apparate) soweit in Klasse 16 enthalten; Spiele; Produktion von

Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträgern; Veröffentlichung

und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern".

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen, das

Fremdwort "happy" habe sich heute eingebürgert, die Marke bedeute deshalb für

den inländischen Verkehr ohne weiteres "glückliche Bücher". Der Verkehr erfasse

diese rein wörtliche Bedeutung intuitiv als "glücklich(machend)e Bücher", auch die

Dienstleistungen seien darauf gerichtet. Der Verkehr wisse, daß Bücher nicht

glücklich sein könnten, ebensowenig wie Filme traurig, Musikstücke ernst etc. Das

Adjektiv stehe daher für menschliche Gemütsregungen, z.B. bei Witz-, Comicbüchern und sei insofern eine bloße Eigenschaftsangabe. Das gelte auch für

die anderen Ton- und Bildträger. Bei dieser Sachlage könne die Frage eines

Freihaltebedürfnisses dahingestellt bleiben.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin u.a. geltend,

zwar treffe es zu, daß Bücher nicht glücklich sein könnten. Die richtige Folgerung

sei dann aber, daraus keinen unmittelbaren Sinn abzuleiten. So sei "trauriges

Buch" z.B. eine Aussage über den Inhalt der Bücher, nicht über die Wirkung auf

den Leser; es gebe weder einen "glücklichen" Roman noch eine "glückliche Erzählung". Selbst wenn die Unterstellung zutreffe, die Marke meine einen "glücklich

machenden" = beglückenden Inhalt, sei dies keine Eigenschaft des Buches und

seines Inhalts, sondern die Reaktion des Lesers, die nicht im Einzelnen

abschätzbar sei, weil jeder unter Glück etwas anderes verstehe. Die Marke sei

deshalb nicht beschreibend, vielmehr ungewöhnlich, originell und unterscheidungskräftig. Die vorstehenden, auf Bücher bezogenen Erwägungen gälten erst

recht für die anderen Waren bzw. Dienstleistungen der Marke. Die gleichlautende

Marke eines spanischen Konkurrenten habe das Europäische Markenamt zugelassen; die Zurückweisung ihrer prioritätsälteren Anmeldung würde der Anmelderin erhebliche Wettbewerbsnachteile bereiten. Im übrigen sei, wie sie in der

mündlichen Verhandlung ergänzend vorgetragen hat, die Unterscheidungskraft

der Marke im Hinblick auf die mitbeanspruchten Bücher nach den Maßstäben des

Titelschutzes zu beurteilen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben,

hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen;

sie regt ferner an,

die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen.

Der Senat hat zum gegenwärtigen werblichen Gebrauch der Wortfolge der Marke

eine Internet-Recherche durchgeführt, deren Ergebnis (Bl. 18 - 29 d.A.) der Anmelderin zur Stellungnahme übersandt und auch in der mündlichen Verhandlung

erörtert worden ist.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache hat sie auch zum Teil

Erfolg; für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen läßt sich kein

Freihaltebedürfnis an der Wortfolge der angemeldeten Marke und auch nicht das

Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft feststellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1

MarkenG). Für die übrigen Teile der Anmeldung bestehen jedoch die genannten

Eintragungshindernisse.

1. Nach den auf einer Recherche im Internet beruhenden und mit der Anmelderin

erörterten Feststellungen des Senats wird das Markenwort zwar gegenwärtig im

Inland - abgesehen von im Internet abrufbaren ausländischen Angeboten - nicht

für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sachbeschreibend verwendet.

Jedenfalls aber ist die Wortfolge "Happy Books" im Ausland in zahlreichen

sachbeschreibenden Zusammenhängen mit Büchern gebräuchlich, wobei sich

dieser Ausdruck nicht auf Kinderbücher beschränkt (z.B. die Wendung "the Bible

is a happy book" im Beitrag "Worship Needn't Exclude Laughter" der Regional

Synod of Canada; "Not a happy book" als Beurteilung des Buchs "All The Kings

Men"; "Peter Lameson's Secret Language' is an essentially happy book with an

happy ending" als Besprechung dieses Buchs; "14,000 Things to Be Happy About:

The Happy Book" von Barbara Ann Kipfer sowie "'The Happy Book' by Welleran

Poltarnees, Harold Darling"; "Hey Look! Where to find Happy Books", "Happy

Book Stuff For Sale" in Buchversandanzeigen, vgl. dazu im Einzelnen die der

Anmelderin übersandten Aktenauszüge).

Aus diesem Sprachgebrauch ergeben sich konkrete Anhaltspunkte für ein gegenwärtiges Freihaltebedürfnis an der Wortfolge der Marke. Zwar dürfen

fremdsprachige Marken nicht ohne Weiteres ihren jeweiligen beschreibenden

deutschen Übersetzungen markenrechtlich gleichgestellt werden (BGH GRUR

1988, 379 - RIGIDITE; GRUR 1992, 515 - Vamos). Eine Gleichbehandlung ist

vorliegend jedoch angezeigt. Denn selbst dann, wenn wesentliche Teile des

inländischen Verkehrs die beschreibende Aussage der sprachlich einfachen

Wendung "Happy books" nicht ohne weiteres erkennen sollten - was nach

Auffassung des Senats allerdings naheliegt, vgl. etwa eine "Happy Hour" der

Bäckerei-Filialkette "Hofpfisterei" wegen reduzierter Preise -, benötigen jedenfalls

die Mitbewerber diese Wortfolge beim Ex- und Import einschlägiger Waren (vgl.

BGH a.a.O. - RIGIDITE; GRUR 1994, 370, 371 - rigidite III). Dies setzt allerdings

voraus, daß die beschreibende Verwendung der Sachangabe im Inland möglich

und wahrscheinlich ist (BGH GRUR 1989, 421, 422 - Conductor; GRUR 1992,

515, 516 - Vamos), was unter Berücksichtigung der Warengattung, des Ausmaßes

der Außenhandelsbeziehungen, des Sachbezugs der Bezeichnung und der

quantitativen Wahrscheinlichkeit des beschreibenden Gebrauchs zu beurteilen ist.

Diese Bedingungen sind vorliegend erfüllt. Wie die Internet-Fundstellen in ihrer

Gesamtheit zeigen, hat sich im englischen Sprachkreis die Bezeichnung "Happy

Book" nahezu zu einer allgemeinverständlichen Gattungsbezeichnung für glücklichmachende Bücher, d.h. Bücher betont angenehmen Inhalts eingebürgert.

Solche Bücher werden, wie die Bestellseiten zeigen, im Internet vom Ausland her

grenzüberschreitend auch im Inland zum Kauf angeboten (vgl. die Seiten der

Büchervertriebe "Amazon.com" und "ConsciousMedia.Com" für Bücher des Titels

"Happy Book", Bl. 22, 23 d.A.). Ist damit ein einschlägiger Im- und Exportverkehr

auch in quantitativ ausreichendem Umfang belegt (vgl. dazu BGH a.a.O. - rigidité III), muß es auch anderen Wettbewerbern unbenommen bleiben, mit dem

durch die Wortfolge der Marke

in unmittelbar sachbeschreibender Weise

bezeichnete Bücher als Importeure im Inland auf den Markt zu bringen oder sie

unter dieser Bezeichnung

insbesondere

ins englischsprachige Ausland zu

exportieren.

Dieses Freihaltebedürfnis an der Wortfolge der Marke gilt nicht nur im Hinblick auf

die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten "Bücher" und "Druckschriften", sondern auch für die ihnen gleichzusetzenden "Text-, Ton- und Bildträger" und schließlich für die auf ihre Herstellung und Verbreitung gerichteten

Dienstleistungen. Die Inhalte von Druckschriften werden heute alternativ und

gleichwertig durch Datenträger vermittelt. So erscheinen z.B. die Standardwerke

"Encyclopedia Britannica", "Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry" oder

Buchreihen (etwa Rechtsprechungsdokumentationen) nicht nur als Buch, sondern

auch als CD-ROM. Für eine Differenzierung zwischen den sog. Print-Medien und

Datenträgern fehlt daher im vorliegenden Zusammenhang die Grundlage. Aber

auch in Bezug auf die genannten Dienstleistungen unterliegt die Marke einem

Freihaltebedürfnis. Die Produktion solcher Datenträger bzw. die Veröffentlichung

und Herausgabe von Druckwerken kann nicht von dem Inhalt der so bezeichneten

Werke losgelöst werden, da es sich um dabei um die Herstellung und Verbreitung

des entsprechenden Werks als Werkverwertung iSv § 15 Abs. 2 Nr. 2, 3, § 20

UrhG handelt (s. BGH PlPMZ 1988, 188 - Apropos Film mwN; vgl auch BGH

BlPMZ 1988, 186f - Wie hammas denn?).

In Bezug auf diese, bisher betrachteten Waren und Dienstleistungen fehlt der

Marke auch die notwendige Unterscheidungskraft. Das Attribut "Happy" findet

zunehmende Verbreitung als ein die überaus zufriedenstellende Wirkung von

Ware, Dienstleistung und ihren Erwerb betonendes und beschreibendes Merkmal

(vgl. die bereits erwähnte Angabe "Happy Hour" sowie die Bezeichnungen "Happy

Posters", "Happy Puppets", "Happy Buttons" etc. in den Rechercheergebnissen),

was der Verkehr auch so, zumindest aber als Werbeversprechen aufnimmt. Dann

fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, der Verkehr werde ungeachtet dieses

beschreibenden Gebrauchs die Marke als betrieblichen Herkunftshinweis und

nicht als Sachangabe deuten.

Eine Minderung der Anforderungen an die erforderliche Unterscheidungskraft von

als Marke angemeldeten Buchreihenbezeichnungen oder Titeln

von

Druckerzeugnissen kommt nicht in Betracht. Die Eintragungsfähigkeit solcher

Reihen- oder Einzeltitel ist nach den für die Eintragung von Marken geltenden

gesetzlichen Bestimmungen und den von der neueren Rechtsprechung zur

Eintragungsfähigkeit von Zeitungs- und Zeitschriftentiteln (BGH BlPMZ 1974, 348,

349 "St. Pauli-Nachrichten"; BPatGE 28, 44, 48 "BUSINESS WEEK") entwickelten

Rechtsgrundsätzen zu beurteilen. Sie sind wie

jede Markenanmeldung

insbesondere auf das Vorliegen der Unterscheidungskraft und ein etwaiges

Freihaltebedürfnis nach allgemeinen Regeln zu prüfen (vgl. BGH GRUR 1961,

232, 233

"Hobby"; 1970, 141

"Europharma"; BlPMZ 1974, 348, 349

"St. Pauli-Nachrichten"). Daß für Buchreihen und Bücher inhaltsbeschreibende

Namen oder Titel verbreitet sind, rechtfertigt nicht, an die Eintragungsvoraussetzungen von als Marken angemeldeten Werktiteln geringere Anforderungen zu

stellen. Solche Maßstäbe mögen im Rahmen des Werktitelschutzes nach § 5

Abs. 3 MarkenG angebracht sein,

für den die Unterscheidbarkeit der

Kennzeichnungen von Werken untereinander ausreicht (vgl. näher Ströbele/Klaka,

MarkenG, § 5 Rdn. 16), nicht jedoch, wenn Werktitel eine Aussage über die

betriebliche Herkunft der damit bezeichneten Druckerzeugnisse im Sinne des § 3

Abs. 1 MarkenG treffen sollen. Für die mitbeanspruchten Dienstleistungen haben

Fragen des Werktitelschutzes ohnehin keine Bedeutung.

Für den verbleibenden Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, der

Zeitungen, Zeitschriften, Spiele, Lehr- und Unterrichtsmaterial betrifft, sieht der

Senat indessen keine der genannten Einragungshindernisse. Der Senat hat für

diese Waren und die darauf bezogenen Dienstleistungen, die keinen

unmittelbaren Zusammenhang mit Büchern aufweisen, keine konkreten

sachbeschreibenden Bezüge zu dem Markenbestandteil "books" feststellen

können, so daß insoweit weder genügend konkrete Anhaltspunkte für ein

Freihaltebedürfnis bestehen

- auch nicht unter dem Gesichtspunkt der

Nutzbarmachung der Wortfolge der Marke

für den grenzüberschreitenden

Geschäftsverkehr - noch das Vorhandensein des erforderlichen Mindestmaßes an

Unterscheidungskraft zu verneinen wäre.

2 Auf die vorstehende Beurteilung der Eintagungshindernisse haben

Voreintragungen des Patentamts keinen Einfluß. Grundsätzlich kann aus ihnen

kein Recht auf Eintragung einer weiteren (vergleichbaren) Anmeldung hergeleitet

werden, wenn nach Auffassung des Senats tatsächlich ein Schutzhindernis

besteht (BGH GRUR 1989, 420 "KSÜD"; BPatGE 32, 5, 9f. "CREATION

CROSS"). Zu einer Stellungnahme zu jeder Voreintragung im Einzelnen sieht sich

der Senat daher nicht veranlaßt, wenngleich offensichtlich einige Voreintragungen

älteren Datums sind und ihnen andere tatsächliche Verhältnisse zugrundegelegen

haben mögen.

Die Tatsache, daß das Europäische Markenamt eine gleichlautende Marke

eingetragen hat, bindet den Senat ebenfalls nicht. Zwar

ist eine

europarechtskonforme Auslegung der nationalen Vorschriften, mit denen die

Markenrechtsrichtlinie umgesetzt wurde, geboten, um eine Harmonisierung der

Rechtsanwendung zu erreichen. Die konkrete Ausgestaltung des nationalen

Markenrechts sowie die stets im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigenden

nationalen Verkehrsgepflogenheiten und -auffassungen können

jedoch zu

abweichenden Ergebnissen führen (vgl. Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl. 1997,

§ 8 Rdn. 58; Beschluß 27 W (pat) 38/97 vom 23. Juni 1998 - SHOE4YOU). Diese

Auffassung vertritt auch die Dritte Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts

für den Binnenmarkt (vgl. HABM, R172/98, GRUR Int. 1999, 962 - ToxAlert).

3. Der Senat sieht ferner keinen Anlaß, die Rechtsbeschwerde zuzulassen,

insbesondere auch nicht im Hinblick auf die von der Anmelderin herausgestellte

Frage, welcher Maßstab an die markenrechtliche Unterscheidungskraft von

Werktiteln anzulegen sei. Die dazu in der mündlichen Verhandlung angeführten

Stellungnahmen in der Literatur stützen jedenfalls das Anliegen der Anmelderin

nicht. Der von Oelschlaegel

(GRUR 1998, 981, 982ff.) befürwortete

markenrechtliche Schutz jedenfalls für Buchreihentitel bedarf mangels einer

konkreten Erwähnung von Buchreihen im Warenverzeichnis der Anmeldung

vorliegend keiner Stellungnahme, während Deutsch (MarkenR 1999, 113ff.) i.W.

die Markenfähigkeit von Druckerzeugnissen behandelt, die der Senat, wie oben

ausgeführt, vorliegend nicht in Frage gestellt hat. Weder ist nach alledem eine

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die

Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Vielmehr beruht die Entscheidung

des Senats auf anerkannten Grundsätzen

für die Beurteilung des

Freihaltebedürfnisses und der Unterscheidungskraft; die Problematik des

vorliegenden Falls liegt im übrigen auf tatsächlicher Ebene.

4. Ebenso ist schließlich kein Grund ersichtlich, den Fall dem Europäischen Gerichtshof gem. Art. 234 Abs. 1 Buchst. a, Abs. 2 EGV zur Vorabentscheidung

vorzulegen. Im vorliegenden Fall ist nicht die Frage der Auslegung einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift entscheidungserheblich, sondern es handelt sich

ausschließlich um die Subsumtion eines Sachverhalts unter eine nationale

Vorschrift im Einzelfall.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Schuster

Cl