Rechtsprechung / BPatG / 2000
BPatG Beschluss vom 16.02.2000 – 28 W (pat) 80/99
28. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 10.99
betreffend die Marke 396 15 978
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens
beschlossen:
Die Beschwerden werden zurückgewiesen
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der am 11. September 1996 eingetragenen Marke
396 15 978
für
Redy Line
"08: manuell betriebene Handwerkzeuge für die Elektrotechnik und Elektronik; 07: maschinelle Geräte zum Schweißen,
Abmanteln, Abisolieren, Verlegen, Anschließen und/oder
Verpressen von elektrischen Leitern und/oder Kabeln;
09: elektrische/elektronische Meß- und Testgeräte wie
Durchgangstester, Spannungs- und Stromprüfer; 08: handbetätigte Ausklinkwerkzeuge, handbetätigte Kabelbinderwerkzeuge und Kabelbinder, Schraubendreher; 09: Zubehör
für die vorstehend genannten Handwerkzeuge und maschinellen Geräte, nämlich Aderendhülsen, Kabelschuhe, elektrische Steck- und Buchsenkontakte; 07: motorisch oder
hydraulisch betriebene Handwerkzeuge für die Elektrotechnik und Elektronik; 09: maschinelle Geräte zum Schweißen
von elektrischen Leitern und/oder Kabeln"
ist Widerspruch erhoben worden
a) aus der unter der Nummer 11 81 606 eingetragenen Wort-/Bildmarke
siehe Abb. 1 am Ende
b) sowie aus der unter der Nummer 11 81 605 eingetragenen Marke
AGA Redline
die beide seit dem 15. Oktober 1991 jeweils für die Waren "Regler und Ventile für
Gas, auch als Maschinenteile für Gasleitungen" geschützt sind.
Die Markeninhaberin hat den Einwand der Nichtbenutzung erhoben, woraufhin die
Widersprechende zur Glaubhaftmachung verschiedene Unterlagen in Form von
Prospekten, Preislisten, Produktbeschreibungen und Auszügen aus Fachzeitschriften sowie eine eidesstattliche Versicherung ua zur Höhe des Umsatzes für
die beiden Marken im Jahr 1995 eingereicht hat.
Die Markenstelle hat die Widersprüche zurückgewiesen und zur Begründung
ausgeführt: Aus den zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht die funktionsgerechte Benutzung der Marken in Verbindung
mit den beanspruchten Waren; insbesondere sei das Wort Redline nirgends auf
den Waren angebracht zu erkennen. Auch hinsichtlich der Angaben zur Umsatzhöhe werde nicht zwischen den beiden Widerspruchsmarken differenziert. Darüber hinaus sei schon deshalb keine Verwechslungsgefahr gegeben, weil aus
dem allein für eine Kollision in Frage kommenden Element "Redline" keine Rechte
hergeleitet werden könnten, da es die jeweilige Gesamtmarke nicht entscheidend
präge.
Hiergegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden. Sie legt weiteres
Prospektmaterial zur Benutzung vor und weist unter Bezugnahme auf die Rechtsliteratur darauf hin, daß eine rechtserhaltende Benutzung nicht notwendig das
Anbringen der Marke auf den Waren erfordere; vielmehr reiche ein konkreter
Produktbezug aus, der vorliegend dadurch hergestellt sei, daß zumindest die
Marke 11 81 605 jeweils auf Gebrauchsanweisungen, Preislisten und technischen
Merkblättern deutlich aufgebracht (zB in der Form von Überschriften) zu lesen sei.
Aber auch auf den Waren finde sich der Bestandteil "REDLINE" wieder, und zwar
in bildlicher Darstellung in der Form eines roten Ringes bzw in der Seitenansicht
einer roten Linie, die deutlich sichtbar auf einer metallglänzenden Grundplatte in
Erscheinung träte. Durch diese bildliche Wiedergabe sei sogar der kennzeichnende Charakter der Marke 11 81 606 gewahrt, der sich in der "roten Linie" in
jeglicher Wiedergabeform verkörpere. Damit werde die Funktion der Marke erfüllt,
die mit einem Ring gekennzeichneten Waren von denen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.
Vor dem Hintergrund bestehender Warenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr angesichts der Nähe der Marken nicht mehr auszuschließen, zumal sich der
Verkehr in beiden Widerspruchsmarken am Bestandteil "Redline" als eigentlicher
Produktmarke und nicht etwa am Firmennamen "AGA" bzw dem graphischen Beiwerk orientieren werde. Redy Line und Redline seien unmittelbar zu verwechseln.
Die Widersprechende stellt den Antrag,
den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patent- und
Markenamtes aufzuheben und die angegriffene Marke zu
löschen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerden zurückzuweisen.
Sie ist weiterhin der Ansicht, daß es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung
der Benutzung beider Marken fehle. Darüber hinaus müsse sowohl Waren- wie
Markenähnlichkeit bezweifelt werden.
II.
Die zulässigen Beschwerden der Widersprechenden sind schon deshalb unbegründet, weil auch nach Auffassung des Senates keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken iS von § 26 MarkenG vorliegt. Damit stellt sich die
Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht mehr.
der Widersprechenden gewesen, glaubhaft zu machen, daß die Widerspruchsmarken sowohl innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Bekanntmachung der angegriffenen Marke - Zeitraum Dezember 1991 bis Dezember 1996 - wie vor der
Entscheidung über die Widersprüche
im Beschwerdeverfahren
- Zeitraum
Februar 1995 bis Februar 2000 - rechtserhaltend benutzt worden sind (vgl BGH
BlPMZ 1998, 519 - DRAGON -). Die Glaubhaftmachung hat sich dabei auf die
Verwendung der Marke nach Art, Zeit und Umfang zu erstrecken, wobei sich eindeutig ergeben muß, in welcher Form, in welchem Zeitraum und in welchem
Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt
sein. Das ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil bei beiden Widerspruchsmarken keine funktionsgemäße Benutzung, die einen unmittelbaren Bezug
zu den betroffenen Waren aufweist, festgestellt werden kann.
An diesem Erfordernis des unmittelbaren Warenbezugs ist auch unter Geltung von
§ 26 MarkenG festzuhalten (BGH GRUR 1996, 267 – AQUA -), so daß in der
bloßen
isolierten Wiedergabe der Marke
in Preislisten, Katalogen und
Gebrauchsanweisungen oder Technischen Informationsblättern regelmäßig dann
keine funktionsgemäße Benutzung der Marke im Rechtssinne vorliegt, wenn eine
Anbringung auf der Ware technisch möglich und branchenüblich ist (BPatGE 36,
226 - ESTAVITAL -). Entgegen der Auffassung der Widersprechenden läßt sich
dem neuen Markengesetz nicht entnehmen, daß die Verwendung der Marke
schon im bloßen Umfeld der Ware, wenn dies im wirtschaftlichen Kontext mit ihr
geschieht, für eine rechtserhaltende Benutzung ausreicht. Bei einer solchen Verwendung der Marke wird nämlich dem angesprochenen Verkehr nur die Fähigkeit
und Bereitschaft des Markeninhabers zur Lieferung von Markenwaren vermittelt,
ohne jedoch die Markenfunktion zu verwirklichen. Die unmittelbare Verbindung
von Marke und Ware bleibt jedenfalls dann maßgeblich, wenn dies auf dem
beanspruchten Warensektor gängige Praxis ist und wenn es sich um eine wirtschaftlich mögliche, sinnvolle und zumutbare Verwendung der Marke handelt
(BGH GRUR 1995, 347 - Tetrasil -; Starck, "Rechtsprechung des BGH zum neuen
Markenrecht" in WRP 1996, 269, 272; BGH GRUR 1996, 267, 268 - AQUA -;
MarkenR 1999, 297 - HONKA -). Von diesem Grundsatz kann im Hinblick auf die
Verwirklichung der Markenfunktion als Unternehmenszuordnungs- und -unterscheidungselement, die weder von der Europäischen Markenrechtsrichtlinie noch
dem Markengesetz in Frage gestellt worden ist, allerdings nur in Ausnahmefällen
abgesehen werden. Hier liegt jedoch kein Fall einer wirtschaftlich unzumutbaren,
unmöglichen oder sinnlosen Verwendung der Marke an der Ware vor.
Auf dem Warengebiet der Armaturen, zu denen die von der Widersprechenden
hergestellten Reglerventile gehören, ist es technisch und tatsächlich möglich, die
Marke sowohl auf der Ware selbst als auch auf der Verpackung anzubringen
(BPatGE 39, 212, 215 - MAPAG -; BPatG GRUR 1996, 981 - ESTAVITAL -). Das
wird auch von der Widersprechenden nicht in Frage gestellt. Die von ihr selbst
vorgelegten Prospekte und Werbematerialien belegen deutlich, daß es ohne
weiteres möglich ist, an der Stirnseite der Ventile und Reglerarmaturen nicht nur
den Herstellername AGA groß herauszustellen, sondern auch noch den Markenbestandteil "Redline" wiederzugeben oder die vollständige Wort-/Bildmarke
11 81 606 abzubilden. In dem Maße, in dem auch die Widersprechende üblicherweise ihren Firmennamen "AGA" auf der Ware verwendet, kann es ihr weder
technische Schwierigkeiten bereiten, die Marke "AGA Redline", aus der sie Rechte
geltend macht, vollständig wiederzugeben, noch ist für den Senat ersichtlich, daß
eine solche Handhabung zu wirtschaftlich wenig sinnvollen Ergebnissen oder
unangemessenen Nachteilen führt. Dies gilt gleichermaßen für die Wort-/
Bildmarke 11 81 606, deren Wiedergabe auf den Reglerventilen ebenfalls weder
ein erkennbar technisches noch ein wirtschaftliches Problem im Sinne der angeführten Rechtsprechung entgegensteht.
Die von der Widersprechenden geforderte großzügigere Handhabung des Benutzungszwangs findet im Markengesetz, wie ausgeführt, keine Stütze. Vielmehr ist
für eine rechtserhaltende Benutzung an der Verbindung von Ware und Marke
festzuhalten (BPatG aaO - ESTAVITAL und MAPAG -). Auch der Bundesgerichtshof hat in den vorgenannten neueren Entscheidungen deutlich gemacht, daß von
einer Verbindung von Marke und Ware nur in Ausnahmefällen abgesehen werden
kann, und damit zu erkennen gegeben, daß auch er von einem körperlichen
Bezug der Marke zu den in Frage stehenden Waren nicht Abstand nehmen will.
2. Soweit die Widersprechende die Widerspruchsmarke in der Weise benutzt,
daß sie auf den Ventilen zusätzlich zur Bezeichnung "AGA" einen roten Ring an
der Armatur angebracht hat, sieht der Senat auch hierin keine rechtserhaltende
Benutzung. Insbesondere kann der Senat der Argumentation der Widersprechenden nicht folgen, bei dem Ring handele es sich um eine Vergegenständlichung
des Wortes "rote Linie" in der Marke 11 81 605 und des Bildbestandteils "Ring" in
der Marke 11 81 606 und demzufolge um eine vom kennzeichnenden Charakter
der Marke nicht abweichende Benutzungsform gem § 26 Abs 3 MarkenG. Bei
dieser von der Markeninhaberin vorgenommenen gedanklichen Transformation
geht es nicht mehr um die Frage der Abweichung der benutzten von der eingetragenen Form, sondern die Benutzung stellt sich als eine völlig andere Markenform,
nämlich als "Positionsmarke" im Sinne einer sonstigen Marke, dar (vgl Jahresbericht BPatG 1998, GRUR 1999, 608). Eine solche Positionsmarke liegt vor, wenn
auf der beanspruchten Ware an stets derselben Stelle und Position, in stets derselben Farbe und in stets gleichbleibenden Proportionen ein Bestandteil angebracht ist, der weder auf dem Warengebiet üblich ist, noch eine funktionelle
Bedeutung hat, und dem deshalb eine herkunftshinweisende Funktion zukommen
kann (BPatGE 40, 76; Fezer, Markenrecht 2. Aufl, 1999, § 3 Rdn 294 a, 294 b).
Diese Benutzung hat indes mit der Form, in der die Widerspruchsmarke eingetragen ist, nichts mehr zu tun, auch wenn das Wort "Redline" und ein figürlicher "roter
Ring" im Sinngehalt übereinstimmen mögen. Damit ist auch die Rechtsprechung
des BGH zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung bei Hinzufügung von
Bestandteilen (vgl BGH GRUR 1999, 167 - Karolus Magnus -) auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da sich dort die Hinzufügungen im Rahmen der eingetragenen Markenform hielten, bildlich die Worte wiedergaben oder belanglose
Anfügungen waren. Vergleichbar ist jedoch die Entscheidung des Bundesgerichtshofes zu "Achterdieck" (GRUR 1999, 498). Darin hatte der Bildteil zwar den
Sinngehalt übernommen, war aber ansonsten durch Abwandlungen und Zusätze
von der Eintragung abgewichen. Dies war vom BGH nicht als rechtserhaltende
Benutzung anerkannt worden.
Im Ergebnis kann damit eine hinreichende Glaubhaftmachung der bestrittenen
Benutzung beider Widerspruchsmarken nicht festgestellt werden, so daß die
Beschwerden zurückzuweisen waren.
Stoppel
Grabrucker
Martens
Fa
Abb. 1