BPatG Beschluss vom 10.04.2000 – 30 W (pat) 225/99

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 225/99 _______________ (Aktenzeichen)

Zugestellt an Verkündungs Statt am

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 395 31 009 6.70

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 10. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Sommer und der Richterin Schwarz-

Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Eingetragen für die Waren

"Computerprogramme"

sowie weitere Waren der Klassen 9 und 16 und Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 ist die Marke 395 31 009

WINNER!PC

Widerspruch ist erhoben aus der älteren Marke 2 024 917

ELSA WINner

mit dem Warenverzeichnis:

"Computergrafikkarten sowie auf Datenträgern aufgezeichnete

Programme und Informationen".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch mit zwei Beschlüssen, einem davon im Erinnerungsverfahren, zurückgewiesen und die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken verneint. Sie hat ausgeführt, "ELSA" werde zwar aufgrund großer Bekanntheit als

Herstellerbezeichnung erkannt, "WINner" sei jedoch kennzeichnungsschwach und

komme einem Qualitätshinweis nahe. Auch komme es bei Computerprogrammen

und Graphikkarten zur Sicherung der Kompatibilität mit der Hardware vornehmlich

auf den Herstellernamen an. Es sei daher nicht davon auszugehen, daß die

Widerspruchsmarke auf den Bestandteil "WINner" verkürzt werde.

Zur Begründung der dagegen eingelegten Beschwerde trägt die Widersprechende

vor, angesichts der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren seien an den

Abstand der Vergleichsmarken hohe Anforderungen zu stellen. "ELSA" werde

aufgrund seiner Bekanntheit bei Graphikkarten und Computerprogrammen - im

Bereich Computergraphik und Datenkommunikation sei die Widersprechende

Marktführerin - von den beteiligten Verkehrskreisen innerhalb der Widerspruchsmarke als die Herstellerbezeichnung erkannt. Die Widerspruchsmarke werde daher der herrschenden Auffassung entsprechend durch den Produktnamen

"WINner" geprägt, was - entgegen der Auffassung der Markenstelle - auch für den

EDV-Bereich gelte. Die Widersprechende legt verschiedene Unterlagen zum

Nachweis dafür vor, daß "WINNER" als Produktname gebraucht werde. Dies entspreche der Branchenübung. Es treffe auch nicht zu, daß "WINNER" nur über eine

geringe Kennzeichnungskraft verfüge. Das folge schon daraus, daß der Schutz

der angegriffenen Marke ausschließlich aus diesem klanglich mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil resultiere.

Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene

Marke "WINNER!PC" zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es treffe nach ihrer Auffassung nicht zu, daß die Widerspruchsmarke durch den

Bestandteil "WINner" geprägt werde. Es sei nicht branchenüblich, den Bestandteil

"WINner" der Widerspruchsmarke zur Identifikation der entsprechenden ELSA-

Graphikkarte zu verwenden. Es werde vielmehr - von Ausnahmen abgesehen -

immer die komplette Bezeichnung "ELSA WINner(-NER)" verwendet. "WINNER"

allein sei auch nicht schutzfähig.

Ergänzend wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und der mit diesen

vorgelegten Unterlagen sowie auf denjenigen der beigezogenen Amtsakte verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, kann jedoch nicht zum Erfolg

führen. Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß keine Gefahr von

Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Marken im Sinne von § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung richtet sich nach

der Gewichtung mehrerer jeweils in Wechselwirkung zueinander stehender

Kriterien wie der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren,

der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken.

Die sich gegenüberstehenden Waren bzw Dienstleistungen sind zum Teil identisch (Computerprogramme/auf Datenträgern aufgezeichnete Programme), zum

Teil auch eng benachbart. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in

ihrer Gesamtheit ist als durchschnittlich einzustufen, wobei es vorliegend - wie die

nachfolgenden Erörterungen zeigen werden - nicht darauf ankommt, ob der Bestandteil "ELSA" aufgrund großer Bekanntheit für sich genommen über einen erhöhten Schutzumfang verfügt. Auf jeden Fall sind bei dieser Ausgangslage

strenge Anforderungen an den Abstand der jüngeren, angegriffenen Marke gegenüber der älteren Widerspruchsmarke zu stellen.

Auch bei Anlegen eines strengen Maßstabs ist nicht davon auszugehen, daß

beide Marken in zeichenrechtlich relevantem Umfang miteinander verwechselt

werden.

In ihrer Gesamtheit sind die Marken aufgrund der neben dem gemeinsamen Bestandteil "WINNER(-ner)" jeweils in ihnen enthaltenen unterschiedlichen Zusätze

hinreichend auseinanderzuhalten, denn die Anfügung "...!PC" nach dem Wort

"WINNER" bei der angegriffenen Marke und die Voranstellung der selbständig

kennzeichnenden Bezeichnung ""ELSA" vor dem Wort "WINner" bei der Widerspruchsmarke können weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht überhört bzw übersehen werden. Zudem stünde bzw steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr sowohl in diesem Zusammenhang als auch unter dem von der

Widersprechenden vorrangig herangezogenen Gesichtspunkt einer möglichen

Verkürzung der Widerspruchsmarke auf den Bestandteil "WINner" der Umstand

entgegen, daß es sich bei dem in beiden Marken enthaltenen Wort "Winner" um

einen markenrechtlich selbständig nicht schutzfähigen Bestandteil handelt.

Der markenrechtliche Begriff der Verwechslungsgefahr ist ein Rechtsbegriff, was

vorliegend insbesondere bedeutet, daß aus schutzunfähigen Bestandteilen einer

älteren Widerspruchsmarke keine isolierten Rechte gegenüber einer jüngeren

Marke hergeleitet werden können, auch wenn in dieser der selbe (schutzunfähige)

Bestandteil ebenfalls enthalten ist (s zB Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9

Rdn 137 mRsprNachw). Stehen der Registrierung z. B. einer Bezeichnung

(vorliegend Winner) die Schutzausschließungsgründe des § 8 Abs 2 MarkenG

entgegen, so können aus ihr auch dann keine Rechte gegenüber einer jüngeren

Marke hergeleitet werden, wenn sie einer von mehreren Bestandteilen einer in

ihrer Gesamtheit

- oder gegebenenfalls auch

in anderen Bestandteilen -

schutzfähigen älteren Widerspruchsmarke ist.

Nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG sind Marken ua von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder sie aus Zeichen

oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes ... oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Das Wort "Winner" hat aus dem Englischen auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden. Als Bezeichnung für den

das Spiel beendenden (Tennis-)Schlag des Siegers ist es in deutschen Nachschlagewerken zu finden (s zB Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl; Schönfeld,

Alles easy, 1998). Unabhängig davon findet dieses Wort in der Bedeutung

"Sieger" ebenso wie sein "Gegenüber", der "Looser" (Verlierer) bevorzugt über die

Medien Eingang in die deutsche Umgangssprache (s zB Zeitschrift "Petra",

H 6, 1995, s 122: "... daß die Abi-Looser von damals die Winner von heute sind",

zitiert nach der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 88/94 vom 24. 5. 1995, s PAVIS

PROMA Kliems, CD-ROM Markenentscheidungen). Seine Bedeutung wird in

Deutschland nicht zuletzt im Zuge der fortschreitenden Verwendung englischsprachiger Wörter und Aussagen (sog. Neuhochdeutsch) aufgrund seiner

weitgehenden Übereinstimmung mit dem deutschen Wort "Gewinner" praktisch

durchgehend ohne weiteres erkannt. Es kann somit einem deutschen Fremdwort

gleichgestellt werden. Hinzu kommt, daß auf dem hier maßgebenden Warensektor

Englisch Fachsprache ist und das Deutsch weitgehend verdrängt.

Im Zusammenhang mit den als "Winner" bezeichneten Waren stellt diese Bezeichnung eine das Produkt anpreisende Angabe im Sinne einer herausragenden

Qualität bzw Spitzenstellung dar (dies verdeutlicht für das entsprechende deutsche Wort zB eine Anzeige der ADVANCE BANK in der SZ vom 23. Mai 2000:

"WER AUF SIEGER SETZT, WIRD SCHNELLER REICH. ADVANCE MASTER

PLAN IV. Erster Platz in der Performanceanalyse des Handelsblatts .....") und beschreibt damit unmittelbar dessen Beschaffenheit und Wert im Sinne von § 8

Abs 2 Nr 2 MarkenG. Ein solches Produkt macht darüber hinaus auch seinen

Käufer zu einem Gewinner, wie es eine von der Widersprechenden vorgelegte eigene Werbeanzeige anschaulich verdeutlicht (s Anzeige "WINNER, das Graphikboard" in der Juni-Ausgabe 1992 der Zeitschrift CAD CAM - Anl 2 zum Schriftsatz

der Widersprechenden vom 3. April 2000). Dort wird unter der hervorgehobenen

Bezeichnung "WINNER" ein strahlender junger Mann durch einen akrobatisch

anmutenden balettartigen Sprung in einer herausgehobenen Positur gezeigt, wodurch er erkennbar als der (Ge-)Winner dargestellt werden soll. "WINner" ist

demnach in bezug auf die eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke eine

freihaltebedürftige beschreibende Angabe. Da sie von den angesprochenen (auch

allgemeinen) Verkehrskreisen ohne weiteres als solche erkannt wird, fehlt es ihr

darüber hinaus an der gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft (so auch der 28. Senat in der genannten Entscheidung in bezug auf die

dort beanspruchten Waren "muskelkraftbetriebene Zwei- und Dreiräder, insbesondere ...; Go-Carts; Roller, Tretroller, Handwagen usw").

Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Auffassung ergibt sich die

Schutzfähigkeit der Bezeichnung "WINner" auch nicht aus der Eintragung der angegriffenen Marke. Zum einen entfaltet die Eintragung einer jüngeren Marke keine

wie auch immer geartete rechtliche Bindung in bezug auf die Beurteilung der

Schutzfähigkeit einzelner Bestandteile einer älteren Widerspruchsmarke. Zum

anderen folgt aus der Eintragung von "WINNER!PC" nicht, daß die Markenstelle

von der Schutzfähigkeit einzelner Teile dieser Marke (zB "WINNER") ausgegangen wäre.

Dahingestellt bleiben kann, ob die Schreibweise WINner schutzbegründend sein

kann. Denn selbst wenn diese Eigenart hinreichend verfremdend wirken sollte, so

führte dies nur zu einem auf diese besondere Gestaltung beschränkten Schutz

(vgl zB BGH GRUR 1989, 264 REYNOLDS R1 (EREINTZ).

Ist demnach der Bestandteil "WINner" der Widerspruchsmarke schutzunfähig, ist

die Bejahung der Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken aufgrund dieses

auch in der jüngeren Marke enthaltenen Bestandteils bereits aus rechtlichen

Gründen ausgeschlossen. Der Widerspruch und damit auch die Beschwerde der

Widersprechenden können damit keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauferlegung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Sommer

Schwarz-Angele

Mü/prö