BPatG Beschluss vom 03.08.2000 – 6 W (pat) 23/98

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 23/98

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

3. August 2000

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 34 48 593.7-13

…

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 3. August 2000 durch den Vorsitzenden Richter

Dipl.-Ing. Rübel und die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Trüstedt und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

Die Teilung des Patents 34 47 925 ist unwirksam.

Daher ist der angefochtene Beschluß aufzuheben. 6.70

G r ü n d e

I

Im Einspruchsverfahren des Patents 34 47 925, das durch Teilung aus der Ursprungsanmeldung P 34 40 927.0 entstanden ist, hat die Beschwerdeführerin mit

Schriftsatz vom 29. Oktober 1996 (eingegangen am 29./31.10.96) die Teilung des

Patents erklärt, die zu der vorliegenden Trennanmeldung P 34 48 593.7-13 führte.

Mit dieser Teilungserklärung hat sie einen Patenterteilungsantrag, Ansprüche 1

und 3 bis 28 (0480/80 A1 DE) und die ursprünglichen Unterlagen der Ursprungsanmeldung P 34 40 927.0 (0480/80 A) mit Zusammenfassung eingereicht. Den

fehlenden Anspruch 2 hat sie am 19. Februar 1997 nachgereicht.

Die Beschwerdeführerin hat im Verfahren des Stammpatents 34 47 925 diese

Teilung am 24. Oktober 1997 widerrufen und die Rückzahlung der für die Teilanmeldung entrichteten Gebühren beantragt, was der Senat aus den in seinem

Beschluß 6 W (pat) 33/98 dargelegten Gründen abgelehnt hat. Zugleich hat die

Beschwerdeführerin das Patent erneut geteilt mit der Maßgabe, daß der sich aus

den erteilten Ansprüchen 1 und 12 ergebende Gegenstand abgetrennt wird. Diese

Teilung führte zur Trennanmeldung P 34 48 617.8.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom

26. Januar 1998 die vorliegende Trennanmeldung P 34 48 593.7-13 aus den

Gründen des Bescheids vom 6. Mai 1997 und der dort beanstandeten unzulässigen Erweiterung des Anspruchs 1 zurückgewiesen. Der Patentanspruch 1, der

diesem Zurückweisungsbeschluß zugrunde lag und der mit dem gemäß der Teilungserklärung identisch ist, hat folgenden Wortlaut:

„Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum

Aufnehmen bzw Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von

Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine, mit mindestens zwei koaxial angeordneten, entgegen der Wirkung einer

Dämpfungseinrichtung

zueinander

verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der Brennkraftmaschine

und die andere, zweite, über eine Reibungskupplung mit dem

Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist und die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schwungmasse eine erste und eine

zweite Wandung besitzt, zwischen denen in Umfangsrichtung

wirksame Kraftspeicher angeordnet sind zur Drehmomentübertragung auf einen mit der zweiten Schwungmasse verbundenen und

in den Raum zwischen den beiden Wandungen eintauchenden

Flansch, wobei die Schwungmassen über zumindest eine Reib-

oder Gleitfläche miteinander in Reib- oder Gleitverbindung stehen

bzw bringbar sind, wobei in Abhängigkeit von der Betätigung der

Reibungskupplung die Dämpfungswirkung dieser Verbindung

veränderbar ist.“

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die für die abgetrennte Anmeldung gemäß PatG § 39 Abs 2 entrichteten Gebühren zurückzuzahlen.

Wegen Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde der Anmelderin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, da die am 29. Oktober 1996 erklärte Teilung des Patents 34 47 925

unwirksam ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes setzt die Teilung des Patentes nach § 60 PatG schon begrifflich voraus, daß das Patent gegenständlich in

mindestens zwei Teile aufgespalten wird. Der eine dieser Teile verbleibt im Einspruchsverfahren, der abgetrennte Teil fällt in das Prüfungsverfahren zurück. Dabei muß er einen Gegenstand umfassen, der Gegenstand der - sinnvoll verstandenen - Patentansprüche des erteilten Patentes ist und von diesem abgetrennt

wird. Keine Teilung liegt demnach vor, wenn der gesamte Gegenstand des Patentes in eine Trennanmeldung überführt werden soll. Eine wirksame Teilung liegt

aber auch dann nicht vor, wenn vom erteilten Patent nichts abgetrennt wird bzw

wenn das Stammpatent nicht um den abgetrennten Teil vermindert worden ist

(BGH GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung). So liegt der Fall bei der am

29. Oktober1996 abgegebenen Teilungserklärung; denn weder ist der Hauptanspruch des Stammpatentes eingeschränkt noch irgendein Unteranspruch des

Stammpatentes abgetrennt worden. Vielmehr sind bei Abgabe der Teilungserklärung Umfang und Inhalt der Ansprüche des Stammpatents unverändert geblieben.

Infolgedessen ist vom Stammpatent her keine wirksame Teilung erfolgt.

Dies ist, wie in der oben angegebenen BGH-Entscheidung „Kupplungsvorrichtung“

weiter festgestellt wird, auch dann der Fall, wenn der abgetrennte Gegenstand

sich nicht als Verringerung des Gegenstandes des Stammpatentes ausdrücken

läßt und eine „indirekte“ Verminderung vorliegt. Unverzichtbare Voraussetzung für

die Wirksamkeit einer Teilungserklärung ist, daß das Stammpatent auf jeden Fall

erkennbar um den abgetrennten Teil vermindert wird. Mit Abgabe der

Teilungserklärung ist eine entsprechende Beschränkung oder Reduzierung der

Patentansprüche des Stammpatents zwingend vorzunehmen. Diesen Erfordernissen genügt die hier abgegebene Teilungserklärung nicht.

Dem Antrag auf Rückzahlung der für die abgetrennte Anmeldung entrichteten

Gebühren (gemäß § 39 Abs2 PatG) konnte hier nicht entsprochen werden. Zwar

ist der Rechtsgrund für die Zahlung infolge der Unwirksamkeit der Teilungserklärung rückwirkend entfallen, so daß die entrichteten Gebühren zurückzuerstatten

wären (BGH GRUR 1993, 890 - Teilungsgebühren). Da sich der Erstattungsantrag

gegen die Stelle zu richten hat, an die gezahlt wurde, und erst bei Ablehnung der

Rückzahlung die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts begründet werden kann

(Busse PatG, 5. Aufl, vor § 17 Rdn 49), ist für die beantragte Entscheidung im

anhängigen Verfahren kein Raum.

Rübel

Trüstedt

Heyne

Sperling

Cl