Rechtsprechung / BPatG / 2000
BPatG Beschluss vom 13.07.2000 – 6 W (pat) 33/98
6. Senat
Zitiert von 2 Entscheidungen Zitiert 1 Entscheidungen 6 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
13. Juli 2000
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 34 47 925
…
hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Rübel und die Richter Dipl.-Ing. Trüstedt, Heyne und Dipl.-Ing. Sperling
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung P 34 48 593.7-13 wird zurückgewiesen. 6.70
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I
Im Erteilungsverfahren der Anmeldung P 34 40 927.0 hat die Beschwerdeführerin
mit Schriftsatz vom 17. Januar 1985 (eingegangen am 18. Januar 85) zwei Teilungen erklärt, die zu den Trennanmeldungen P 34 47 925.2 und P 34 47 926.0
führten. Mit der Teilungserklärung, die zu der hier relevanten Trennanmeldung
P 34 47 925.2 führte, hat die Beschwerdeführerin unter ihrem Aktenzeichen
0 480/80 A, einen Patenterteilungsantrag, Patentansprüche 1 bis 23, eine Beschreibung, Zeichnungsfiguren 1 und 2 und eine Zusammenfassung eingereicht.
Auf diese Trennanmeldung wurde ein Patent erteilt, das eine Drehmomentübertragungseinrichtung betrifft und 26 Patentansprüche umfaßt.
Gegen dieses Patent wurde ein Einspruch erhoben und dieser damit begründet,
daß der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 aufgrund der deutschen Offenlegungsschrift 33 35 982, der deutschen Patentschrift 28 26 274 und
der deutschen Offenlegungsschrift 31 14 530 nicht patentfähig sei. Die Patentinhaberin hat daraufhin das Patent mit einem eingeschränkten Patentanspruch 1
vom 11. Dezember 1995 verteidigt, der mit Schriftsatz vom 23. Januar 1996
(eingegangen am 24. Januar 96) eingereicht wurde.
Am 7. Juni 1996 hat die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen.
Die Patentinhaberin hat im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens mit Schriftsatz vom 29.10.1996 (eingegangen am 29. Oktober 96) die Teilung ihres Patents
erklärt und gleichzeitig Patentansprüche 1 und 3 bis 28 (0 480/80 A 1 DE) sowie
die ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung P 34 40 927.0 mit Zusammenfassung eingereicht. Diese Teilungserklärung hat zur Trennanmeldung
P 34 48 593.7 geführt, die später von der Prüfungsstelle für Klasse F 16 F des
Deutschen Patentamts wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen wurde
und ebenfalls beim Bundespatentgericht anhängig ist (6 W (pat) 23/98 - Beschluß
vom 3. August 2000).
Nach einem Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 22. April 1997 hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz
vom 20. Oktober 1997
(eingegangen am
21.10.97/24.10.97) die Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 widerrufen und
beantragt, die dafür entrichteten Gebühren zurückzuerstatten. Gleichzeitig hat sie
das Patent erneut geteilt mit der Maßgabe, daß Gegenstand der Trennanmeldung
dessen erteilter Patentanspruch 12 sein solle. Diese Erklärung führte zu der
Trennanmeldung P 34 48 617.8 (0 480/80 A 2). Das Patent 34 47 925 wurde
(unter Weglassen des erteilten Patentanspruchs 12) mit den Ansprüchen 1 bis 24
(eingegangen am 21. Oktober 97/24. Oktober 97) verteidigt, von denen der Patentanspruch 1 folgendermaßen lautet:
„Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum
Aufnehmen bzw Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von
Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit mindestens zwei über eine Lagerung koaxial angeordneten, entgegen
der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der
Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über eine Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar ist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind derart,
daß die die Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung
belastet wird, die der beim Ausrücken der Kupplung wirksamen
Kraftrichtung entgegengesetzt ist.“
Dieser Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem erteilten dadurch, daß in der
Zeile 41 der erteilten Anspruchsfassung zwischen den Wörtern „zwei“ und
„koaxial“ die Wortfolge „über eine Lagerung“ und in Zeile 42 zwischen den Wörtern
„Dämpfungseinrichtung“ und „zueinander“ das Wort „relativ“ eingefügt wurde.
Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Patentansprüche 2 bis 24 wird auf die
Akte verwiesen.
Die Patentabteilung 13 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom
26. Juni 1998 das so verteidigte Patent widerrufen. Der Widerruf wurde ausschließlich damit bgründet, daß die Einfügung „über eine Lagerung“ gegenüber
den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 bedeute, weil der fachkundige Leser den ursprünglichen Unterlagen lediglich ein Wälzlager entnehme.
Gegen diesen Beschluß der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie beantragt,
1.
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit
den am 24.10.1997 eingegangenen 24 Patentansprüchen,
im übrigen laut Patentschrift, beschränkt aufrechtzuerhalten.
2. Die Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung P 34 48 593.7-13 anzuordnen.
Zum Beschluß der Patentabteilung und auf in der mündlichen Verhandlung vom
Senat mitgeteilter Bedenken hinsichtlich weiterer unzulässiger Erweiterungen trägt
die Patentinhaberin vor, der geltende Patentanspruch 1 sei nicht unzulässig erweitert. Der geltende Patentanspruch 1 sei nämlich durch die ursprünglichen Unterlagen, insbesondere die weitreichende Fassung des ursprünglichen Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung hinreichend offenbart. Mit dem geltenden Patentanspruch 1 werde in zulässiger Weise eine Lösung in ihrer allgemeinsten
Form beansprucht; denn der Hauptanspruch eines Patentes müsse keine
lückenlose Anweisung und Umschreibung konkret beschriebener Ausführungsformen sein (BGH GRUR 1968, 711 - Garmachverfahren). Für eine ausreichende
Offenbarung des Erfindungsgegenstandes genüge es, wenn die Beschreibung
nähere Angaben über die konkrete Ausführungsform enthalte und der Anspruch
vom Fachmann in diesem Sinne auslegbar sei (BGH GRUR 1999, 909
- Spannschraube). Nur ein relevanter Stand der Technik könne den Patentgegenstand begrenzen und zu einer Beschränkung des Patentanspruches bzw der
Lehre des Anspruchs 1 führen. Es bestehe somit aus Offenbarungsgründen keine
Notwendigkeit, in den geltenden Patentanspruch 1 weitere Merkmale, wie die
axiale Verlagerbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse oder
die Reib- und Gleitverbindung zwischen den Schwungmassen, aufzunehmen.
Außerdem ist die Patentinhaberin der Ansicht, daß das Bundespatentgericht nur
über solche Offenbarungsmängel bzw unzulässige Erweiterungen zu entscheiden
habe, die von der Patentabteilung ausdrücklich beanstandet und ihrem Beschluß
zugrunde gelegt wurden. Eine ganzheitliche Überprüfung des unverändert
geltenden Patentanspruchs 1 bezüglich der Offenbarung sei dem Senat verwehrt.
Den Antrag auf Rückzahlung der für die Trennanmeldung P 34 48 593.7 entrichteten Gebühren begründet die Patentinhaberin damit, daß sie den im Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 22. April 1997 vertretenen Bedenken hinsichtlich
der Wirksamkeit der Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 Rechnung getragen
habe. Sie habe nämlich die Teilung widerrufen und eine neue, andere Teilung
erklärt. Die von der Patentabteilung im Zwischenbescheid vertretene Auffassung
sei von ihr als endgültig angesehen worden.
Die Patentinhaberin hat angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil sie die
folgenden von ihr in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fragen für höchstrichterlich klärungsbedürftig ansieht:
1.
Ist das Bundespatentgericht befugt, den Widerrufsgrund des
§ 21 Abs 1 Nr 4 zur Prüfung von Teilen des Anspruchs einzuführen, wenn dieser Widerrufsgrund im Einspruch nicht
geltend gemacht wurde und die Änderungen des Anspruchs
im Einspruchsverfahren die nun zur Prüfung herangezogenen Teile (Merkmale) des (neuen) Anspruchs nicht betreffen.
2. Kann ein Patent wegen unzulässiger Änderung (§ 38 PatG,
§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG) widerrufen werden, wenn sich der Anspruch als Einschränkung des ursprünglichen eingereichten
Anspruchs darstellt und der Vorwurf der unzulässigen Änderung damit begründet ist, daß der Anspruch die im Ausführungsbeispiel beschriebenen Merkmale nicht hinreichend
konkretisiert
(Abweichung
von
BGH:
„Textilgarn“,
„ferromagnetischer Körper“, „Gasheizplatte“ und „Garmachverfahren“).
3. Kann ein Patent widerrufen werden, weil ein im Patent beschriebenes Merkmal eines Ausführungsbeispiels vom Patentamt (Patentgericht) als für den Erfolg der patentgemäßen
Lehre unverzichtbar angesehen wird, gleichwohl aber nicht
Eingang in den Anspruch gefunden hat, insbesondere wenn
Abs 1 Nr 4 PatG) gestützt wird, obwohl dieses Merkmal nicht
Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 war.
4. Kann ein Patent wegen unzulässiger Änderung (§ 38 PatG,
§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG) widerrufen werden, wenn der Anspruch Ausführungsformen umfaßt, die die Nachteile des im
Patent erörterten Standes der Technik nicht aufweisen, sowie auch Ausführungsformen, die Nachteile des erörterten
Standes der Technik aufweisen, insbesondere wenn auch
diese - zweiten - Ausführungsformen sowohl die ursprünglich
als auch die im Patent formulierte Aufgabe lösen.
5. Kann das Patentamt die für eine Teilanmeldung entrichteten
Gebühren einbehalten, wenn das Patentamt in einem als
„vorläufig“ gekennzeichneten Zwischenbescheid die Unwirksamkeit der Teilungserklärung rügt und der Patentinhaber
(im Falle der Teilung nach § 60 PatG) daraufhin die Teilungserklärung widerruft und eine neue Teilungserklärung einreicht, in der der vom Patentamt gerügte Mangel behoben
ist.
6.
Ist der Patentanmelder bzw. Patentinhaber gehalten, bei einer Teilungserklärung, die sich auf einen Unteranspruch bezieht, auch die Unteransprüche
in der Stammanmeldung/Patent zu streichen, die auf diesen erstgenannten
Unteranspruch zurückbezogen sind.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II
Die Beschwerde der Patentinhaberin hat keinen Erfolg.
1. a) Die am 18. Januar 1985 eingegangene Teilungserklärung, die zu der dem
Streitpatent zugrundeliegenden Trennanmeldung P 34 47 925.2 führte, ist materiell-rechtlich wirksam, da zumindest der Gegenstand, der sich aus den mit der Teilungserklärung eingereichten Ansprüchen 1 und 6 oder 7, 10, 11 und 20 ergibt
(und den Ausführungen nach den ursprünglichen Figuren 4 und 5 entspricht), zum
Zeitpunkt der Teilung Inhalt der Stammanmeldung P 34 40 927.0 war. Außerdem
wird aus der Stammanmeldung nicht deren gesamter Gegenstand abgeteilt. Denn
gemäß den für die Stammanmeldung am 18. Januar 1985 eingegangenen Unterlagen verbleibt dort auf jeden Fall die Ausführung nach der ursprünglichen
Figur 1.
1. b) Bezüglich der im vorliegenden Patent abgegebenen beiden Teilungserklärungen vom 29. Oktober 1996 bzw 21./24. Oktober 1997, die zu den Trennanmeldungen P 34 48 593.7 und P 34 48 617.8 geführt haben, gilt folgendes:
Ob eine Teilungserklärung vorliegt, ist nicht nur im Prüfungsverfahren der Teilanmeldung, sondern auch - als Vorfrage - im Einspruchsverfahren über das
Stammpatent zu klären. Um Aufschluß darüber zu gewinnen, welche technische
Lehre im Einspruchsverfahren überhaupt zur Beurteilung steht, muß deshalb
- vorrangig- beantwortet werden, ob die Erklärung des Patentinhabers die Voraussetzungen einer Teilungserklärung im Sinne von § 60 Abs 1 Satz 1 PatG erfüllt
oder nicht (BGH GRUR 1996, 753, 754 - Informationssignal -; BGH BlfPMZ 1998,
515, 516 - Informationsträger).
Die erste Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 ist unwirksam. Unabhängig davon, inwieweit der abgetrennte Gegenstand vom Gegenstand des Stammpatents
umfaßt wird, kann eine Verminderung des Gegenstands des Stammpatents weder
zum Zeitpunkt der Teilung noch danach festgestellt werden. Die Ansprüche des
Stammpatents, die seinen Gegenstand festlegen, sind unverändert geblieben, und
das erteilte Patent ist demnach hinsichtlich seines in den Patentansprüchen
formulierten Gegenstands nicht um den abgetrennten Teil vermindert worden.
Also liegt eine wirksame Teilung des Patents nicht vor (vgl BGH GRUR 1999, 485,
486 - Kupplungsvorrichtung).
Hinsichtlich der zweiten Teilungserklärung vom 21./24. Oktober 1997, mit der ein
sich aus der Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 12 ergebender Gegenstand abgeteilt wurde, neigt der Senat dazu, ihre Wirksamkeit anzunehmen,
obwohl die ausschließlich auf den Anspruch 12 rückbezogenen bzw sachlich auf
diesen zurückzubeziehenden Unteransprüche 13 bis 18 im Stammpatent verblieben sind (Der Anspruch 13 sollte ganz offensichtlich nicht auf den Anspruch 11,
sondern auf den Anspruch 12 zurückbezogen sein; siehe dazu auch die Ausführungen unter 3.). Die Frage nach der Wirksamkeit dieser zweiten Teilungserklärung braucht im Hinblick auf die die Zurückweisung der Beschwerde tragenden
Gründe§
jedoch zumindest
im vorliegenden Einspruchsverfahren nicht abschließend entschieden zu werden, da es dafür hierauf nicht ankommt.
2.
Der Gegenstand des Patents geht über den Inhalt der Stammanmeldung
P 34 40 927.0 in ihrer am Anmeldetag beim Deutschen Patentamt eingereichten
Fassung hinaus und wurde daher unzulässig erweitert.
Der Durchschnittsfachmann - im vorliegenden Fall ein Hochschulingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der
Dämpfungsvorrichtungen insbesondere in Verbindung mit Kraftfahrzeugkupplungen - konnte den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung P 34 40 927.0
die Lehre gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 nicht entnehmen. Denn in
diesen ursprünglichen Unterlagen ist zum einen das Merkmal im Oberbegriff des
Anspruchs 1, wonach die Relativverdrehung der Schwungmassen entgegen der
Wirkung einer beliebigen Dämpfungseinrichtung erfolgen soll, sachlich nicht offenbart, und zum anderen erlauben sie nicht das Weglassen von zum Gegenstand
der ursprünglichen Stammanmeldung zwingend zugehörigen lösungswesentlichen
Merkmalen im geltenden (und auch schon erteilten) Patentanspruch 1. Bei dieser
Sachlage erübrigt sich eine Überprüfung des von der Patentabteilung als einziger
vorgebrachten Widerrufsgrunds, daß die Einfügung „über eine Lagerung“
ursprünglich nicht offenbart sei.
Da die Patentabteilung des Deutschen Patentamts das Patent nur wegen der Unzulässigkeit des Merkmals „über eine Lagerung“ widerrufen hat, ist die Patentinhaberin der Meinung, daß der Senat nur über diesen im Rahmen des Widerrufsgrundes der unzulässigen Erweiterung beanstandeten Mangel entscheiden dürfe
und nicht berechtigt sei, den Anspruch 1 auf weitere unzulässige Erweiterungen
zu überprüfen. Für diese Auffassung der Patentinhaberin gibt es keine gesetzliche
Grundlage. Grundsätzlich hat das Bundespatentgericht den Sachverhalt nämlich
umfassend zu erforschen und zu würdigen, soweit er für die Entscheidung
erheblich ist. Es ist zur Überprüfung der angefochtenen Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht befugt, ohne an den vom Patentamt für die Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalt gebunden zu sein (vgl Busse, PatG,
5. Aufl, § 87 Rdn 6, 9; BGH GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Allerdings ist das Bundespatentgericht nicht befugt, von Amts wegen erstmalig neue
Widerrufsgründe nach § 21 Abs 1 PatG in das Verfahren einzuführen, die nicht
Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren
(BGH GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Dies hindert das Bundespatentgericht aber grundsätzlich nicht daran, unter Wahrung des rechtlichen
Gehörs
innerhalb ein und desselben Widerrufsgrundes neue Tatsachen
heranzuziehen und neue rechtliche Überlegungen anzustellen. Genauso wie das
Bundespatentgericht zB bei der Prüfung der Patentfähigkeit den gesamten ihm bekannten Stand der Technik berücksichtigen kann und somit nicht auf das den Beschluß der Patentabteilung tragende Material beschränkt ist, kann es im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Rahmen des von der Patentabteilung festgestellten Widerrufsgrundes nach § 21 Abs 1 Nr 4 PatG durchaus weitere (noch) nicht
ausdrücklich gerügte unzulässig erweiterte Merkmale zum Gegenstand seiner
Entscheidung machen. Dies gilt allein schon deshalb, weil das Patentamt zur
Begründung seines Widerrufsbeschlusses nur eine einzige unzulässige Erweiterung aufzugreifen brauchte, so daß offen geblieben ist, ob es nicht genausogut andere, zB die hier vom Bundespatentgericht aufgegriffenen unzulässigen
Erweiterungen zwar erkannt, aber nicht mehr ins Verfahren eingeführt hat.
Für die Ermittlung des ursprünglich offenbarten Gegenstandes bzw der ursprünglich offenbarten Lehre ist maßgebend, was der Durchschnittsfachmann dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen vermag (Busse, 5. Aufl,
PatG § 21 Rdn 87/88). Somit kommt es auf die technischen Erkenntnisse an, die
der Durchschnittsfachmann aus der ursprünglichen Beschreibung, den ursprünglichen Ansprüchen und Zeichnungsfiguren ohne weiteres gewinnt und die
ihm am Anmeldetag durch diese Unterlagen objektiv vermittelt werden. Hierbei
haftet der Fachmann nicht am Wortlaut und an Formulierungen der textlichen
Ausführungen, sondern berücksichtigt die sachlichen Zusammenhänge und orientiert sich dabei auch an dem mit der Anmeldung im Hinblick auf die geschilderten Nachteile des Stands der Technik verfolgten Ziel sowie am Zweck und der
Funktion der einzelnen Merkmale. Offenbart ist das Bild das sich der Fachmann
am Anmeldetag aufgrund seines Studiums der ursprünglichen Unterlagen unter
Einsatz seines Sachverstandes vom Anmeldungsgegenstand macht.
2. a) Unter diesen Gesichtspunkten ergibt sich aus den am 9. November 1984
beim Deutschen Patentamt eingereichten ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung P 34 40 927.0 eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer bestimmten baulichen Konzeption und mit einer speziellen Steuerung zur Veränderung bzw Verringerung der Dämpfung, wenn die Reibungskupplung gelöst wird.
Für diese Steuerung ist in den ursprünglichen Unterlagen ein Mechanismus offenbart, der nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils des geltenden
Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Verschiebbarkeit der die
Reibungskupplung
tragenden Schwungmasse (erteilter Anspruch 3 bzw ursprünglicher Anspruch 6) und die Reib- und Gleitverbindung (etwa erteilter Anspruch 12 bzw ursprünglicher Anspruch 18) in untrennbarer Weise umfaßt. Diese
Merkmale sind in der ursprünglichen Beschreibung der Ausführungsbeispiele
sowohl in gegenständlicher als auch in funktioneller Hinsicht zusammengehörig
und zusammenwirkend angegeben. Insbesondere auf Seite 33, Absätze 2 und 3
und Seite 34, Absätze 1 und 2 wird die
federnde Verspannung der
Schwungmassen im Zusammenhang mit der Tellerfeder 34’, dem Reibring 22’ und
der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmasse 4’ gegenüber der Schwungmasse 3’ beschrieben. Im weiteren wird dort zur Funktionsweise ausgeführt, daß
das durch den Reibring 22’ erzeugte Reibmoment abnimmt, wenn mit zunehmender Ausrückkraft die Vorspannung der Tellerfeder 34’ allmählich kompensiert
wird, und daß bei Überwindung der Vorspannung der Tellerfeder 34’ diese verschwenkt wird und die Schwungmasse 4’ um den Betrag X’ in Richtung der
Schwungmasse 3’ verlagert wird mit der Folge, daß der Reibring 22’ abhebt und
keine Reibungsdämpfung mehr erzeugt wird. Mit dem Reibring 22’ ist eine Reib-
und Gleitverbindung zwischen den Schwungmassen vorgesehen, die für die gegenseitige federnde Verspannung der Schwungmassen eine axiale Abstützung
bildet und hinsichtlich der Verdrehbarkeit der Schwungmassen als Dämpfungselement fungiert, das durch die Ausrückkraft der Reibungskupplung und die
Verlagerbarkeit der Schwungmassen in seiner Anpreßkraft und damit in seiner
Dämpfungswirkung steuerbar ist. Diese Steuerung ist, abgesehen von einer unterschiedlichen Anordnungsmöglichkeit der die Vorspannung bewirkenden Feder
(34’, 36’, S 37 Abs 2, S 39 Abs 1), nur in dieser Weise offenbart, und auch für den
Fall, daß die Tellerfeder 34’ eine größere Vorspannkraft als die zum Betätigen der
Reibungskupplung 7’ erforderliche Kraft aufweist (vgl S 40 Abs 3), ist die axiale
Verlagerbarkeit für eine gegenseitige axiale Abstützung der Schwungmassen
mittels der Reib- und Gleitverbindung zwingend. Darüber hinaus sind im Rahmen
des abgetrennten Gegenstandes
für den Fachmann auch keine anderen
Ausführungsmöglichkeiten erkennbar, die die Offenbarung der im geltenden Anspruch 1 angegebenen Lösung rechtfertigen könnten.
Auch im Hinblick auf die in den ursprünglichen Unterlagen geschilderten Nachteile
des Standes der Technik (DE-OS 28 26 274) und die sich daran anknüpfende Problematik stellen die axial federnde Verspannung der Schwungmassen mit der
entgegen der Betätigungskraft der Reibungskupplung wirkenden Vorspannkraft
und die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie die Reib- und Gleitverbindung eine Funktions- und Steuereinheit dar, die das allgemeine Lösungsprinzip
verkörpert. In den ursprünglichen Unterlagen wird es bei der vorbekannten
Drehmomentübertragungseinrichtung (DE-OS 28 26 274) als nachteilig angesehen, daß der radiale Flansch der Flanschhülse, die die drehbare Lagerung der
Schwungmassen zueinander ermöglicht, beim Betätigen der Reibungskupplung
zwischen den Schwungmassen mit großer Kraft verspannt wird, wodurch im Fall
der Kupplungsbetätigung ein hohes Reibmoment zwischen den Schwungmassen
auftritt (vgl S 12 der Stammanmeldung) und die Dämpfung beeinträchtigt. Mit dem
Patentgegenstand soll, wie auch die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, eine derart hohe Reib- und Dämpfungswirkung vermindert werden. Hierbei sind die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen und
die Reib- und Gleitverbindung unverzichtbare Bestandteile der offenbarten Steuerung, die nach dem Verständnis des Fachmannes nicht als bloße vorteilhafte Ausgestaltungen (vgl erteilter Anspruch 3 und erteilter Anspruch 12) gesehen werden.
Entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Auffassung kann die Kombination der Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 keine Stütze im ursprünglichen Anspruch 1 finden. Zwar ist dieser so allgemein formuliert, daß davon auch
der geltende Patentanspruch 1 umfaßt wird. Jedoch kann damit in Anbetracht des
für die Trennanmeldung relevanten Gesamtinhaltes der ursprünglichen Unterlagen
der Stammanmeldung die Offenbarung des geltenden Anspruchs 1 sachlich nicht
begründet werden. Zunächst stellen die Ansprüche, die mit den Anmeldungsunterlagen eingereicht werden und in denen das anzugeben ist, was unter Schutz
gestellt werden soll, nur Formulierungsversuche dar und sind somit nichts anderes
als der Versuch des Anmelders, das von ihm für patentfähig Gehaltene zu kennzeichnen. Der ursprüngliche Patentanspruch 1 weist vorwiegend allgemeine
dämpfungstechnische Wirkangaben auf und ist so weit gefaßt, daß ein Bezug zu
der sich aus der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen ergebenden konkreten
Lehre nicht ersichtlich ist und der Anspruch 1 deshalb nicht als prinzipielle
Verkörperung des Anmeldungsgegenstands verstanden wird. Dies schon deswegen, weil im ursprünglichen Anspruch 1 die Reibungskupplung und das zugehörige Ausrücksystem nicht erwähnt werden, die aber für den im vorliegenden
Patent weiterzubildenden Gegenstand die entscheidende Grundlage bilden. Sie
werden erst im ursprünglichen Anspruch 6 angesprochen. Die allgemeine Fassung des ursprünglichen Anspruchs 1 resultiert in den Augen des fachkundigen
Lesers möglicherweise aus dem Bestreben des Anmelders, die verschiedenartigsten Ausführungen der ursprünglichen Stammanmeldung in einem übergeordneten Hauptanspruch zusammenzufassen. So sollen mit dem ursprünglichen Anspruch 1 ua auch solche Ausführungen umfaßt werden, die aufgrund der Teilung
nicht Gegenstand des vorliegenden Patents sind und die gemäß den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 5 mit einer Reibungsdämpfungsvorkehrung 29 versehen
sind. Diese hat weder mit dem Ausrücksystem einer Reibungskupplung etwas zu
tun, noch bewirkt sie im Falle der Kupplungsbetätigung eine Verminderung der
Dämpfung, wie sie mit dem für das vorliegende Patent abgetrennten Teil erreicht
werden soll. Ein derartiger Sachverhalt ergibt sich auch aus der ursprünglichen
Beschreibungseinleitung, wo die allumfassende Lösung und die im vorliegenden
Patent interessierende Problematik und Ausbildung differenziert beschrieben werden. Hinzu kommt noch, daß der ursprüngliche Anspruch 1 - wie für die fachkundige Anmelderin am Anmeldetag ohne weiteres ersichtlich sein mußte - im
Hinblick auf den von ihr selbst genannten Stand der Technik nicht gewährbar sein
konnte, da mit der Kupplung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 26 274
und der dort ausgeführten zweistufigen Federcharakteristik eine veränderbare
Dämpfung über die Verdrehung zwischen den beiden Schwungmassen bereits
erzielt wird. Der Fachmann sieht im ursprünglichen Anspruch 1 nicht die Lehre
verkörpert, die ihm die Gesamtheit der Unterlagen hinsichtlich des abgetrennten
Teils vermittelt. Insbesondere sieht er keine Verallgemeinerung der konkreten
Offenbarung der Gesamtunterlagen.
Aus den zuvor genannten Gründen kann der ursprüngliche Anspruch 1 der
Stammanmeldung nicht losgelöst vom Kontext der übrigen Unterlagen als alleinige
Offenbarungsgrundlage für den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1
herangezogen werden. Vielmehr sind hierfür aus dem Verständnis des fachkundigen Lesers auch die ursprünglichen Ansprüche 6 bis 28 und 30 bis 32 mit in Betracht zu ziehen. Diesen Ansprüchen sind die Merkmale des kennzeichnenden
Teils des geltenden Patentanspruchs 1 nur in Verbindung mit der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmassen zu entnehmen, da sich die Notwendigkeit der
Zusammengehörigkeit dieser Merkmale aus dem ursprünglichen Anspruch 6 und
den darauf zurückbezogenen bzw sachlich darauf zurückzubeziehenden Ansprüchen 11 oder 12 und 14 ergibt. Des weiteren muß auch das ursprünglich im Anspruch 1 angegebene Merkmal, wonach eine veränderbare Dämpfung über die
Verdrehung zwischen den Schwungmassen bewirkt werden soll, entsprechend
dem hier abgetrennten Gegenstand in einem engeren, sich aus den maßgeblichen
Unteransprüchen ergebenden Rahmen und somit auch in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Reib- und Gleitverbindung gesehen werden. Eine technische Lehre, die losgelöst von der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmassen
und von der Reib- und Gleitverbindung im geltenden Patentanspruch 1 angegeben
wird, ist auch bei Einbeziehung des ursprünglichen Anspruchs 1 nicht offenbart.
Auch der Einwand der Patentinhaberin, daß der geltende Anspruch 1 durch die
Formulierung „axial zueinander federnd verspannt“ die axiale Verlagerbarkeit der
Schwungmassen implizit beinhalte und der Anspruch 1 im übrigen eine zulässige
Abstraktion des in den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung konkret
angegebenen Ausführungsbeispiels sei, überzeugt nicht. Für eine axial federnde
Verspannung der Schwungmassen ist deren axiale Verlagerbarkeit nämlich keineswegs zwingend, und auf diese ist der geltende Patentanspruch 1 im Hinblick
auf den erteilten Unteranspruch 3 des Streitpatentes auch nicht beschränkt, da
dieser eine axial begrenzte Verlagerbarkeit der Schwungmassen als vorteilhafte
Ausgestaltung ausweist. Auch kann das Schwergewicht des erteilten Unteranspruchs 3 nicht, wie die Patentinhaberin meint, in der Begrenzung der axialen Verlagerbarkeit gesehen werden, da zur Begrenzung eines axialen Weges nur Anschläge in Betracht kommen und diese erst im erteilten Anspruch 11 angegeben
sind. Der geltende Patentanspruch 1 gibt auch nicht das allgemeine Lösungsprinzip umfassend wieder, da mit den Merkmalen des kennzeichnenden
Teils dieses Anspruches
lediglich ein Teilmerkmal des gesamten Steuerungsprinzips für die Änderung der Dämpfung angegeben wird. Dem Anmelder
steht zwar grundsätzlich mit dem Hauptanspruch die allgemeinste Lehre zu, und
es genügt deshalb, wenn mit dem Anspruch 1 die entscheidende Lösungsrichtung
gewiesen wird,
die
den Fachmann
in
die
Lage
versetzt,
den
Erfindungsgegenstand auszubilden (GRUR 1980, 849 - Antiblockiersystem,
GRUR
1968,
- Garmachverfahren,
GRUR
1971,
- Wildverbißverhinderung). Die Grenze für die Verallgemeinerung der Lösung mag
in vielen Fällen durch den ermittelten Stand der Technik gegeben sein (vgl
BPatGE Bd 7, S 13 f), jedoch ist dies nicht das alleinige Kriterium für die
Gewährbarkeit eines Hauptanspruches. Neben der Überprüfung der
Ausführbarkeit, der gewerblichen Verwertbarkeit des beanspruchten Gegenstandes und der Vermittlung einer technischen Lehre muß der im Anspruch 1 umschriebene Gegenstand - wie schon zuvor ausgeführt wurde - in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend offenbart sein. Vor allem darf die Abstraktion des
konkreten Gegenstandes nicht zu einer unbestimmten und diffusen Aussage oder
Anweisung führen, die eine klare Vorstellung vom Wesen des ursprünglich offenbarten Anmeldungsgegenstandes nicht mehr vermittelt und über die ursprüngliche Offenbarung in unzulässiger Weise hinausgeht. Dies ist hier ersichtlich der
Fall, da wesentliche Elemente der Steuerung nicht im Hauptanspruch angegeben
werden und für das Lösungsprinzip die steuernden und zu steuernden Mittel oder
Vorrichtungen unverzichtbar sind. Dazu gehören hier die axiale Verlagerbarkeit
der Schwungmassen sowie als zu steuerndes Element die Reib- und
Gleitverbindung zwischen den Schwungmassen. Eine weitergehende Verallgemeinerung in der Weise, daß nur die axial federnde Verspannung der
Schwungmassen und der der Ausrückkraft der Reibkupplung entgegenwirkende
Kraftspeicher zur Kennzeichnung der Lösung angeführt werden, ist aus Offenbarungsgründen nicht statthaft und führt hier zu einer sich dem Fachmann aus den
ursprünglichen Unterlagen nicht erschließenden und deshalb unzulässigen Teil-
oder Unterkombination.
Mängel im geltenden Anspruch 1 hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung können nicht, wie von der Beschwerdeführerin eingeworfen wurde, dadurch kompensiert werden, daß die Patentinhaberin im Falle des Durchsetzens ihrer Rechte aus
dem Patent dieses (selbstverständlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeipiels geltend machen könne. Dafür bietet das Patentrecht keine Handhabe. Denn nach § 34 Abs 3 Nr 3 PatG ist das, was unter
Schutz gestellt werden soll, nur in den Patentansprüchen anzugeben. Dahingehend zielt auch § 14 PatG. Auch in einem Verletzungsfall dürfen später die
Patentansprüche nicht unter ihrem Wortlaut ausgelegt werden (BGH GRUR 1985,
967, 968- Zuckerzentrifuge). Zur Festlegung des Erfindungsgegenstandes sind
somit die zum Wesen der Erfindung gehörigen Merkmale umfassend im Patentanspruch anzugeben, und es darf nicht dem Patentinhaber überlassen
bleiben, Merkmale, die die Lösung oder das Lösungsprinzip wesentlich
mitbestimmen und die hier in der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmassen und
der Reib- und Gleitverbindung zu sehen sind, nach Gutdünken aus der Beschreibung zu ergänzen, wenn es darum geht, den Erfindungsgegenstand zu ermitteln
oder den Patentgegenstand durchzusetzen. Hierbei geht es nämlich nicht um die
Auslegung des Wortlauts eines Patentanspruches, die es nach § 14 PatG im Fall
von Unklarheiten erlaubt, die Beschreibung und Zeichnung zur Herstellung des
sonst unklaren technischen Gesamtzusammenhangs heranzuziehen. Die hierzu
von der Patentinhaberin zitierte BGH-Entscheidung "Spannschraube“ (GRUR
1999, 909) relativiert diese Rechtsnormen nicht und kann somit nicht zu einer
anderen Beurteilung des Gegenstandes nach dem geltenden Anspruch 1 führen.
Schließlich ist noch anzumerken, daß die im geltenden Anspruch 1 angegebene
Lehre insoweit über die offenbarte Lösung hinausgeht, als der Anspruch 1 Ausführungsmöglichkeiten umfaßt, die das hier gestellte Problem, die Dämpfung im Falle
der Kupplungsbetätigung zu mindern, gar nicht lösen, sondern in gleicher Weise
wie beim bemängelten Stand der Technik (DE-OS 28 26 274) eine Verstärkung
der Dämpfung bewirken, wenn die Reibungskupplung gelöst wird. Dies ist nämlich
dann der Fall, wenn im Gegensatz zur konkret offenbarten Scheiben- und Flanschausbildung von sich unmittelbar gegenüberliegenden Schwungmassenkörpern
sowie von einem dazwischen axial wirkenden Kraftspeicher und einem
Reibelement ausgegangen wird, das an die die Reibungskupplung tragende
Schwungmasse angedrückt wird. Hierbei wird
trotz der entgegen der
Kupplungsbetätigungskraft
wirksamen
Kraftspeicher
im
Falle
der
Kupplungsbetätigung eine verstärkte Anpressung des Reibelementes erreicht. Der
geltende Anspruch 1 entspricht insoweit nicht vollständig dem Wesen des ursprünglich offenbarten Gegenstandes.
2. b) Auch das Merkmal im Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1, daß die
Schwungmassen entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar sind, ist in den ursprünglichen Unterlagen in dieser allgemeinen
Weise nicht offenbart. Aus der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit
den Figuren geht wie auch aus dem ursprünglichen Anspruch 31 hervor, daß die
Dämpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern besteht
und damit das Nominaldrehmoment übertragen wird. Die im ursprünglichen Anspruch 31 enthaltene Alternative (oder), die statt der in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeicher Reib- oder Gleitmittel vorsieht, bildet nach dem Verständnis
des Fachmannes zumindest beim hier abgetrennten Gegenstand keinen Ersatz für
in Umfangsrichtung wirkende Kraftspeicher. Denn die Tellerfeder 36’ sieht der
Fachmann als zur Übertragung des Nominaldrehmomentes insbesondere eines
Kraftfahrzeugmotors nicht als geeignet an und soll nach der ursprünglichen Beschreibung auch nur der zusätzlichen oder ausschließlichen Anpressung des Reibringes 22’ dienen (vgl S 37 Abs 2). Andere Ausführungsmöglichkeiten hinsichtlich
der Übertragung des Nominaldrehmomentes sind vom Fachmann nicht erkennbar
und wurden auch von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht
genannt, so daß das hier in Rede stehende Merkmal offenbarungsmäßig nicht
unbegrenzt auf beliebige unterschiedliche Ausführungsvarianten gestützt werden
kann.
Die Art der Kopplung der Schwungmassen mag angesichts der Ausbildung des
Steuermechanismus für die Verminderung der Dämpfung zunächst unbeachtlich
sein und insofern eine untergeordnete Rolle spielen. Doch ist für den Durchschnittsfachmann aus baulicher und funktioneller Sicht eine Drehmomentübertragungsvorrichtung offenbart, bei der die Dämpfungseinrichtung Mittel umfaßt, die
zum einen das Nominaldrehmoment übertragen und zum anderen konstruktiv mit
dem Steuerungsmechanismus für die Veränderung der Dämpfung vereinbar sind.
Dem ursprünglich offenbarten Gegenstand der Stammanmeldung liegt deshalb
eine ganz bestimmte Baukonzeption zugrunde, bei der die axiale Richtung der
Drehmomentenübertragungsvorrichtung durch die axiale Verlagerbarkeit der
Schwungmassen zur Steuerung des Anpressens der Reib- und Gleitverbindung
genutzt wird und die Umfangsrichtung für die Übertragung des Nominaldrehmomentes vorgesehen ist. Eine axial wirkende Kopplung der Schwungmassen zur
Übertragung des Nominaldrehmomentes ist deshalb den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.
Auch in dem ursprünglichen Anspruch 1 findet sich für dieses zu allgemein angegebene Merkmal sachlich keine Stütze, obwohl diesbezüglich
formulierungsmäßige Übereinstimmungen festzustellen sind. Wie schon unter 2. a)
ausgeführt wurde, kann dem ursprünglichen Anspruch 1 für die Offenbarung des
hier abgetrennten Gegenstandes keine vom Gesamtinhalt der ursprünglichen
Unterlagen losgelöste Bedeutung beigemessen werden, und dies trifft auch für
das hier nicht weiter präzisierte Merkmal zu. Der ursprüngliche Anspruch 1 soll
nämlich auch für Ausführungen mit andersartigen Dämpfungsvorkehrungen (vgl
Dämpfungsvorkehrung 29) gelten, bei denen die axial wirkende Steuerung zur
Verminderung der Dämpfung nicht verwirklicht sein muß und die Art der Kopplung
der Schwungmassen somit konzeptionell uninteressant ist. Die Offenbarung des
hier in Rede stehenden Merkmales kann deshalb aus dem ursprünglichen
Anspruch 1 allein nicht hergeleitet werden.
3.
Angesichts der zuvor dargelegten Gründe zur Unzulässigkeit des geltenden
Patentanspruchs 1 und der (vgl unter 1.b) deshalb vom Senat nicht entschiedenen
Frage, ob die zweite Teilung (Anspruch 12) wirksam war, kann es offenbleiben, ob
es aufgrund der Abtrennung des erteilten Anspruchs 12 dann überhaupt zulässig
wäre, daß das Streitpatent mit den geltenden Ansprüchen 12 bis 17, die den erteilten Ansprüchen 13 bis 18 entsprechen, verteidigt wird. Die Patentinhaberin hat
am 21./24. Oktober 1997 die Teilung des Streitpatents erklärt und einen
Gegenstand abgeteilt, der sich aus den erteilten Ansprüchen 1 und 12
zusammensetzt. Im Stammpatent wurde der Anspruch 12 gestrichen, und die erteilten Ansprüche 14 bis 18, die den geltenden Ansprüchen 13 bis 17 entsprechen,
wurden unmittelbar oder mittelbar auf den erteilten Anspruch 13 (neuer
Anspruch 12) zurückbezogen, der seinerseits einen Rückbezug auf den erteilten
und geltenden Anspruch 11 ausweist. Dies mag formal zunächst nicht zu beanstanden sein, doch in sachlicher Hinsicht versteht der Fachmann die erteilten Ansprüche 13 bis 18 als weitere Ausgestaltungen des Gegenstandes nach dem erteilten Anspruch 12, der die Reib- und Gleitverbindung erstmals erwähnt, an die
die nachfolgenden erteilten Ansprüche 13 bis 18 anknüpfen. Daß der erteilte Anspruch 13 in sinnvoll verstandener Weise auf den erteilten Anspruch 12 zurückzubeziehen ist, ergibt sich nicht nur inhaltlich und durch die zutreffende Rückbeziehung der erteilten Ansprüche 14 bis 18 auf frühestens den erteilten Anspruch 12,
sondern auch aus den Unterlagen der Ursprungsanmeldung P 34 40 927.0, wo die
inhaltlich entsprechenden Ansprüche einen diesbezüglich korrekten Rückbezug
aufweisen (vgl dort die ursprünglichen Ansprüche 18 und 19).
Somit sind im Stammpatent mit den geltenden Ansprüchen 12 bis 17 (erteilte Ansprüche 13 bis 18) Ausbildungen verblieben, die ohne den - im Streitpatent nicht
mehr vorhandenen - erteilten Anspruch 12 ursprünglich nicht offenbart sind und
die darüber hinaus durch die alleinige Herausnahme des erteilten Anspruchs 12
den Schutzumfang des erteilten Patentes in unzulässiger Weise erweitern.
4.
Der Antrag der Patentinhaberin, ihr die für die abgetrennte Anmeldung
P 34 48 593.7 entrichteten Gebühren zurückzuzahlen, weil sie die Teilung am
21. Oktober 1997 widerrufen habe, hat keinen Erfolg.
Nach § 60 Abs. 1 PatG kann der Patentinhaber das Patent bis zu Beendigung des
Einspruchsverfahrens teilen. Wird die Teilung erklärt, so gilt der abgetrennte Teil
als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist. Die Teilungserklärung hat also zur Folge, daß der abgetrennte Teil des Patents sich in eine Anmeldung umwandelt, für deren Prüfung die Prüfungsstelle zuständig ist. Die Wirkung
§§ 34 - 36 PatG erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht und werden die nach § 39 Abs. 2 PatG
fälligen Gebühren für die abgetrennte Anmeldung innerhalb dieser Frist entrichtet,
entfällt der Schwebezustand. Die abgetrennte Anmeldung wird im weiteren Verfahren als selbständige Anmeldung behandelt.
Die Rücknahme der Teilungserklärung
ist während des Schwebezustands
jederzeit möglich. Denn da § 39 Abs. 3 PatG es ausdrücklich dem Patentinhaber
überläßt, einer einmal abgegebenen Teilungserklärung die
ihr beigelegte
Gestaltungswirkung mit rückwirkender Kraft zu entziehen, indem er die für den
abgetrennten Teil erforderlichen Anmeldungsunterlagen nicht einreicht oder die
fälligen Gebühren nicht zahlt, erscheint es folgerichtig, dem Patentinhaber auch
das Recht einzuräumen, diesen Erfolg
innerhalb
dieser vom Gesetz
eingeräumten drei Monate auch durch Rücknahmeerklärung herbeizuführen (BGH
GRUR 1996, 747,749 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem).
Wie jede Verfahrenshandlung ist auch die Teilungserklärung, sobald sie endgültig.
wirksam geworden ist, sobald also der Schwebezustand vorüber ist, unwiderruflich
(BGH GRUR 1998, 458,460 - Textdatenwiedergabe). Eine Widerrufserklärung ist
jedoch im Falle der Teilung im Erteilungsverfahren - zumindest hilfsweise - in einen Antrag auf Verbindung der geteilten Anmeldungen umzudeuten. Dieses Begehren darf bei Vorliegen eines berechtigten Interesses nicht zurückgewiesen
werden (BGH GRUR 1998 aaO). Die Teilung im Einspruchsverfahren ist jedoch,
da sie ein erteiltes Patent betrifft und in dessen Wirkungen eingreift, mehr als ein
verfahrensrechtlicher Vorgang, der durch eine Verfahrensverbindung rückgängig
gemacht werden könnte. Die Wirkungen der Patenterteilung, die für den abgetrennten Teil durch die Teilung beseitigt worden sind (§ 60 Abs. 1 S. 4 PatG),
können nicht durch eine bloße Verfahrensverbindung, sondern nur durch eine
erneute Patenterteilung wiederhergestellt werden. Einer prozessualen Verbindung
steht auch entgegen, daß das Restpatent im Einspruchsverfahren verbleibt,
während der abgetrennte Teil in das Prüfungsverfahren zurückversetzt wird
Schulte, PatG,
5. Aufl.,
§ 60, Rdn. 16; BGH GRUR
1999,
- Informationsträger).
Demnach ist der Widerruf der Teilungserklärung ohne Wirkung geblieben. Ebenso
mußte der Antrag auf Rückerstattung der für die abgetrennte Anmeldung entrichteten Gebühren erfolglos bleiben, weil sich diese Anmeldung (formell) verselbständigt hat und demnach im hier anhängigen Verfahren nicht enthalten ist.
Im übrigen macht der Senat darauf aufmerksam, daß sich der Erstattungsanspruch gegen die Stelle zu richten hat, an die gezahlt wurde. Erst wenn das
DPMA die Rückzahlung ablehnt, ist hiergegen Beschwerde zum BPatG gegeben
(Busse, PatG, 5. Aufl., Vor § 17 Rdn. 49).
Der Senat vertritt darüber hinaus die Auffassung, daß eine Rückzahlung auch deshalb ausscheidet, weil der Rechtsgrund für die Gebührenpflicht nicht entfallen ist.
Zwar ist anerkannt, daß eine Teilanmeldung nur in den Fällen gebührenpflichtiger
Tatbestand sein kann, in denen sie zu einer endgültigen, wirksamen und im weiteren Verfahren selbständigen Anmeldung erstarkt. Ist dies hingegen von vornherein
oder
infolge nachträglicher, vor der Vollwirksamkeit der Teilanmeldung
eintretender Ereignisse nicht der Fall, so fehlt oder entfällt der Rechtsgrund für die
Gebührenpflicht (BGH GRUR 1993, 890, 891 - Teilungsgebühren). Ein solcher
Wegfall infolge des die Wirksamkeit der Teilungserklärung in Frage stellenden
Zwischenbescheids der Patentabteilung vom 22. April 1997 kann jedoch nicht
festgestellt werden. Ein solcher Zwischenbescheid enthält immer nur eine
vorläufige Stellungnahme der Patentabteilung,
trägt also
keineswegs
Beschlußcharakter und soll den Patentinhaber in den Stand setzen, sich mit der
Auffassung der Patentabteilung auseinanderzusetzen und seinerseits seine
Gegenvorstellung vorzubringen. Erst mit einem die Unwirksamkeit der Teilung
feststellenden Beschluß steht fest, daß der Rechtsgrund für die Gebührenzahlung
entfallen ist.
5.
Der Senat läßt die Rechtsbeschwerde zu, weil immerhin ein Teil der von
der Patentinhaberin zur Begründung ihrer diesbezüglichen Anregung formulierten
Fragen durch die getroffene Entscheidung tangiert wird und Probleme von grundsätzlicher Bedeutung berührt. Dies läßt zur Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich erscheinen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und
2 PatG).
Rübel
Trüstedt
Heyne
Sperling
Cl