BPatG Beschluss vom 04.10.2000 – 29 W (pat) 97/99

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 97/99

_______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 396 10 291.3

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der

Sitzung vom 4. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den

Richter Baumgärtner und den Richter Guth 10.99

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der

Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 1998 insoweit aufgehoben, als

der angemeldeten Marke die Eintragung für die Dienstleistungen "Hoch- Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an

Bauwerken" versagt worden ist.

2.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Wortmarke

I.

"E-Tel"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton

und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte und deren Zubehör,

nämlich Netzgeräte, Netzladegeräte, Akkumulatoren, Anschlußkabel, Halterungen, Autohalterungen, Tragetaschen, Antennen;

Datenverarbeitungsgeräte, Computer; auf dem Telefonwege zu

erbringende Dienstleistungen, nämlich Sekretariatsdienste; Hoch-,

Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken, Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen,

Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen der Elektrotechnik; Fernsprechdienst, insbesondere Mobilfunk, Betrieb eines

Telekommunikationsnetzes,

insbesondere Mobilfunknetzes,

Nachrichtenübermittlung, Mehrwertdienste,

insbesondere Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen

Computers, einer Mailbox, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweiterschaltungen, Konferenzschaltungen, Vermietung von

Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten; auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen,

nämlich Reisebürodienste auf dem Telefonwege zu erbringende

Dienstleistungen, nämlich Hotelreservierung, Wetterberichte, Bau-

und Konstruktionsplanung, Erstellen von Programmen für die

Datenverarbeitung,

insbesondere

der

Telekommunikation,

Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluß vom 10. Dezember 1998 in vollem Umfang zurückgewiesen. Die angemeldete Marke sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig. Zwar sei das Wort nicht nachweisbar. Beide Markenbestandteile wiesen aber in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Bedeutung auf. "E-" komme in zahlreichen Wortverbindungen im Bereich der Telekommunikation, Elektronik und Kommunikationstechnik in der Bedeutung "Elektronik/electronic" vor wie etwa in den Wörtern "E-Mail,

E-Commerce, E-Business, E-Money" usw.. "Tel" sei eine häufig verwendete

Kurzform von "Telephon" bzw. "Telekommunikation". In ihrer Gesamtheit werde

die Marke daher von den angesprochenen Verkehrskreisen als "elektronisches

Telephon" oder "elektronische Telekommunikation" und damit als rein beschreibender Hinweis darauf verstanden, daß es sich um Geräte zur elektronischen

Telekommunikation oder um elektronische Telephone handele bzw. um Dienstleistungen, die mit Hilfe der elektronischen Telekommunikation oder mit elektronische Telephonen erbracht würden oder damit in Verbindung stünden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Marke

sei weder freihaltungsbedürftig noch fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Der

von der Markenstelle gefundene begriffliche Inhalt ergebe sich nur nach einer

sorgfältigen Analyse und bezeichne dann eine Banalität, weil die Telekommunikation heute generell auf elektronischem Wege erfolge. Auch ergebe sich bei den

nach Ansicht der Markenstelle vergleichbar aufgebauten eingeführten Begriffen

durch die Voranstellung des "E-" anders als bei der angemeldeten Marke ein

deutlicher Unterschied zum üblichen Gebrauch der nachfolgenden Begriffe.

Außerdem könne "E-" auch als Hinweis auf ein bestimmtes Telekommunikationsnetz verstanden werden, so daß der Marke kein eindeutiger Sinngehalt zu entnehmen sei. Aus diesen Gründen sei die Marke sowohl nach den Grundsätzen der

nationalen Rechtsprechung als auch nach der Rechtsauffassung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt schutzfähig. Die vom Senat übersandten Ergebnisse einer Internet-Recherche könnten die Schutzunfähigkeit der angemeldeten

Marke nicht belegen. Die Bezeichnung "E-Phone" werde unter Ziffern 24 und 25

des Computerausdrucks und auf der Site der Agentur "L'Adresse" rein markenmäßig eingesetzt und verletzte im übrigen Markenrechte der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den

Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Internet-Recherche des

Senats, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache im wesentlichen keinen Erfolg. Die

angemeldete Marke ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit

Ausnahme von "Hoch- Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken"

von der Eintragung ausgeschlossen, weil für die meisten der zurückgewiesenen

Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis besteht und der Marke

jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen, abgesehen von der vorgenannten Ausnahme, die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2

und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Die angemeldete Marke stellt eine Wortfolge dar, deren Verwendung zwar derzeit nicht nachweisbar ist, die aber als beschreibende Angabe für viele der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen dienen kann, von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen insoweit als rein beschreibende Angabe verstanden und vom inländischen Verkehr in der Zukunft benötigt wird (§ 8 Abs. 2

Nr.2 MarkenG).

"Tel" ist die allgemein gebräuchliche Abkürzung u.a. für "Telephon" und "Telekommunikation". Das Kurzwort "Tel" ist vor allem durch seine Funktion zur Angabe von Telephonnummern vielfach im Alltagsleben verbreitet (Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl.; vgl. auch HABM R338/99-1, 9.12.99, "easy-

Tel" veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen, 2000). Der dem

Kurzwort "Tel" vorangestellte weitere Markenbestandteil "E-" kommt - wie die

Markenstelle bereits belegt hat - in vielen Wortverbindungen vor, in denen es

nicht nur für "elektronic" steht, sondern sehr häufig auch in Verbindung mit auf

elektronischem Wege durchgeführten Tätigkeiten oder mit Vorgängen, die das

Internet betreffen oder über Internet erfolgen, so etwa in den Begriffen

"E-Commerce, E-Banking, E-Money, E-Post, E-Müll, E-Business, E-Mail", aber

auch "E-Recruiting, E-Diplomatie" (vgl. z.B. auch http://194.64.225.24/WirtschaftsWoche/Wiwo_CDA/0,1702,304,00.html am 23.7.00). Hinzu kommt, daß

der Senat bei seiner Internet-Recherche vergleichbare Begriffsbildungen ermitteln konnte. So ist die Bezeichnung "e-Fax" eingeführt als "e-Mail to Fax

machines", also als E-Mail (elektronische, über das Internet versandte Post),

die die Funktion eines Fax erfüllt. Auch der Begriff "e-phone" wird im Internet

verwendet, wobei zwar auf einigen Websites - wie die Anmelderin vorträgt -

eine markenmäßige Verwendung nicht auszuschließen ist. Jedoch gibt es auch

zahlreiche Fundstellen dieses Begriffs, die eine markenmäßige Verwendung

nicht erkennen lassen und von denen die Anmelderin eine markenmäßige

Verwendung auch nicht behauptet, nämlich

"Index of e-phone"

(http://www.isf.co.jp/e-phone/),

"E-phone Calling Card"

(http://www.ephonecc.net/),

"Rocky Mountain

Internet:

e-phone"

(http://www.signup.rmi.net/ephone/), "PopSci.com : Electronics : Features : E-Phones Connect"

(http://new.popsci.com/electronics/features/email_p

...), "ePHONE Telecom"

(http://www.voipgate.com), und die, wie die Internet-Adressen zeigen, von

unterschiedlichen Anbietern stammen. Es liegt für den Verkehr deshalb nahe,

die angemeldete Marke

"E-Tel" als

"elektronisches, über

Internet

funktionierendes Telephon bzw. Telephonieren" oder als "Internet-Telephon"

und damit als Synonym für "e-phone" oder jedenfalls als eine andere

Bezeichnung für den existierenden Begriff "Internet-Telephonie" zu verstehen.

Auch solche Wortneubildungen, die Sachverhalte beschreiben, für die es

bereits Bezeichnungen gibt, können freihaltungsbedürftig sein (BGH GRUR

1970, 416, 418 "Turpo").

Die o. g. Bedeutung drängt sich besonders in Verbindung mit den meisten der

beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Bei diesen handelt sich um

Geräte und hauptsächlich um Dienstleistungen, die mit der Übermittlung von

Daten auf elektronischem Wege und über das Internet (die in der Regel über

das Telephonnetz erfolgt) in engem sachlichen Zusammenhang stehen können

und für die die Marke als unmittelbar beschreibende Angabe geeignet ist. Vor

allem ist in diesem Zusammenhang an die von Mobilfunkunternehmen immer

stärker angebotenen und beworbenen Telephonendgeräte und Zusatzgeräte

sowie die entsprechenden Dienstleistungen (Mehrwertdienste des Telekommunikationsbereichs) zu denken, die es etwa ermöglichen, "mit dem WAP-

Handy zu bezahlen" (vgl. Internetsite http://www.wapweb.de/main/news.htm),

d.h. das Handy, sofern es die entsprechende technische Ausstattung hat, und

die Mobilfunkverbindung sowohl im elektronischen Zahlungsverkehr als auch

für das Telephonieren zu verwenden und außerdem Informationen - etwa über

Aktienkurse, Nachrichten oder E-Mails - über das Handy zu erhalten sowie

Kauforders, Bestellungen, Reservierungen usw. zu tätigen. Schon lange ist es

üblich, daß Telephon- und Internetdienstleister elektronische Mailboxen auf ihrem Server zur Verfügung stellen, Nachrichten bereitstellen, Anrufe weiterschalten etc. Im übrigen werden die Grenzen zwischen Computern und Telekommunikationsgeräten sowie den Angeboten der Telephon- und der Internetanbieter nicht zuletzt durch das WAP-Handy und ähnliche mobile multifunktionale elektronische Datenverarbeitungs- und Kommunikationsmittel (Notebook

als "mobiles Büro", das über Mobiltelephon und Internet Daten austauschen

kann) und die Möglichkeit der Internet-Telephonie immer fließender. Auch die

Anmelderin scheint letztlich ein rein beschreibendes Verständnis der angemeldeten Marke nicht auszuschließen, wenn sie im Beschwerdeschriftsatz ausführt, bei der angemeldeten Marke ergebe sich kein deutlicher Begriffsunterschied zu der Bedeutung der Komponenten in Alleinstellung.

Indessen liegen solche konkret beschreibenden Zusammenhänge für einige

Waren wie das Zubehör von Teilnehmerendgeräten oder Dienstleistungen wie

"Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen" sowie

"Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Erzeugnissen der Elektrotechnik"

weniger nahe, so daß insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis zweifelhaft

ist. Dies kann hier jedoch dahingestellt bleiben.

2. Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls für sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und

Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr

- etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets

nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt

ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU";

WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Dies ist hier der Fall. Wie oben ausgeführt

eignet sich die angemeldete Wortkombination als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der angemeldeten Waren und der meisten Dienstleistungen. Die angemeldete Marke nimmt damit auf eine konkrete vorteilhafte

Eigenschaft aller zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und wirkt

wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für

sämtliche dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Dies gilt auch

für die Waren und Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein

enger sachlicher Bezug besteht. So ist das Zubehör zu Telekommunikationsgeräten regelmäßig an diese angepaßt und speziell für die Geräte eines bestimmten Typs bestimmt und geeignet. Auch sind "Installation und Montage von

Funk- und Fernmeldeeinrichtungen" sowie "Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Erzeugnissen der Elektrotechnik" auf die entsprechenden Geräte

und Einrichtungen abgestimmt und erfordern je nach Anwendungsbereich

spezielle Kenntnisse und eine spezielle betriebliche Ausrichtung.

3. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den

Binnenmarkt. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als bei den zitierten Entscheidungen - um eine für die entscheidungserheblichen Waren und

Dienstleistungen klare, unmißverständliche Sachangabe, die keine noch so geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken sind auch nach Auffassung

des Bundesgerichtshofs und des HABM schutzunfähig, wie etwa auch die Gemeinschaftsmarkenanmeldung "easyTel" (vgl. HABM R338/99 -1, 9.12.99, veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen, 2000). Überdies ist die

Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand Entscheidungen über Drittzeichen,

sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl. zur ähnlichen Problematik von

Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BlPMZ 1998, 248

"Today").

4. In Bezug auf die Dienstleistungen "Hoch- Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken" kann der Senat an der angemeldeten Wortmarke weder

ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen, noch fehlt ihr

insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die

Marke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden

Hinweis auf eine hinreichend eng mit den Waren zusammenhängende Eigenschaft dar. Zwar werden für Telekommunikationseinrichtungen u.a. auch Baumaßnahmen durchgeführt. Auch kann wegen Beschädigungen bei der Anbringung von Telekommunikationseinrichtungen die Reparatur von Gebäuden

erforderlich werden. Der Senat konnte jedoch nicht feststellen, daß diese

Dienstleistungen speziellen Erfordernissen genügen und besondere Eigenschaften aufweisen müssen, die sie von für andere Zwecke verwendeten

Dienstleistungen grundsätzlich unterscheiden und für die eine Beschreibung mit

"E-Tel" denkbar ist. Die angemeldete Wortkombination weist darum insoweit nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften unmittelbar hin und wird auch

nicht als reine Sachangabe verstanden werden.

Meinhardt

Baumgärtner

Guth

Cl