BPatG Beschluss vom 15.11.2000 – 28 W (pat) 236/00

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 236/00

_______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die IR-Marke 699 862/31 Wz

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 15. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Stoppel sowie der Richterin Grabrucker und des Richters Kunze 10.99

beschlossen:

1. Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes

- Markenstelle für Klasse 31 R - vom 19. April 2000 wird aufgehoben und das Verfahren an die Markenstelle zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Schutzerstreckung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt die Marke

VOGUE

eingetragen für die Waren

"Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier roses et rosiers, et leur matériel de multiplication, à savoir plants, notamment

in vitro, boutures, greffons, écussons, bulbes, graines (semences);

semis; arbres et arbustes; couronnes en

fleurs naturelles;

compositions florales; plantes et fleurs séchées pour la décoration;

tous ces produits à l'exception de toute variété d'orge, de lys, de

choufleur, de laitue, de melon, de gerbera, de cerisier, de pêcher".

Mit Beanstandungsschreiben vom 25. Oktober 1999 hat die Markenstelle dem Inlandsvertreter der IR-Markeninhaberin die Gründe für die voraussichtliche Ablehnung der Schutzerstreckung der Marke wegen ihres beschreibenden Begriffsgehalts sowie mangelnder Unterscheidungskraft unter Bezugnahme auf § 8 Abs 2

Nr 2 und Nr 1 MarkenG, Artikel 6 quinquies B PVÜ mitgeteilt sowie eine Frist von

drei Monaten zur Äußerung ab Zustellung des Bescheides gesetzt.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2000, eingegangen am selben Tag beim DPMA, äußerte sich der Inlandsvertreter der IR-Markeninhaberin zu den Beanstandungen.

Angeheftet an diesen Schriftsatz befindet sich bei den Akten ein Notizzettel, datiert

vom 6. April 2000, aus dem ersichtlich ist, daß der Schriftsatz an den die Akte

führenden Prüfer weitergeleitet wurde.

Mit Beschluß vom 19. April 2000, unterschrieben vom Prüfer am 22. Mai 2000,

wurde die Schutzerstreckung verweigert unter Verweis auf die im Bescheid vom

25. Oktober 1999 angegebenen Gründe und folgendem Zusatz: "Da die mit Bescheid vom 25. Oktober 1999 gesetzte Frist zur Äußerung ergebnislos verstrichen

ist und zudem keine Hinweise vorliegen, daß noch eine schriftliche Äußerung in

der Sache erfolgen wird, ist der international registrierten Marke VOGUE gemäß

§§ 113, 37, 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG in Verbindung mit Artikel 5 Abs 1

Satz 2 MMA, Artikel 6 quinquies B PVÜ der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern".

Zur Postabfertigungsstelle gelangte der Beschluß laut Vermerk des DPMA am

25. Mai 2000, und wurde abgesandt am 29. Mai 2000 laut Empfangsbekenntnis

über die Zustellung gemäß § 5 Abs 2 VwZG, aus der sich auch der Eingang beim

Inlandsvertreter der IR-Markeninhaberin am 29. Mai 2000 ergibt.

In der Akte befindet sich mit Datum ebenfalls vom 29. Mai 2000, ein Vermerk des

Prüfers, der den Beschluß unterzeichnet hat, aus dem sich ergibt, daß ihm der

Schriftsatz des Inlandsvertreters der IR-Markeninhaberin vom 30. März 2000 erst

am 29. Mai 2000 vorgelegt worden sei.

Gegen den Beschluß der Markenstelle wendet sich die IR-Markeninhaberin mit

der Beschwerde, der das DPMA nicht abgeholfen hat.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

Die Sache an das DPMA zurückzuverweisen sowie Rückzahlung

der Beschwerdegebühr.

hilfsweise: den Beschluß aufzuheben und festzustellen, daß die

Marke schutzfähig sei.

Sie trägt vor, ihre Eingabe vom 30. März 2000 sei offenbar nicht zur Akte gelangt

und bei der Beschlußfassung nicht berücksichtigt worden. Die Notwendigkeit,

Beschwerde einzulegen, habe sich aus dem Verlust der Eingabe ergeben und sei

nicht von ihr zu vertreten. Daher sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt. Im übrigen verweist sie zur materiellen Rechtslage auf den der Beschwerdeschrift nochmals beigefügten Schriftsatz vom 30. März 2000. Da

"VOGUE" als Herkunftshinweis für eine Modezeitschrift eingetragen sei, könne

diesem Wort nicht die Eigenschaft, für die in Anspruch genommenen Waren herkunftshinweisend zu wirken, abgesprochen werden. Die Prüfungsstelle habe in ihrer zurückweisenden Begründung lediglich angegeben, daß das französische Wort

VOGUE im Deutschen "Beliebtheit, Ansehen" bedeute und damit eine werbemäßige, für die mit der Marke beanspruchten Waren beschreibende Angabe

des Inhalts sei, daß sich die beanspruchten Waren besonderer Beliebtheit erfreuten. Dies habe sie jedoch nicht im geringsten belegt, sondern nur in einem

Satz behauptet. So lange "VOGUE" aber nicht nachgewiesenermaßen in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden habe, könne dieses

Verständnis nicht beim Publikum unterstellt werden. Es werde auch nicht der

Ausdruck "en vogue" beantragt, sondern vielmehr nur das Substantiv "VOGUE".

II.

Die Beschwerde ist zulässig gem § 66 Abs 2 und 5 MarkenG und auch begründet.

Das Verfahren ist unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

1. Nach § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das

Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen

Mangel leidet. Dies ist hier der Fall.

1. 1. Der vor Beschlußfassung vom 19. April 2000 am 30. März 2000 eingegangene Schriftsatz der schutzsuchenden IR-Markeninhaberin war nicht in die Entscheidungsfindung bei Erlaß des Beschlusses oder spätestens bei der Entscheidung über die Abhilfe miteinbezogen worden. Darin liegt eine Verletzung des

Grundsatzes des rechtlichen Gehörs, der als grundrechtsgleiches Recht und als

objektiv-rechtliches Prinzip eine Ausprägung des Rechtstaatsgrundsatzes ist

(Jarass/Pieroth, Komm GG, 5. Aufl. 2000; Art. 103 Rdn. 1) und für das Verfahren

beim DPMA in der Vorschrift des § 59 Abs 2 MarkenG seinen Niederschlag gefunden hat. Demgemäß wird im Verfahren der Prüfung der absoluten Schutzhinderungsgründe beim DPMA vor Erlaß einer Schutzrechte versagenden Entscheidung als Anhörungsverfahren das sogenannte Beanstandungsschreiben dem

Anmelder oder Schutzsuchenden zugestellt. Allerdings ist der Schutzsuchende

nicht gezwungen sich zu äußern. Das DPMA hat lediglich vor seiner Entscheidung

eine angemessene Zeit abzuwarten und, falls eine Äußerung abgegeben wird,

diese zur Kenntnis zu nehmen. Diese Äußerungsfrist ist jedoch keine Ausschlußfrist (Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 59 Rdn 23; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, § 59 Rdn 7). Ausgehend davon und dem Umstand, daß das

Schutzerstreckungsverfahren beim DPMA vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht ist (§ 59 Abs 1 MarkenG), ist eine nach Ablauf der gesetzten Frist, aber

vor Erlaß der Entscheidung durch das DPMA eingegangene Äußerung demnach

bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Für das DPMA gelten insoweit

keine anderen Grundsätze als sie der BGH für das gerichtliche Verfahren aufgestellt hat (BGH Mitt 1997, 95 - Ceco), denn die dort genannten verfahrensrechtlichen Grundsätze sind auch hier anzuwenden. Der BGH sah einen Verstoß gegen

den Grundsatz des rechtlichen Gehörs darin begründet, daß das Beschwerdegericht in einem schriftlichen Verfahren den Schriftsatz zur Beschwerdeerwiderung

wegen einer vom Gericht gesetzten, aber überschrittenen Frist nicht zur Kenntnis

genommen hatte, obschon der Beschluß des Gerichts sich noch im Geschäftsgang befand.

1.2. Eine vergleichbare Verfahrenssituation liegt hier vor. Der Schriftsatz war zwar

nach Ablauf der zur Äußerung gesetzten Frist beim DPMA eingegangen, aber es

verstrichen nach diesem Zeitpunkt noch 7 Wochen und 4 Tage bis zur Entscheidung und Übergabe des Beschlusses in den Postlauf, in der die inzwischen eingegangene Äußerung dem Prüfer nicht zur Kenntnis gelangte und daher nicht in

den Beschluß miteinbezogen werden konnte. Da grundsätzlich für die Gewährung

des Schutzrechtes das Deutsche Patent- und Markenamt als Behörde zuständig

ist, gehen alle rechtserheblichen Wirkungen im Zusammenhang mit der Markenerteilung vom jeweiligen Eingang des Schriftstückes oder der geforderten

Handlung beim DPMA als solchem aus und es wird nicht auf den Eingang beim

jeweils nach der Geschäftsverteilung zuständigen Prüfer abgestellt (BGH GRUR

1974, 210, 211; Thomas-Putzo, ZPO, 21. Aufl., § 329 Rdn 5). Ob der jeweils zuständige Prüfer Kenntnis erlangt, ist Sache der behördeninternen Organisation.

Diese hat sicherzustellen, daß schutzrechtsrelevante Vorgänge unverzüglich im

hausinternen Verteilungsprozeß dem intern nach der Geschäftsverteilung zuständigen Prüfer vorgelegt werden, um eine rechtsstaatliche Behandlung der Sache,

die - wie ausgeführt - das Anhörungsverfahren garantiert, zu gewährleisten. Dabei

ist davon auszugehen, daß innerhalb weniger Tage der behördeninterne Postlauf

zu bewerkstelligen ist. Negative Rechtsfolgen, die sich aus einem sogenannten

Irrläufer ergeben und von dem im vorliegenden Fall anhand der Aktenlage

auszugehen ist, können jedoch nicht zu Lasten des Schutzsuchenden gehen.

Insoweit folgt der Senat den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum

Risiko der Briefbeförderung fristwahrender Schriftsätze, wonach dieses nicht

einseitig auf den Bürger abgewälzt werden darf (BVerG Mitt. 2000, 73 und NJW

RR 2000, 726). In Fällen, wie dem Vorliegenden, liegt es nämlich allein in der

Einflußsphäre der Behörde, derartige Fehlerquellen, so sie im Organisatorischen

liegen, zu beseitigen, oder, wenn sie auf unvermeidbares menschliches Versagen

innerhalb der Behörde zurückzuführen sind, entsprechende Kontrollmaßnahmen

zu treffen. In beiden Fällen darf die Last dieses Versagens jedenfalls nicht dem

Schutzsuchenden aufgebürdet werden. Das bedeutet, daß zum einen der

entscheidende Prüfer vor Hinausgabe des Beschlusses in den Postlauf, zumal

wenn er wie hier, erst erhebliche Zeit nach Ablauf der gesetzten Äußerungsfrist

entschieden bzw über einen Monat nach Beschlußfassung erst unterschrieben

hat, sich erneut des Vorliegens eines nach Ablauf der gesetzten Äußerungsfrist

eingegangenen Schriftsatzes versichern muß. Im vorliegenden Verfahren hält der

Senat es für möglich, daß der Prüfer, dem die Äußerung der Schutzsuchenden

genau 7 Tage nach der Unterzeichnung des Beschlusses und 4 Tage nach

Abgabe des Beschlusses in die Postabfertigung des DPMA, nämlich am Tage der

Absendung, vorgelegt worden war, diese bei entsprechender Umsicht noch in

Erfahrung hätte bringen und demgemäß in die Entscheidung miteinbeziehen

können.

2. Zum anderen ist ein solcher Schriftsatz aber spätestens bei der Entscheidung

über die Abhilfe gem § 66 Abs 1 MarkenG zu berücksichtigen, was den Mangel an

rechtlichem Gehör bei Beschlußfassung heilen kann. Auch das ist hier nicht geschehen. Für den Senat liegt hierin ein weiterer Verfahrensfehler, nämlich die

mangelnde Beachtung des Amtsermittlungsprinzips nach § 59 Abs 1 MarkenG.

2.1 Ausweislich einer Aktennotiz vom 5. Juni 2000 sollte seitens der Markenstelle

auf den am 29. Mai 2000 gefundenen Äußerungsschriftsatz der IR-Markeninhaberin (vom 30. März 2000) nur im Falle einer weiteren Eingabe reagiert

werden. Aus dem Formblatt des DPMA zum Abhilfeverfahren ergibt sich jedoch

außer der angekreuzten Rubrik I 1 keinerlei Hinweis, aus dem geschlossen

werden könnte, daß

in der Abhilfeentscheidung der Äußerungsschriftsatz

miteinbezogen worden ist. Bei erneuter Überprüfung der Entscheidung, nunmehr

unter notwendiger Einbeziehung des Schriftsatzes, hätten nämlich von der Markenstelle tatsächliche Feststellungen getroffen werden müssen, zu denen sie aufgrund der Amtsermittlungspflicht gem § 59 Abs 1 MarkenG grundsätzlich von

Haus aus verpflichtet ist und die spätestens im Rahmen des Abhilfeverfahrens

vorzunehmen gewesen wären. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen, die der

Bundesgerichtshof an die notwendigen tatsächlichen Feststellungen bei der Prüfung eines Zeichens auf das Vorliegen von Schutzhindernissen nach § 8 Abs 2

Nr 1, 2 und 3 MarkenG (MarkenR 1999, 349 ff - YES, FOR YOU und ABSOLUT)

aufgestellt hat, obliegt es auch der Markenstelle, auf dem in Frage kommenden

Warenbereich etwa mittels entsprechender Prospekte, Werbematerial aller Art

oder Lexikaauszüge zu recherchieren, inwieweit der angenommene Sinngehalt

des Wortes in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu finden ist, dh ob das Wort VOGUE hier eine im Vordergrund stehende Sachangabe

oder ein sonst in Bezug auf die Waren allgemein gebräuchliches Wort der Werbe-

oder Allgemeinsprache ist (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Auch hinsichtlich der Annahme eines Freihaltebedürfnisses iS der "für den Warenverkehr wichtigen und für die umworbenen Abnehmer irgendwie bedeutsamen

Umstände mit Bezug auf die Waren beschreibenden Inhalt" fehlt jeder Beleg

(BGH, WRP 2000, 95 - FÜNFER). Solche Tatsachenfeststellungen können nicht

durch bloße Behauptungen, wie hier im Beanstandungsschreiben zum Inhaltsverständnis von VOGUE, auf die der Beschluß vom 22. Mai 2000 Bezug nimmt, ersetzt werden. Auf dieses Erfordernis (vgl Jarass/Pieroth, GG Komm, 5. Aufl,

Art 103 Rdn 28) hatte der IR-Markeninhabervertreter in seinem Äußerungsschriftsatz auch nachdrücklich hingewiesen.

2.2 Entsprechende Feststellungen wären auch noch im Zeitpunkt des Abhilfeverfahrens möglich und erforderlich gewesen. Dies folgt aus der der Behörde obliegenden Pflicht zur Sachbehandlung, und zwar solange, bis ihr diese aufgrund

des Devolutiveffekts, der erst mit der Weitergabe der Beschwerde nach einem

Abhilfeverfahren eintritt, verwehrt ist (Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 66

Rdn 63). Zu den sich im Rahmen dieser Feststellungen ergebenden Tatsachen ist

die IR-Markeninhaberin allerdings nochmals zu hören, da § 59 Abs 2 MarkenG

tatbestandlich nicht dadurch verbraucht ist, daß im ersten Beanstandungsschreiben der Rechtsgrund der Ablehnung genannt wurde.

3. Grundsätzlich führt die Beeinträchtigung des rechtlichen Gehörs jedoch nur

dann zur Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung, wenn der Fehler

hierfür kausal war, dh wenn nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Markenstelle ansonsten zu einer anderen, günstigeren Entscheidung gekommen wäre

(Jarass/Pieroth aaO Rdn 29). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Unterstellt,

die Markenstelle hätte den Äußerungsschriftsatz in ihre weiteren Überlegungen

bei der Abhilfeentscheidung miteinbezogen und daraufhin recherchiert, so hätte

sie - falls sie zum Gebrauch des beanspruchten Markenwortes in Deutschland für

die beanspruchten Waren keine Belege aufgefunden hätte - der IR-Marke Schutz

für Deutschland gewähren müssen. Den Akten ist jedoch weder zu entnehmen,

daß tatsächliche Feststellungen überhaupt getroffen worden sind, noch sind

irgendwelche Belege

in dieser Richtung

in den Akten zu

finden. Eine

nachvollziehbare Entscheidung über die Schutzfähigkeit der IR-Marke ist damit

seitens der Markenstelle im Grunde noch gar nicht vorgenommen worden. Es sind

somit zunächst einmal amtliche Ermittlungen erforderlich, um zu einer Sachentscheidung zu gelangen. Dabei hält der Senat es auf Grund einer ersten summarischen Einschätzung der Sachlage durchaus für möglich, daß sich vorliegend keine

Belege für eine Bejahung von Schutzhindernissen finden lassen. Die Markenstelle

wird deshalb im erneuten Verfahren das Vorbringen der Markeninhaberin unter

Einbeziehung der noch zu treffenden Feststellungen zu den tatsächlichen

Verhältnissen auf dem Warengebiet zu würdigen haben.

Da die Einlegung der Beschwerde durch die aufgezeigten Versäumnisse der Markenstelle verursacht war, war die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr veranlaßt

(§ 66 Abs 3, Abs 5 MarkenG).

Stoppel

Grabrucker

Kunze

Ja/prö