BPatG Beschluss vom 12.02.2001 – 10 W (pat) 37/99

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 37/99

_______________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend das Patent 36 20 152

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs 10.99

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 12. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die

Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß

des Deutschen Patentamts – Patentabteilung 27 – vom

1. Juli 1998 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patentamt ist am 14. Juni 1986 unter Inanspruchnahme der

Unionspriorität vom 25. Juni 1985 ein Patent mit der Bezeichnung

"Schaltungsanordnung für Offsetdruckmaschinen-Farbwerkverstellsystem"

angemeldet worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist der 3. März 1994. Das

Patent 36 20 152 umfaßt einen Haupt- und einen Unteranspruch. Patentanspruch 1 lautet:

"Schaltungsanordnung für ein Druckmaschinen-Farbwerkfernverstellsystem, enthaltend ein Farbdosiersystem, eine

Einstelleinrichtung für die Farbzonenschrauben des Farbdosiersystems, eine mit dem Farbdosiersystem verbundene

Speicher- und Ausgabeeinrichtung und eine der Speicher-

und Ausgabeeinrichtung vorgeschaltete Bilderfassungseinrichtung mit einem ersten und einem nachgeordneten zweiten Umrechnungssystem, wobei das erste Umrechnungssystem Bilderfassungswerte über die Flächendeckung maschinenspezifisch auf die Farbzonen umrechnet und das

zweite Umrechnungssystem anhand eines der in einer Speichereinrichtung gespeicherten und mittels einer Wahleinrichtung wählbaren Umrechnungsalgorithmen die Bilderfassungswerte in von Druckparametern abhängige Voreinstellwerte für die Farbzonenschrauben umrechnet, dadurch gekennzeichnet, daß eingangsseitig mit der Speicher- und

Ausgabeeinrichtung (6) und ein- sowie ausgangsseitig mit

dem zweiten Umrechungssystem (14) eine, den von der

Wahl- und Speichereinrichtung (8) vorgegebenen Umrechnungsalgorithmus anhand der Realwerte korrigierende Rückführungseinrichtung (7), einschließlich einem der Rückführungseinrichtung vorgeordneten und diese aktivierenden Zuschalter (13), verbunden ist."

Mit dem am 24. Mai 1994 erhobenen Einspruch beantragt die Einsprechende, das

Patent gemäß §§ 1 bis 5 PatG wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen.

Zur Begründung stützt sie sich auf die offenkundige Vorbenutzung eines Druckmaschinenvoreinstellsystems (MAVO), das der Schaltungsanordnung zur Farbwerkfernverstellung gemäß Anspruch 1 des angegriffenen Patents entspreche. Sie

habe am 12. April 1983 an die Firma B… AG in L… (S…)

unter der Werk-Nr. 4 080 005 eine Druckmaschine "Lithoman" mit einem MAVO-

CCD-System geliefert. Das Schema einer derartigen Schaltungsanordnung für

eine Druckmaschine mit Farbwerk werde in der Firmenschrift "MAVO-Theorie der

automatischen Kennlinien-Optimierung" gezeigt. Aus der weiterhin beigefügten

Druckschrift "Druckmaschinen-Technische Information Nr. 29, Seite 8, mittleres

Bild" ergebe sich, daß das Farbwerk ein Farbdosiersystem und eine

Einstellvorrichtung für die Farbzonenschrauben des Farbdosiersystems aufweise.

Zu der offenkundigen Vorbenutzung der Schaltungsanordnung sowie der

Vorveröffentlichung der Firmendruckschriften werde Beweis durch Vernehmung

von Herrn

T…, Hauptabteilungsleiter bei der Einsprechenden, als

Zeugen angeboten. Auch der Anspruch 2 enthalte nichts, was für das Vorliegen

erfinderischer Tätigkeit sprechen könnte.

Wegen der Einzelheiten des Vortrags der Einsprechenden zu den Merkmalen des

in der Firmendruckschrift "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" dargestellten Schemas und zu einer weiteren offenkundigen Vorbenutzung

wird auf die Einspruchsschrift und den am 1. Juni 1994 eingegangenen Schriftsatz

verwiesen.

Die Patentinhaberin hat demgegenüber ausgeführt, der Einspruch sei unzulässig,

weil er weder Angaben noch ein Beweisangebot darüber enthalte, daß eine Druckmaschine an die Firma B…

geliefert worden sei, wie die

in der ausgelieferten Maschine enthaltene

Schaltungsanordnung und/oder das System konzipiert sei und wie ein

unbeschränkter Kreis sachverständiger Personen von der Schaltungsanordnung

habe Kenntnis nehmen können. Auch zu der Vorveröffentlichung der

Firmendruckschriften fehle ein substantiierter Vortrag. Der nachgereichte Schriftsatz enthalte trotz des entsprechenden Hinweises der Patentabteilung weder ergänzende Angaben zu der behaupteten Vorbenutzung "Lithoman" noch Tatsachen, denen der Gegenstand und die Umstände der weiterhin geltend gemachten

Vorbenutzung "Rotoman" entnommen werden könnten.

Durch Beschluß vom 1. Juli 1998 hat die Patentabteilung 27 des Deutschen Patentamts den Einspruch als unzulässig verworfen, weil die Einsprechende den Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung in seinem merkmalsmäßigen Vergleich

zu der Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 des angegriffenen Patents nicht so

klar und nachvollziehbar dargestellt habe, daß die Patentinhaberin und die Patentabteilung daraus abschließende Folgerungen in bezug auf das Vorliegen oder

Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen könnten. Dem Vortrag der Einsprechenden sei zwar zu entnehmen, daß auch bei dem benutzten Gegenstand die

Farbvoreinstellwerte in einem ersten Datensatz bildlich erfaßt und dann beim Fortdruck der erste Datensatz durch Anpassung der Voreinstellwerte an die "Realwerte" optimiert werde. Die Rückführungseinrichtung (7), die einen wesentlichen

Bestandteil der patentgemäßen Schaltungsanordnung bilde, habe die Einsprechende jedoch nur in unzureichender mehrdeutiger Weise erläutert. Insbesondere

habe sie die zur patentgemäßen Rückführungseinrichtung gehörigen Leitungen

bei dem Gegenstand der angeblichen Vorbenutzung nicht identifizierbar beschrieben. Die Schaltungsanordnung sei auch der Darstellung "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" nicht im einzelnen nachvollziehbar zu entnehmen. Der Vortrag zu der behaupteten weiteren offenkundigen Vorbenutzung erschöpfe sich in der Darlegung von Teilaspekten und lasse daher keinen Vergleich

mit der patentgemäßen Lehre zu.

Mit der Beschwerde beantragt die Einsprechende, die Verwerfung des Einspruchs

als unzulässig aufzuheben. Eine Begründung der Beschwerde ist nicht erfolgt.

Das angegriffene Patent 36 20 152 ist am 18. Februar 1999 auf die

K… & B… Aktiengesellschaft umgeschrieben worden. Weder

die

frühere Patentinhaberin noch

ihre Rechtsnachfolgerin haben

im

Beschwerdeverfahren Anträge gestellt und sich zur Sache geäußert.

II.

Nachdem das angegriffene Patent im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die

K… & B… Aktiengesellschaft

umgeschrieben worden ist, ist diese gemäß § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG als weitere

Verfahrensbeteiligte zu führen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Einspruch gegen das Patent P 36 20 152 ist in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise

eingelegt worden. Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die

den Einspruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt

sind, daß der Patentinhaber und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen können

(BGH GRUR 1972, 592 "Sortiergerät"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364 "Epoxidationsverfahren"; 1993, 651 "Tetraploide Kamille").

Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende nachgekommen. Sie hat den von ihr in erster Linie geltend gemachten Widerrufsgrund

der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt und hierzu sowohl im einzelnen angegeben, wann

und unter welchen Umständen der Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, als auch die Merkmale des benutzten Gegenstandes in ihrem technischen Bezug zu den jeweiligen Merkmalen

des Patentgegenstandes nach Anspruch 1 nachvollziehbar dargelegt (vgl BGH

GRUR 1987, 513 "Streichgarn"; 1997, 740 "Tabakdose").

Nach ihrem Vortrag hat die Einsprechende am 12. April 983 und damit vor dem für

die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblichen Prioritätstag (26. Juni 1985) unter der Werk-Nr. 4 080 005 eine Druckmaschine "Lithoman" an die B… AG in L…

geliefert. Die

Druckmaschine soll mit einem MAVO-CCD-System ausgestattet gewesen sein,

das nach dem Vortrag der Einsprechenden

in seiner Funktion der

Schaltungsanordnung für ein Druckmaschinen-Farbwerkfernverstellsystem nach

Anspruch 1 des angegriffenen Patents entspricht und

in der als Anlage

eingereichten Firmenschrift "MAVO-Theorie der automatischen Kennlinien-Optimierung" schematisch dargestellt ist.

Die schematische Darstellung hat die Einsprechende mit den Bezugsziffern versehen, die den Merkmalen im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 zugeordnet

sind, und zur Erläuterung der Darstellung ausgeführt, daß eine Schaltungsanordnung für eine Druckmaschine mit einem Farbwerk gezeigt werde. Zu dem Farbwerk, das in der schematischen Darstellung rechts oben eingezeichnet ist, hat die

Einsprechende vorgetragen, daß es ein Farbdosiersystem und eine Einstelleinrichtung über die Farbzonenschrauben des Farbdosiersystems aufweise, wie aus

der als Anlage eingereichten Firmenschrift "Druckmaschinen Technische Information Nr. 29 Seite 8 mittleres Bild" hervorgehe. Die zitierte Firmenschrift trägt die

Überschrift "MAVO Farbvoreinstellung an M.A.N: -Roland–Rollenoffsetmaschinen"

und zeigt auf Seite 8 eine Farbdosiereinrichtung mit ihren Einzelelementen.

Die Einsprechende hat ferner ausgeführt, daß der Gegenstand der Vorbenutzung

eine Speicher- und Ausgabeeinrichtung (6) aufweise. Dieser entspreche in der

schematischen Darstellung die Magnetband-Cassette 6, der eingangsseitig eine

Bilderfassungseinrichtung (=Plattenscanner 9) vorgeordnet sei. Bei dem Vergleich

der schematischen Darstellung mit der patentgemäßen Zeichnung Figur 1 kann die

Erläuterung zu der Magnetband-Cassette 6 in Verbindung mit dem weiteren Vorbringen der Einsprechenden entgegen der Ansicht der Patentabteilung nicht als

mehrdeutig und unklar angesehen werden.

Wie die Einsprechende ausgeführt hat, erfüllt der in dem Schema symbolisch durch

Leitungsdrähte und Kontaktpads dargestellte Mikroprozessor des MAVO-CCD-Systems zugleich die Funktion des ersten Umrechnungssystems (16), des zweiten

Umrechnungssystems (14) und der Rückführungseinrichtung (7) gemäß Anspruch 1 des Patents. Fungiert der Mikroprozessor als erstes Umrechnungssystem (16), rechnet er die aus der Speicher- und Ausgabeeinrichtung (= Magnetband-Cassette 6) über die Einstellwertleitung 10 erhaltenen Voreinstellwerte in

Stellwerte für die Farbzonenschrauben um. Fungiert er als zweites Umrechnungssystem (14), errechnet er durch einen Vergleich der Voreinstellwerte mit den OK-

Werten des Druckbogens neue (optimierte), von dem Druckprozess abhängige Voreinstellwerte für die Farbzonenschrauben, die wiederum auf einer "Maschinenkassette mit neuer Kennlinie" gespeichert werden und als Vorlagen für spätere Druckprozesse dienen können. Die Maschinenkassette ist in dem Schema als die patentgemäße Wahl- und Speichereinrichtung (8) bezeichnet. Die Einsprechende hat dazu die Ansicht vertreten, daß durch die leitungsmäßige Verbindung der in dem

Schema mit "Optimierungsvorgang" gekennzeichneten Anordnung sowohl mit dem

Mikroprozessor (=zweites Umrechungssystem 14) als auch mit dem Leitstand das

bei jedem Regelprozeß selbstverständliche Merkmal einer Rückführungseinrichtung (7) im Sinne des Anspruchs 1 gegeben ist. Ob diese Darstellung zutrifft, bleibt

der Prüfung der Begründetheit des Einspruchs vorbehalten.

Auch mit dem – in der schematischen Darstellung des MAVO-CCD-Systems nicht

vorhandenen – Zuschalter (13) hat sich die Einsprechende auseinandergesetzt

und die Auffassung vertreten, dieses in der Beschreibung des Patents (Sp 3 Z. 54-

57) lediglich durch den Satz: "Mit dem Betätigen des Eingangsgliedes 13 der

Rückführungseinrichtung 7 wird eine Berechnung der neuen Rückführungswerte 15 für den Umrechnungsalgorithmus eingeleitet" charakterisierte Merkmal sei

eine Trivialität. Nach Ansicht der Einsprechenden kann im Hinblick auf diese Beschreibung davon ausgegangen werden, daß es sich bei dem Zuschalter (13) um

ein bei Datenverarbeitungssystemen übliches Bauteil handelt, über das der Fluß

von Datenmengen gesteuert wird und das selbstverständlich auch bei dem von

der Einsprechenden benutzten Maschinenvoreinstellsystem vorhanden ist. Die

Frage, ob diese – substantiiert vorgetragene – Behauptung der Einsprechenden

tatsächlich zutrifft, ist nicht im Rahmen der Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen,

sondern obliegt der Entscheidung über die Begründetheit.

Der Auffassung der Patentabteilung, die Einsprechende habe die zur patentgemäßen Rückführungseinrichtung (7) gehörigen Leitungen bei dem Gegenstand der

Benutzung nicht ausreichend identifiziert, vermag der Senat nicht zu folgen. Die

Verschaltung der einzelnen Bauteile des MAVO-CCD-Systems ist von der Einsprechenden in Einklang mit den in dem Schema dargestellten, durch Richtungspfeiler gekennzeichneten Leitungen beschrieben worden. Aufgrund des Mikroprozessors, der drei Funktionen in sich vereinigt, mag die Schaltungsanordnung des

MAVO-CCD-Systems im Aufbau zwar nicht in allen Punkten mit derjenigen nach

Anspruch 1 übereinstimmen. Dies stellt jedoch nicht die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage, denn die Einsprechende hat im einzelnen dargelegt, weshalb sie

der Ansicht ist, daß das MAVO-CCD-System die Lösung der patentgemäßen Aufgabe nahelegt. Ob dies ungeachtet vorhandener Unterschiede tatsächlich der Fall

ist und welchen Einfluß die Unterschiede gegebenenfalls auf die erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes haben, ist im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs zu beurteilen.

Auch die öffentliche Zugänglichkeit der als vorbenutzt beanspruchten Einrichtung

vor dem Prioritätstag ist schlüssig dargelegt worden. Die Einsprechende hat ausdrücklich vorgetragen, daß das von ihr beschriebene Maschinenvoreinstellsystem

seit 1983 offenkundig war. Darin liegt implizit die Aussage, daß die Druckmaschine "Lithoman", die mit dem MAVO-CCD-System ausgerüstet gewesen sein soll,

am 12. April 1983 ohne einen Geheimhaltungsvorbehalt an die B… AG in L…

geliefert

worden ist. Damit bestand die nicht entfernt liegende Möglichkeit, daß andere

Sachverständige im Bereich der Steuerungssysteme für Offset-Druckmaschinen

vor dem Prioritätstag durch Beobachtung und Untersuchung der Druckmaschine

"Lithoman" Kenntnis von dem vorbenutzten Gegenstand und dessen

Funktionsweise erlangen konnten (vgl BGH GRUR 1966, 484 "Pfennigabsatz";

1986, 372, 373 "Thrombozyten-Zählung; 1997, 892, 895 "Leiterplattennutzen").

Weitergehende Ausführungen über die Öffentlichkeit der Benutzungshandlung

waren entbehrlich, da die Benutzung in einer Lieferung an einen gewerblichen

Abnehmer besteht, der den Gegenstand selbst bestimmungsgemäß benutzt

(BPatGE 31, 174, 175 mwN). Dem steht nicht entgegen, daß die im vorbenutzten

Gegenstand verkörperte technische Lehre durch bloßen äußeren Augenschein

nicht zu erkennen sein mag, da die nicht zu fern liegende Möglichkeit besteht, daß

die fachkundigen Mitarbeiter der Käuferin eine die technische Lehre enthüllende

nähere Untersuchung des vorbenutzten Gegenstandes vornehmen (vgl Busse,

PatG, § 59 Rdn 56, 58 mwNachw). Für die Offenkundigkeit hat die Einsprechende

auch Beweis durch Vernehmung ihres Hauptabteilungsleiters als Zeugen angeboten.

Aufgrund der als ausreichend zu erachtenden Angaben zu der Vorbenutzung

"Lithoman" kann dahingestellt bleiben, ob die von der Einsprechenden – ohne Angabe eines Datums – behauptete Vorveröffentlichung der Firmenschriften substantiiert genug ist und ob sie den Gegenstand der weiterhin geltend gemachten

Vorbenutzung der Druckmaschine "Rotoman" im einzelnen so beschrieben hat,

daß das Patentamt und die Patentinhaberin feststellen können, ob insoweit einer

der Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 Satz 1 PatG iVm §§ 1 bis 5 PatG vorliegt.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Ko