BPatG Urteil vom 21.03.2001 – 2 Ni 42/99 (EU)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 21. März 2001 …

2 Ni 42/99 (EU)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent EP 0 556 898

(=DE 693 00 368)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 21. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Kurbel sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Phys.Dr. Greis, Dipl.-Ing. Bertl

und Dipl.-Ing. Schuster

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 0 556 898 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise

für nichtig erklärt, daß

1.) an Patentanspruch 1 folgender Zusatz angefügt wird: „Hinsichtlich des letzten Merkmals (beginnend mit „and that...“) geht

der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der

Fassung, in der sie ursprünglich beim Europäischen Patentamt

eingereicht worden ist, hinaus.“ 9.72

2.) die beiden letzten Sätze des Absatzes [0004] in der Beschreibung (Spalte 1 Zeilen 34 bis 37) gestrichen werden.

II. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ¾ und

die Beklagte ¼.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 6000.--, für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 18.000.-- vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u.a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 556 898 (Streitpatent), das am

10. Februar 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der niederländischen Patentanmeldung 9200283 vom 17. Februar 1992 angemeldet worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent, das beim

Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 693 00 368 geführt wird,

betrifft ein „Intrusion alarm system“ (Eindringalarmsystem). Das Patent umfaßt in

der Fassung, die es durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juli 1998 erhalten hat, 10 Patentansprüche, von

denen Patentanspruch 1 gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 in der englischen Fassung dadurch abgeändert wurde, daß der Satz angefügt wurde:

"and that electromagnetic radiation originating from the light source (20, 24) is

scattered by the entire window (1) itself as well".

Danach hat der geltende Patentanspruch 1 in der englischen Fassung folgenden

Wortlaut:

"1. An intrusion alarm system containing a passive sensor for detecting

an object intruding in an location to be monitored, a housing (3) including a window (1) for the passive sensor, a light source (20, 24) with at

least one source for emitting electromagnetic radiation, a light detector

(21, 27) for generating a signal containing a value for detected radiation

originating from the light source (20, 24), alarm means (28, 29, 30, 31)

coupled to the light detector (21, 27) for providing an alarm in case the

detected value exceeds a maximum level or underspends a minimum

level, and radiation reflection means which are radiated by electromagnetic radiation originating from the light source (20, 24) such that under

normal operating conditions the value detected by the light detector (21,

27) lies within the minimum and maximum level, characterized in that

the radiation reflection means are in the form of radiation scattering

means fixed to the housing (3) in the vicinity of the window (1), and that

electromagnetic radiation originating from the light source (20, 24) is

scattered by the entire window (1) itself as well."

In der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift lautet dieser Patentanspruch 1

wie folgt:

"1. Eindringalarmsystem mit einem passiven Sensor zum Detektieren

eines Objekts, das in ein zu überwachendes Gelände eindringt, einem

Gehäuse (3), das ein Fenster (1) für den passiven Sensor enthält, einer

Lichtquelle (20, 24) mit wenigstens einer Quelle zum Emittieren von

elektromagnetischer Strahlung, einem Lichtdetektor (21, 27) zum Erzeugen eines Signals, das einen Wert für von der Lichtquelle (20, 24)

herrührender, detektierter Strahlung enthält, Alarmeinrichtungen (28,

29, 30, 31), die mit dem Lichtdetektor (21, 27) zum Liefern eines Alarms

verbunden sind, wenn der detektierte Wert einen Maximalwert

überschreitet oder einen Minimalwert unterschreitet, und Strahlungsreflexionseinrichtungen, die mit von der Lichtquelle (20, 24) herrührender

elektromagnetischer Strahlung bestrahlt werden, so daß unter normalen

Betriebsbedingungen der von dem Lichtdetektor (21, 27) detektierte

Wert zwischen dem Minimal- und dem Maximalwert liegt, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsreflexionseinrichtungen in der Form

von Strahlungsstreueinrichtungen vorliegen, die an dem Gehäuse (3) in

der Nähe des Fensters (1) befestigt sind, und elektromagnetische

Strahlung, die von der Lichtquelle (20, 24) herrührt, durch das gesamte

Fenster (1) selbst ebenso gestreut wird."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift

(EP 0 556 898 B2) Bezug genommen.

Die Klägerin trägt vor, durch den geltenden Patentanspruch 1 weise der Gegenstand des Streitpatents gegenüber der ursprünglichen Offenbarung eine unzulässige Änderung auf, weil das Merkmal, wonach die von der Lichtquelle herrührende

Strahlung durch das gesamte Fenster selbst gestreut werde ("by the entire window

itself"), den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen sei. Hierdurch sei die

Funktion des Fensters, das dann, abweichend vom ursprünglich angemeldeten

Gegenstand, in seiner Gesamtheit von der Lichtquelle bestrahlt sein müsse, und

damit auch der Patentgegenstand insgesamt in unzulässiger Weise geändert

worden. Allein dieses fragliche Merkmal begründe aber gegenüber dem Stand der

Technik gemäß

K4: EP 0 289 621 A1

die Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstands, wie schon die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts festgestellt habe.

Darüber hinaus sei der Streitpatentgegenstand nicht neu; denn vor dem Prioritätsdatum des angegriffenen Patents sei ein Infrarot-Melder mit der Bezeichnung

"Super-Jolly" auf dem Markt gewesen, der alle Merkmale des geltenden Anspruchs 1 aufweise.

Zur Stützung ihres Vorbringens bietet die Klägerin Zeugenbeweis an und legt ein

Exemplar des "Super-Jolly" in der mündlichen Verhandlung vor. Sie verweist in

diesem Zusammenhang außerdem auf folgende Dokumente:

K6: EP 0 499 177 A1 ältere, nachveröffentlichte Anmeldung

K7: Prospekt "previs, SENSORE I.R. ANTI-MASK", Druckvermerk: 2-91

K8: 8 Ausgangsrechnungen aus dem Zeitraum 28.11.91 bis 24.01.92

über Lieferungen von "Super-Jolly"

K9: eidesstattliche Versicherung des Zeugen Tommaso Pagoto, mit

Übersetzung

K10: Detailzeichnungen zu "Super-Jolly" und K6

Außerdem macht die Klägerin fehlende erfinderische Tätigkeit geltend und verweist in diesem Zusammenhang zusätzlich (unter Fortschreibung der von der Klägerin eingeführten Numerierung) auf:

K11: EP 0 440 112 A2 und

K12: Zeichnungsblatt 4 - 425 944, "Fenster zu IR 210" der Cerberus AG,

Männedorf,

K13: EP 0 186 226 A1.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 556 898 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für

nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent in beschränktem Umfang, indem sie beantragt,

1. an Patentanspruch 1 folgenden Zusatz anzufügen: „Hinsichtlich

des letzten Merkmals (beginnend mit „and that...“) geht der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung, in der sie ursprünglich beim Europäischen Patentamt eingereicht worden ist, hinaus.“

2. die beiden letzten Sätze in der Beschreibung Spalte 1 Zeilen 34

bis 37 zu streichen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält den Patentanspruch 1 in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung für zulässig.

Sie verweist hierzu insbesondere auf die Aufgabenstellung, wonach jedwede Sabotagehandlung und vor allem auch Teilmaskierungs-Versuche des Fensters abgewehrt werden sollen, und bezieht sich diesbezüglich insbesondere auf Seite 2,

Absatz 3 bis Seite 4, Absatz 2 sowie auf Seite 8 der ursprünglichen Unterlagen.

Die Beklagte vertritt außerdem die Auffassung, der entgegengehaltene Stand der

Technik stelle die Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes nicht in Frage.

Was die behaupteten Vorbenutzungen anbelange, habe die Klägerin zudem keinen Nachweis erbracht, daß die fraglichen Gegenstände überhaupt verkauft und

von einem Kunden vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents empfangen worden

seien. Außerdem bestreitet die Beklagte unter Vorlage von Meßergebnissen, daß

bei "Super-Jolly" die Anspruchsmerkmale bezüglich des für die Referenzsignalbildung verantwortlichen Streulichtanteils erfüllt seien.

Die Klage, mit der die in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG, Artikel 138

Absatz 1 lit a und c EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2, Artikel 56 und Artikel 123

Abs 2 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe unzulässiger Erweiterung des Patentgegenstandes und mangelnder Patentfähigkeit geltend gemacht werden, führt

zur teilweisen – dem Hilfsantrag der Beklagten entsprechenden - Nichtigerklärung

des Patents.

I.

1. Das Streitpatent betrifft einen sog. Infrarot(IR-)melder mit einem passiven Sensor, der gegen Manipulationen und Sabotage gesichert sein soll und geht einleitend von einem Stand der Technik (K13: EP-A-0 186 226) aus, bei dem an der

dem Infrarotmelder gegenüberliegenden Ende einer Überwachungsstrecke ein

Spiegel zur Reflexion der vom Melder ausgesandten Strahlung eines aktiven IR-

Systems angebracht ist, während zur Absicherung des Fensters und zum Schutz

vor Sabotage im Nahbereich zusätzlich eine weitere Strahlungsquelle durch das

Fenster des Melders auf den passiven Sensor gerichtet ist. Dies wird als umständlich und justierunfreundlich angesehen. Deshalb soll mit der Erfindung ein

einfacher und kostengünstiger Infrarotmelder vorgestellt werden, der feindliche

Eingriffe und Sabotageakte effektiv erkennt (Streitpatentschrift Spalte 1 Zeilen 3

bis 27).

Der geltende Patentanspruch 1 weist hierzu aus:

1. Ein Eindringalarmsystem, welches umfaßt:

1.1. einen passiven Sensor zum Detektieren eines Objekts, das in

ein zu überwachendes Gelände eindringt,

1.2. ein Gehäuse,

1.2.1. das ein Fenster für den passiven Sensor enthält,

1.3. eine Lichtquelle mit wenigstens einer Quelle zum Emittieren

von elektro-magnetischer Strahlung,

1.4. einen Lichtdetektor zum Erzeugen eines Signals, das einen

Wert für von der Lichtquelle herrührender, detektierter

Strahlung enthält,

1.5. Alarmeinrichtungen,

1.5.1. die mit dem Lichtdetektor zum Liefern eines Alarms

verbunden sind, wenn der detektierte Wert einen Maximalwert

überschreitet oder einen Minimalwert unterschreitet,

1.6. und Strahlungsreflexionseinrichtungen, die mit von der

Lichtquelle herrührender elektromagnetischer Strahlung

bestrahlt werden,

1.6.1. so daß unter normalen Betriebsbedingungen der von

dem Lichtdetektor detektierte Wert zwischen dem Minimal- und

Maximalwert liegt.

1.7 Die Strahlungsreflexionseinrichtungen liegen in der Form von

Strahlungs-Streueinrichtungen vor,

1.7.1. die an dem Gehäuse in der Nähe des Fensters befestigt

sind,

1.7.2. und elektromagnetische Strahlung, die von der

Lichtquelle herrührt, wird durch das gesamte Fenster selbst

ebenso gestreut.

Der Fachmann, ein Elektronikingenieur mit Fachhochschulabschluß und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Elektrooptik, speziell in der Entwicklung

von Infrarotmeldern, der somit über entsprechende Kenntisse in Optik verfügt,

entnimmt dem Patentanspruch 1 die Kombination eines passiven mit einem aktiven Infrarotmelder. Das passive System, das Wärmequellen, bspw. die von einem

Objekt ausgehende Wärmestrahlung bei Wellenlängen im Bereich von 6 bis 50 µm

detektiert, könnte für sich alleine relativ einfach durch Abdecken des Melders oder

Abschirmen des Eindringlings unterlaufen werden. Dies wird durch das aktive

System verhindert, das die von einer im Melder befindlichen IR-Lichtquelle ausgesandte und von einem im Erfassungsbereich befindlichen Objekt remittierte

Strahlung im nahen Infrarot erfaßt (Merkmale 1.3 und 1.4).

Zur weiteren Absicherung, und um spezielle Angriffe im Nahbereich, bspw. durch

Besprayen des Eintrittsfensters abzuwehren, wird ein Teil des emittierten IR-Lichts

als Referenzlicht abgezweigt und dem Detektor des aktiven Systems direkt zugeleitet, der somit einen permanenten, relativ niedrigen Grundpegel registriert. Wird

dieser signifikant überschritten, erkennt das System, daß sich ein Objekt dem

Fenster nähert, fällt der Grundpegel unter einen vorgegebenen Wert ab, gibt das

System ebenfalls Alarm, weil entweder ein Defekt oder eine böswillige Manipulation vorliegt.

Das Referenzlicht für den Grundpegel wird gemäß den Merkmalen 1.7. und 1.7.1.

dadurch von der Quelle auf den Detektor geleitet, daß am Gehäuse in der Nähe

des Fensters des passiven Sensors Elemente vorgesehen sind, die das von der

Lichtquelle ausgehende Licht als Streulicht remittieren (im Ausführungsbeispiel

sind dies die als "Flügel" und mit "V" bezeichneten, über das Fenster hochgezogenen Seitenwände des Gehäuses), sowie außerdem dadurch, daß das gesamte

Fenster selbst ebenfalls von der IR-Lichtquelle ausgehendes Licht zurückstreut

(Merkmal 1.7.2). Hieraus ergibt sich ein justierunempfindlicher Aufbau, bei dem

zur Erzeugung des vorgenannten Referenzpegels Lichtquelle und Detektor keiner

besonderen gegenseitigen Ausrichtung und Justierung bedürfen (Streitpatentschrift Seite 2, Spalte 1, Zeilen 38 bis 45).

2. Die Merkmale 1. bis 1.7.1 des geltenden Patentanspruchs 1 sind — was nicht

streitig ist — sämtlich ursprünglich offenbart. Dies gilt jedoch nicht für das Merkmal

1.7.2., denn daß elektromagnetische Strahlung, die von der Lichtquelle herrührt,

"durch das gesamte Fenster selbst ebenso gestreut" wird, ist in den Anmeldeunterlagen weder wörtlich enthalten, noch erschließt es sich — wie die Beklagte

meint — für den Fachmann indirekt aus der ursprünglichen Offenbarung. Dieser

kann der Fachmann nämlich lediglich entnehmen, daß das Fenster des passiven

Sensors mit einer streuenden Struktur bedeckt ist, indem ausgeführt ist:

"The aforesaid window of the passive infrared sensor is possibly covered with a

(very) fine texture, in such a manner that infrared light from the photoemitter 24

that falls thereon is scattered in numerous directions. The advantage of this is that

a certain amount of background light is received by the detector of the active infrared sensor at all times, ....." (Seite 8 Zeilen 7 bis 13 der ursprünglichen Unterlagen).

Aus dieser speziellen Ausbildung eines Oberflächenreliefs, erschließt sich dem

Fachmann aber nicht, daß sich die angemeldete Erfindung hinsichtlich der beanspruchten Rückstreu-Eigenschaften auf das Fenster in seiner Gesamtheit beziehen soll. Denn unter dem Bezug auf die "Gesamtheit des Fensters selbst" wird der

Fachmann, der aufgrund seiner Qualifikation mit Streuscheiben vertraut sein muß,

einen Volumenstreuer verstehen, wie er vom Typ her von sog. Milchglasscheiben

bekannt ist. Daß dies auch streitpatentgemäß nicht anders gemeint ist, ergibt sich

im übrigen aus der ebenfalls im Einspruchsverfahren vorgenommenen, und

ebenfalls unzulässigen Einfügung

in der Beschreibung

(Streitpatentschrift

Spalte 1, Zeilen 34 bis 37), wonach das ganze Fenster selbst Streulicht erzeugen

soll, auch wenn es gar nicht mit einer Textur bedeckt ist, und wonach dieses

Fenster ggfs. sogar alleine die "Strahlungsreflexions-Einrichtungen" bilden kann,

ohne daß irgendwelche remittierenden Gehäuseteile zum Streulichtpegel beitragen. Auf eine solche Streuscheibe deutet aber in den Anmeldeunterlagen nichts

hin. Aufgrund der dort alleine ausgewiesenen Oberflächentextur muß der Fachmann vielmehr davon ausgehen, daß ggfs. ("possibly", vgl. Seite 8 Zeilen 7 bis 10

der ursprünglichen Unterlagen) bestimmte Bereiche der Fensteroberfläche, aber

nicht die Gesamtheit des Fensters zum erfindungsgemäßen Streulichtpegel beitragen können.

Ein anderes Verständnis der angemeldeten Erfindung ergibt sich auch nicht aus

der angegebenen Aufgabe, so weit wie möglich Sabotageakte zu unterbinden, die

bspw. darin bestehen können, daß "zumindest ein Teil der Apertur des passiven

Sensors mit Papier, Glas, Farbe ....abgedeckt" wird (Seite 2, Zeilen 33 bis 37 in

Verbindung mit Seite 3, Absatz 2 und Zeile 33 bis Seite 4, Zeile 4 der Anmeldeunterlagen). Der Fachmann wird vielmehr durch diese Passagen in seiner Auffassung bestärkt, daß es bei der Erfindung im Hinblick auf die beabsichtigte Streu-

Wirkung eben gerade nicht auf das ganze Fenster, sondern nur auf denjenigen

Teil ankommt, der die "Apertur", d.h. den Öffnungswinkel des passiven Detektors

abdeckt. Er wird das "gesamte Fenster" nicht mit der gen. "Apertur" gleichsetzen,

denn das Fenster muß zusätzlich die Funktion einer mechanischen Schutzabdeckung erfüllen, wobei besondere optische Anforderungen nur für denjenigen Teil

des Fensters zu stellen sind, der tatsächlich zugleich die Apertur des passiven

Sensors bildet.

Ebenso wenig ist die Figur 4 als Offenbarungsquelle für "gesamt" geeignet, denn

es ist aus ihr nicht zu ersehen, welche Teile tatsächlich "streuen" sollen, wobei

sich angesichts der schematischen Darstellung quantitative Aussagen von vorneherein verbieten. Figur 5, die den gleichen Sachverhalt in Hüllkurvendarstellung

darstellen soll, relativiert die Aussage der Figur 4 zusätzlich, denn sie weist Bereiche des Detektorfensters 18 aus, die keinen wesentlichen Beitrag zur

Rückstreuung liefern können, weil sie vom Öffnungswinkel der aktiven Lichtquelle

gar nicht erfaßt werden. In solchen Bereichen, die vergleichsweise nur minimal

bestrahlt werden und außerhalb der Apertur des passiven Systems liegen, muß

demnach das Fenster aus technischer Sicht keine besonderen Streueigenschaften

besitzen. Insoweit kann der Fachmann selbst in Verbindung mit der angegebenen

Aufgabe, wonach auch eine Teilmaskierung der Apertur verhindert werden soll,

nicht darauf schließen, bei der angemeldeten Erfindung gehe es zwingend darum,

die gesamte Oberfläche des Fensters als Streuer auszubilden; erst recht nicht

wird der Fachmann folgern, das Fenster müsse bspw. in der Art einer Milchglasscheibe "insgesamt" die in Rede stehenden Eigenschaften aufweisen.

Auch der Einwand der Beklagten, als besonderer Vorteil der streitpatentgemäßen

Anordnung sei ursprünglich angegeben, daß nicht nur die Apertur des passiven

Sensors, sondern auch deren Umgebung überwacht werde ("vicinity thereof";

"onto and around the aperture of the passive Sensor"; Seite 4, Abs. 2 und 4 der

ursprünglichen Unterlagen), kann nicht überzeugen. Wie sich schon aus dem Vorstehenden ergibt, bedeutet dies für den Fachmann lediglich, daß die Apertur des

passiven Sensors ausreichend abgesichert und insbesondere der Nahbereich vor

dem Fenster erfaßt sein müssen, ohne daß der Fachmann hieraus zwingend ableiten würde, das gesamte Fenster selbst müsse streuend ausgebildet sein.

Mit dem Merkmal 1.7.2., wonach elektromagnetische Strahlung, die von der Lichtquelle herrührt, "durch das gesamte Fenster selbst ebenso gestreut" wird, hat die

Patentinhaberin den Patentgegenstand somit gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung zwar eingeschränkt, dies aber mit einem Merkmal, das über den

Inhalt der Fassung hinausgeht, in der die Anmeldung ursprünglich eingereicht

worden ist.

3. Dies hat – in Fortführung der Entscheidung "Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige" des Senats (BPatGE 42,57 ) – zur Folge, daß das Streitpatent im Umfang der unzulässigen Erweiterung durch einen Disclaimer bzw. eine Änderung

der Beschreibung teilweise für nichtig zu erklären ist. Der Senat sieht weiterhin in

dieser Lösung den gerechtesten Ausgleich zwischen den einander gegenüberstehenden Interessen der Allgemeinheit auf größtmögliche Rechtssicherheit und des

Patentinhabers auf weitestgehenden Erhalt seines Schutzrechtes als Belohnung

für die auf ihn zurückzuführende Bereicherung der Technik. Die Disclaimer-Lösung bedingt einerseits keinen vollständigen Verlust des erweiterten Schutzrechts,

wie dies im europäischen Einspruchsverfahren durch die Große Beschwerdekammer des EPA entschieden worden ist (GRUR Int 1994, 842 ff), und führt andererseits auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs, vermeidet also

das Entstehen eines weiteren Nichtigkeitsgrundes, wie dies bei der teilweise für

zulässig erachteten Streichung des erweiternden Merkmals geschieht (vgl.

BPatGE 39, 34 ff; 39, 215 ff und Busse, PatG, 5. Aufl.,§ 38 Rdnr 42 ). Schließlich

wird dem Umstand Rechnung getragen, daß bei Bestehen einer unzulässigen Erweiterung das Gesetz eine zumindest teilweise Nichtigerklärung vorsieht (Art. 138

Abs 2 EPÜ iVm §§ 21 Abs 2, 22 Abs 2 PatG ).

Zur näheren Auseinandersetzung mit den anderen Lösungsvorschlägen in Rechtsprechung und Literatur wird auf die Ausführungen des Senats in der Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige-Entscheidung (aaO S. 62/66) Bezug genommen.

Soweit in der Entscheidung "Zeittelegramm" des Bundesgerichtshofs (GRUR

2001,140) unter Ziffer II B 2 f eine Befürwortung der bei Busse (a.a.O. Rn 42 zu

§ 38 a.E.) vertretenen Auffassung liegen könnte, einer Teilnichtigerklärung bedürfe

es bei einer "uneigentlichen Erweiterung" nicht, ist zu berücksichtigen, daß der

Bundesgerichtshof im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO einerseits eine nähere Begründung zu Voraussetzungen seiner Lösung und eine

Auseinandersetzung mit Gegenmeinungen nicht vorgenommen hat, andererseits

eine endgültige Sachaufklärung und damit Würdigung des fraglichen Merkmals

nicht erfolgen konnte (aaO Ziffer II B 2 e), während vorliegend der Patentgegenstand ohne Merkmal 1.7.2. nach Auffassung des Senats ein "Aliud" im Sinne von

Ziffer II B 2 d der Zeittelegramm -Entscheidung (aaO) darstellt (und dieses Merkmal auch vom Europäischen Patentamt als wesentlich für die Patentfähigkeit angesehen wurde). Daher kann nicht darauf verzichtet werden, dem Hilfsantrag der

Beklagten entsprechend die fehlende Offenbarung des Merkmals 1.7.2. in den

Ursprungsunterlagen durch Aufnahme eines Disclaimers in Patentanspruch 1 zu

kennzeichnen und entsprechend die Beschreibung anzupassen (bei ansonsten

bestehender Patentfähigkeit, Ziffer 4 unten).

4. Sowohl nach der vom Senat vertretenen Lösung als auch nach der Entscheidung "Zeittelegramm" ist bei geltend gemachter Patentunfähigkeit für den Fortbestand des Patents Voraussetzung, daß es ohne das den Patentgegenstand unzulässig erweiternde Merkmal patentfähig ist ( BPatGE 42,66,67 und BGH aaO

Ziffer II B 2 f ). Merkmal 1.7.2. bleibt somit nachfolgend bei der Beurteilung des

Patentgegenstandes hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit außer Betracht.

4.1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu. Im Stand der Technik ist kein

Eindringalarmsystem nachgewiesen, das die Merkmale 1 bis 1.7.1. der weiteren

Fassung des Patentanspruchs 1 aufweist. Dies gilt auch für die behauptete

Vorbenutzung „Super-Jolly“ bzw. für den hiermit weitgehend übereinstimmenden

Infrarotmelder gemäß der älteren Anmeldung K6 (EP 0 499 177 A1), die ihrerseits

gemäß Art. 54 Abs. 3 EPÜ ebenfalls als Stand der Technik bei der Überprüfung

der Neuheit in Betracht zu ziehen ist.

Gemäß dem vorgelegten Muster und in Übereinstimmung mit Druckschrift K6, Figur 1, der zugehörigen Beschreibung und der Detailzeichnungen K10 besitzt "Super-Jolly" einen passiven Sensor (107) der durch ein Fenster (106) abgedeckt ist.

Dieses wird durch eine IR-Lichtschranke (111) gesichert, deren Sender (103) außerhalb an der oberen Fenstereinfassung und deren Empfänger (109) innerhalb

des Fensters am Boden des Gehäuses (104) angebracht sind. Der Empfänger

(109) steht in direkter Sichtverbindung mit dem Sender (103) und meldet im Normalzustand einen bestimmten Ruhepegel an die Auswerteelektronik (Druckschrift

K6, Fig. 2). Beim Versuch den passiven Sensor abzudecken erhält der Empfänger

(109) der Lichtschranke zusätzlich Licht, das von der sich nähernden Abdeckung

reflektiert wird, umgekehrt sinkt bei einem Besprayen des Fensters der Ruhepegel

ab. Anhand zweier Schwellwerte in einem Schaltungsblock (9) der Auswerteelektronik (Fig. 2) werden solche Ereignisse detektiert, so daß ein entsprechender

Alarm ausgelöst werden kann.

Die Sicherung des Fensters erfolgt bei "Super-Jolly" somit durch eine das Fenster

durchsetzende Lichtschranke, wobei nach dem vorgelegten Muster dieses Fenster

zwar nach Art einer Milchglasscheibe getrübt ist und außerdem eine Fresnel-

Oberflächenstruktur zur Abbildung verschiedener Raumzonen auf den passiven

Sensor aufweist, soweit aber von ihr erzeugtes Streulicht auf den Empfänger gelangt, handelt es sich um reine Vorwärtsstreuung. Rückstreuende Elemente als

solche liegen allenfalls in Gestalt des das Fenster umgebenden Rahmenbereichs

vor. Diese Flächen sind im vorliegenden Muster und in Übereinstimmung mit den

Bildern in Druckschrift K7 (Prospekt "previs, SENSORE I.R. ANTI-MASK") nach

außen gerichtet und remittieren somit im wesentlichen vom Empfänger weg. Dies

erfüllt nicht die Bedingungen des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß den Merkmalen 1.6 iVm 1.6.1 und 1.7, wonach Strahlungsreflexionseinrichtungen in Form

von Strahlungsstreueinrichtungen vorliegen, die mit von der Lichtquelle herrührender elektromagnetischer Strahlung bestrahlt werden, so daß unter normalen

Betriebsbedingungen der von dem Lichtdetektor detektierte Wert zwischen dem

Minimal- und Maximalwert liegt. Zwar läßt sich grundsätzlich nicht vollständig vermeiden, daß auch beim IR-Melder "Super-Jolly" Streulicht von den Rahmenflächen des Fensters über Mehrfachreflexion wieder zurück gelangt und so mit entsprechender Schwächung auf den Empfänger trifft; es liegen dann jedoch Größenordnungen zwischen der Intensität des direkten Lichts der Lichtschranke und

solch zufällig remittierten Photonen, so daß hieraus zur Überzeugung des Senats

kein meßbarer Beitrag zum Ruhepegel entstehen kann.

4.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich hinsichtlich der Merkmale 1 bis 1.7. zudem nicht in naheliegender Weise aus dem geltend gemachten

Stand der Technik und beruht daher auch auf erfinderischer Tätigkeit.

In der Druckschrift K4 (EP 0 289 621 A1) ist anhand der Figuren 2 bis 4 ein Infrarotmelder beschrieben, der einen passiven Sensor (6) in einem Gehäuse (2) aufweist, das von einem Fenster (1) abgedeckt wird. Zum Schutz gegen Sabotageakte besitzt das bekannte Überwachungsgerät wie der Streitpatentgegenstand

zusätzlich ein außerhalb angeordnetes aktives System (7) mit IR-Lichtquellen (9a,

9b) und zugeordnetem Empfänger (10) zur Überwachung des Nahbereichs vor

dem Fenster. Das aktive System meldet ein sich näherndes Objekt aufgrund des

von diesem remittierten Lichts, und erkennt so auch einen Spray-Angriff, zugleich

meldet es ein evtl. Entfernen der Abdeckung (1), weil der Detektor des aktiven

Systems Licht erfaßt, das vom Rand (1a) der Abdeckung (1) remittiert wird

(Seite 8 Absatz 1 in Verbindung mit Fig. 5, Ziff. 9a, 9b, 10, 30, 31). Mit diesem

Licht wird jedoch kein Ruhepegel erzeugt, dessen Unterschreiten eine Alarmierung bewirkt, vielmehr bedeutet dies nur, daß — im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel der Druckschrift K4 nach Figur 1 mit innerhalb des Gehäuses

angeordnetem aktiven System — beim Entfernen der Abdeckung die Kante (1a)

der Abdeckhaube zwangsläufig in den Sichtwinkel (D) des aktiven Systems gerät,

so daß diese Kante dann wie jedes andere, eindringende Objekt detektiert wird.

Folgerichtig besitzt die zugehörige Auswerteschaltung (Figur 5) lediglich eine Einheit (30) für eine einfache Pegelbestimmung, die entscheidet, ob das Detektorsignal sich signifikant über einen Rauschpegel erhebt, wobei im positiven Fall Alarm

ausgelöst wird (Seite 9, Zeilen 6 ff).

Der Streitpatentgegenstand unterscheidet sich somit vom Stand der Technik nach

Druckschrift K4 dadurch, daß gemäß den Merkmalen 1.5.1. bis 1.7.1. Alarm auch

bei Unterschreiten eines unteren Schwellwerts ausgegeben wird, der sich durch

das Streulicht bestimmt, das von in Fensternähe befindlichen "Strahlungsreflexionseinrichtungen" remittiert wird. Irgendwelche Hinweise, diese Maßnahmen zu

ergreifen, finden sich in Druckschrift K4 nicht. Nachdem die dort vorgeschlagene

Lösung den gestellten Sicherheitsanforderungen voll Rechnung trägt und Angriffe

aus dem Nahbereich einschließlich einem Besprayen des Fensters und einem

Abmontieren der Abdeckung vom System erkannt werden, ergibt sich aus der

Lehre der Druckschrift K4 heraus für den Fachmann kein Anlaß, von der dort vorgeschlagenen Lösung abzuweichen.

Ebenso wenig führt der übrige geltend gemachte Stand der Technik zum Gegenstand des Streitpatents.

Die Druckschrift K11 (EP 0 440 112 A2) und die Fertigungszeichnung K12 betreffen Filterscheiben, die IR-Licht mit Wellenlängen im Bereich von 4 µm bis 15 µm

durchlassen und kurzwelligere Strahlung abhalten. Dies wird dadurch erreicht, daß

Mikrokristallite, bspw. Partikel aus Zinksulfid oder Titandioxid

in eine

Kunstoffmatrix eingebettet werden (Spalte 4 Zeilen 26 bis 53). Derartige Filter erscheinen in der Masse weiß, weil die unerwünschte Strahlung in einem weiten

Wellenlängenbereich durch Streuung an den eingelagerten Partikeln remittiert

wird. Ihre Wirkung läßt sich verbessern, wenn man die Filterscheibe zusätzlich mit

einer Oberflächenrauhigkeit von etwa 1 µm versieht (K11: Spalte 4 Zeile 54 bis

Spalte 5 Zeile 1). Der Fachmann wird zwar solche Fenster zur Abdeckung des

passiven Sensors einschlägiger IR-Melder einsetzen (Spalte 5 Zeilen 6 bis 9), weil

diese Sensoren höchst empfindlich auf Temperaturänderungen ansprechen, und

deshalb Schutzabdeckungen erfordern, die einerseits vor Luftströmungen und

Konvektion schützen, andererseits aber die Meßstrahlung durchlassen und sonstige Strahlung fernhalten. Damit gelangt der Fachmann jedoch nicht zum Streitpatentgegenstand, weil er weder aus K11 noch aus K12 — wobei dahinstehen

kann, ob letztere der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich war — eine

Anregung empfängt, das remittierte Licht zur Erzeugung eines Ruhepegels zu

nutzen, dessen Unterschreiten zur Alarm-Auslösung führt.

Eine solche Anregung ergibt sich für den Fachmann auch nicht aus dem IR-Melder „Super-Jolly“, so daß es nicht mehr darauf ankommt, ob dieser — was die Beklagte bestreitet — zum vorveröffentlichten Stand der Technik zählt, denn eine

gezielte Ausnutzung des remittierten Streulichts zur Erzeugung des Ruhepegels

ist bei „Super-Jolly“ ebenso wenig gegeben. Vielmehr würde die Anwendung der

in ihm verwirklichten Lehre den Einsatz einer Lichtschranke mit direkter Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger durch das Fenster hindurch und

damit einen vom Streitpatentgegenstand abweichenden Lösungsweg bedeuten.

Auch die bereits

im Erteilungsverfahren herangezogene Druckschrift K13

(EP 0 186 226 A1) führt hier nicht näher an das Streitpatent heran. Wie anhand

der Figur 1 beschrieben, handelt es sich um einen passiven IR-Melder (23, 16, 15)

zum Detektieren von Wärmestrahlung mit λ1 ≈ 5 µm der zur Sicherung gegen Sabotage mit einem aktiven System kombiniert ist, das aus einem Sender (12) für

kurzwellige IR-Strahlung mit λ2 ≈ 0.9 µm und einem Empfänger (13) besteht. Die

beiden letztgenannten bilden zusammen mit einem am gegenüberliegenden Ende

der Überwachungsstrecke angeordneten Spiegel (20), der ggfs auch durch eine

diffus reflektierende Wand ersetzt sein kann (Seite 10 Zeilen 4 bis 8), eine Reflexionslichtschranke, die bei Unterbrechung ein Signal erzeugt, das im Normalzustand innerhalb eines durch zwei Schwellwerte (V1, V2, Figur 2) gegebenen Pegel-

Bereichs liegen muß. Unmittelbar vor dem Fenster (11) im Bereich der Apertur des

passiven Detektors ist eine Lichtquelle (18) vorgesehen, die zur Sicherung gegen

Manipulationen im Nahbereich und zum Selbsttest des passiven Systems IR-Licht

mit Wellenlängen im Bereich von λ1 durch das Fenster auf den passiven Detektor

richtet. Im Ausführungsbeispiel nach Figur 4 ist die Lichtquelle (18) durch einen

Emitter (52) im Inneren ersetzt (Selbsttest), während die Absicherung der Apertur

des passiven Sensors dadurch erfolgt, daß die Lichtschranke des aktiven Systems

das Fenster im gleichen Bereich durchsetzt. Die Trennung der Strahlengänge des

aktiven und des passiven Systems erfolgt gemäß Druckschrift K13 anschließend

durch einen dichroitischen Strahlenteiler (50).

Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, müßte der Fachmann somit beim

aus K13 bekannten IR-Melder die Überwachung der Fernzone und ebenso die Sicherung des Fensters durch die diese durchsetzende Lichtschranke des aktiven

Systems aufgeben und statt dessen remittierende Elemente in unmittelbarer

Fensternähe am Gehäuse anbringen, deren rückgestreutes Licht zur Erzeugung

des Ruhepegels verwendet wird. Nachdem Druckschrift K13 aber gerade auf die

Überwachung eines größeren Raumes vor dem Melder abzielt (Seite 10 letzter

Absatz), besteht für ein solches Vorgehen keine Veranlassung.

Der Gedanke, als Schutz gegen Sabotage des Eintrittsfensters eines IR-Melders

ein aktives System vorzusehen, von dem ein Teil des ausgesandten IR-Lichts

unmittelbar durch Rückstreuung abgezweigt und zur Erzeugung des Ruhepegels

verwendet wird, hat im geltend gemachten Stand der Technik kein Vorbild und

erfordert ein nicht naheliegendes Abgehen von den zum Prioritätszeitpunkt bekannten Entwicklungen und beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit.

Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Ansprüche 2 bis 10 rechtsbeständig, die

besondere Ausgestaltungen des im Anspruch 1 ausgewiesenen Eindringalarmsystems betreffen.

III.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 82 Abs. 2 PatG iVm § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO, wobei

der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents durch den Umfang

der Nichtigerklärung mit einem Viertel veranschlagt hat.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1

PatG iVm § 709 S. 1 ZPO.

Kurbel

Gutermuth

Greis zugleich für den in den Ruhestand getretenen Vorsitzenden Richter Kurbel

Bertl

Schuster