Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 18.06.2001 – 10 W (pat) 62/00
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend das Patent 195 09 332
wegen Unzulässigkeit des Einspruchs
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter
Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss
der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2000 aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Beim Deutschen Patentamt ist am 15. März 1995 ein Patent mit der Bezeichnung
"Verankerungselement" angemeldet worden. Veröffentlichungstag der Erteilung ist
der 14. August 1996. Das Patent umfasst einen Hauptanspruch und elf Unteransprüche. Patentanspruch 1 lautet:
"Verankerungselement mit einer Knochenschraube, die ein
einen Gewindeabschnitt (2) und einen kugelsegmentförmigen Abschnitt besitzenden Kopf (3) aufweisendes Schraubenelement (1) und ein Aufnahmeteil (5) für die Aufnahme
des Kopfes (3) des Schraubenelementes und eines mit dem
Verankerungselement zu verbindenden Stabes (15) aufweist,
wobei das Aufnahmeteil (5) ein erstes Ende (6) und ein diesem gegenüber liegendes zweites Ende (7), eine das erste
und das zweite Ende schneidende Symmetrieachse (8), eine
zu der Symmetrieachse koaxiale Bohrung (9) zum Hindurchführen des Gewindeabschnittes (2) und einen in einem an
das erste Ende (6) angrenzenden ersten Bereich mit im
wesentlichen U-förmigen Querschnitt mit zwei freien, ein
Innengewinde (13) aufweisenden Schenkeln (11, 12) zur
Aufnahme des einzusetzenden Stabes (15) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (9) in einem an
das zweite Ende (7) angrenzenden zweiten Bereich (16)
gegen das zweite Ende (7) hin mit einem Kegelwinkel
konisch verjüngt ist und dass ein den Schraubenkopf (3) von
seiner dem Gewindeabschnitt (2) abgewandten Seite her
umfassendes Druckelement (20) vorgesehen ist, dessen
Außenfläche in einem den Schraubenkopf (3) seitlich umfassenden Bereich (24) gegen das zweite Ende (7) hin kegelig
ausgebildet ist, wobei der Kegelwinkel dem des zweiten
Bereiches (16) entspricht."
Gegen das Patent ist am 12. November 1996 Einspruch erhoben worden mit dem
Antrag, das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit gemäß § 21 PatG zu widerrufen.
Zur Begründung hat die Einsprechende ausgeführt, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei nicht erfinderisch, weil die vorgeschlagene Lösung der
Aufgabe, ein Verankerungselement zu schaffen, bei dem beim Justieren der
Stellung des Aufnahmeteiles relativ zu dem Stab die Blockierung zwischen dem
Kopf des Schraubenelementes und dem Aufnahmeteil erhalten bleibe, für den
Fachmann bereits durch die am 6. Januar 1994 veröffentlichte Druckschrift
WO 94/00066 (E2) in Verbindung mit der schon im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschrift DE 43 07 576 (E1) nahegelegt gewesen sei. Sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 seien aus E1 bekannt. Die die Erfindung kennzeichnenden Merkmale seien prinzipiell aus E2 bekannt, und zwar insbesondere aus der Figur 10, der Beschreibung Seite 11, letzter Abschnitt bis
Seite 12, erster Abschnitt, der Beschreibung Seite 16 und Anspruch 20. Insbesondere beschreibe E2 ein Verankerungselement, das die genau gleiche Aufgabe
löse wie die Patentschrift. Die Lösung werde anhand einiger konkreter Beispiele
und eines allgemeinen Prinzips, das am besten aus Figur 10 entnommen werden
könne, offenbart. Figur 10 zeige, wie eine Pedikelschraube mit Kugelkopf durch
Verkeilung zweier ineinander gleitender Kegelflächen (Elemente 11 und 2) gegenüber der Stabklemmvorrichtung (Element 3) in einer beliebig wählbaren Lage
fixierbar sei. Das angegriffene Patent offenbare eine konkrete Ausgestaltung dieses aus E2 bekannten allgemeinen Prinzips, wobei sämtliche funktionelle Merkmale der Ausführung gemäß Figur 10 der E2 in äquivalenter Weise vorhanden
seien. Aus der auf die Erfinder des angegriffenen Patents zurückgehenden Druckschrift WO 91/01115 (E3) sei zudem bereits ein Druckelement bekannt, welches
den kugelförmigen Kopf einer Pedikelschraube umfasse und somit Anspruch 1
des Streitpatents entspreche.
Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, der Einspruch sei nicht ausreichend
substantiiert und damit unzulässig.
Durch Beschluss vom 9. Juni 2000 hat die Patentabteilung 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen und zur Begründung ausgeführt, die Einsprechende habe keine für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes ausreichenden Tatsachen dargelegt. Sie habe hinsichtlich
der Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents lediglich pauschal auf das Bekanntsein aus der Druckschrift E1 verwiesen und auch
weder aufgezeigt, welche konkreten Merkmale in der Druckschrift E2 offenbart
seien, noch worin die Übereinstimmung mit dem Gegenstand des Patents gesehen werde. Die Einsprechende entnehme der Druckschrift E2 lediglich Merkmale
prinzipieller Art bzw ein allgemeines Prinzip sowie der Druckschrift E3 nur ein einzelnes Merkmal, ohne einen technischen Zusammenhang zwischen den in den
Druckschriften E2 und E3 offenbarten Merkmalen und den im Patentanspruch 1
angegebenen Merkmalen des Patentgegenstandes aufzuzeigen. Sie überlasse es
dem Patentamt und den Patentinhabern, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Damit erfülle das Vorbringen der Einsprechenden im Hinblick auf den
Stand der Technik nicht die Voraussetzungen für eine ausreichend substantiierte
Geltendmachung des Widerrufsgrundes gemäß § 21 Abs 1 Nr 1 PatG.
Mit der Beschwerde macht die Einsprechende geltend, sie habe auf die Patentschrift des angegriffenen Patents und die dort als Stand der Technik diskutierte
Druckschrift E1 Bezug genommen. Damit gehöre auch der in der Patentschrift
angegebene Sachvortrag zum Sachvortrag des Einspruchs. Wegen der erkennbaren Abgrenzung des Anspruchs 1 gegenüber der Druckschrift E1 sei der technische Zusammenhang offensichtlich. Zur Entgegenhaltung E2 seien in der Einspruchsschrift die relevanten Bezugsstellen angegeben. Die Patentabteilung habe
überhöhte Anforderungen an die Substantiierungslast gestellt und habe die Zulässigkeit des Einspruchs mit Erwägungen zur Begründetheit verneint.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 20. November 2000 Bezug genommen.
Die Einsprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Einspruchsverfahren fortzusetzen.
Die Patentinhaber beantragen,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie regen ferner die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
Sie sind der Ansicht, die Behauptung der Einsprechenden, die kennzeichnenden
Merkmale des Patentanspruchs 1 seien aus der Entgegenhaltung 2 "prinzipiell"
vorbekannt, sei nicht ausreichend dargelegt. Das allgemeine Prinzip werde nicht
erklärt, sondern es werde die Figur 10 der Entgegenhaltung E2 beschrieben. Die
Einsprechende setze sich nicht damit auseinander, welche Merkmale des Patentanspruchs 1 äquivalent oder direkt den in der Figur 10 der E2 gezeigten Merkmale
entsprächen. Auch fehle eine Auseinandersetzung mit einem Zusammenwirken
der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 und den Merkmalen des Oberbegriffs. Es fehle weiter ein vergleichender Hinweis bezüglich des
Merkmals "betreffend eine Bohrung in dem Aufnahmeteil, die in einem zweiten
Bereich gegen das zweite Ende konisch verjüngt sei". Ein derartiges Aufnahmeteil
mit konisch verjüngter Bohrung sei aus der Entgegenhaltung E2, Figur 10, nicht
bekannt. Die Einspruchsbegründung lasse auch Ausführungen zur Ausbildung des
Druckelements und insgesamt zum funktionellen Zusammenwirken der einzelnen
Bauelemente vermissen. Dieses Zusammenwirken sei aber ein wesentlicher
Gegenstand des angegriffenen Patents. Die Einsprechende habe die grundlegenden Unterschiede in den Funktionsweisen beider Gegenstände verkannt. Sie habe
sich nicht mit der patentierten Erfindung, sondern lediglich mit einem Teil der
Lehre, nämlich irgendeinem Verklemmen, beschäftigt.
II.
Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Einspruch gegen die Erteilung des
Patents 195 09 332 ist in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden
Weise begründet worden und damit zulässig.
Nach § 59 Abs 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Diese Voraussetzung ist nur dann erfüllt, wenn die für die Beurteilung des behaupteten
Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände so vollständig dargelegt sind, dass der
Patentinhaber und das Patentamt in den Stand gesetzt werden, allein anhand der
mitgeteilten Umstände zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist
(BGH GRUR 1972, 592 "Sortiergerät"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364 "Epoxidation").
Diese Anforderungen an die Begründungspflicht hat die Einsprechende erfüllt. Sie
hat sowohl zum Oberbegriff des angegriffenen Patentanspruchs 1 als auch zu
dessen kennzeichnenden Merkmalen innerhalb der Einspruchsfrist unter Bezugnahme auf die Entgegenhaltungen E1 bis E3 in ausreichendem Umfang Umstände vorgetragen, die eine Sachprüfung durch das Patentamt ermöglichen.
1. Zu den Merkmalen des Oberbegriffs in Patentanspruch 1 hat sie in der Einspruchsschrift auf Seite 3, 3. Absatz ausgeführt, "nach den Angaben der Patentschrift (Spalte 1, Zeilen 5-7)" sei "die gattungsgemäße Vorrichtung aus der Entgegenhaltung 1 bekannt". Auf Seite 4 der Einspruchsschrift trägt die Einsprechende
vor, dass "sämtliche Merkmale a) bis h3) des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1
bereits aus der genannten Entgegenhaltung 1 bekannt" seien.
Die pauschale Bezugnahme auf einen Stand der Technik, der in dem angegriffenen Patent als gattungsbildend beschrieben ist, ist jedenfalls dann als ausreichend substantiiert zu erachten, wenn es sich - wie bei der Entgegenhaltung
DE 43 07 576 C 1 (E1) - um eine Druckschrift handelt, die eine frühere Erfindung
eines der Inhaber des angegriffenen Patents betrifft und bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen des angegriffenen Patents als – einziger – Ausgangspunkt für die Darstellung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems
genannt ist. Damit ist der Inhalt der in Bezug genommenen Druckschrift als
Gegenstand des der Patenterteilung vorangehenden Prüfungsverfahrens sowohl
dem Patentinhaber als auch dem Patentamt bekannt. Vorliegend kommt hinzu,
dass sich die gattungsbildenden Merkmale des Gegenstandes des angegriffenen
Patents für den Fachmann auf den ersten Blick aus den Zeichnungen und auch
aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 der Druckschrift E1 ergeben. Es wäre unter
diesen Umständen unnötiger Formalismus, von der Einsprechenden eine nach
den einzelnen Merkmalen aufgeschlüsselte Auseinandersetzung mit dem Oberbegriff des patentgemäßen Anspruchs 1 zu verlangen. Dem steht die von den
Patentinhabern angeführte Entscheidung des 11. Senats vom 18. September 1995 (Mitt 1996, 209) nicht entgegen, denn ihr lag kein mit dem vorliegenden
speziellen Sachverhalt vergleichbarer Fall zugrunde.
2. Auch bei ihrem Vortrag zu den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 hat sich die Einsprechende nach Ansicht des Senats nicht darauf
beschränkt, nur einzelne Aspekte der unter Schutz gestellten Lehre herauszugreifen, ohne den Zusammenhang der erfindungswesentlichen Merkmale in ihrer
Gesamtheit nachprüfbar darzustellen, wie es nach ständiger Rechtsprechung
gefordert wird (vgl BGH GRUR 1988, 364 "Epoxidation"; BlPMZ 1988, 289 "Meßdatenregistrierung"; BPatG BlPMZ 1997, 405). Die Einsprechende hat anhand der
WO 94/0006 (E2) im einzelnen unter Bezugnahme auf konkrete Fundstellen dieser Druckschrift dargelegt, dass der Gegenstand des angegriffenen Patents nach
ihrer Ansicht durch die dort beschriebene und dargestellte osteosynthetische Fixationsvorrichtung nahegelegt sei. Sie hat auf die Figur 10 der E2 und die Erläuterung dieser Figur auf Seite 16 verwiesen, in der ausgeführt ist, dass eine Fixationsvorrichtung gezeigt wird, bei welcher der konische Kopfteil des als Knochenschraube ausgebildeten Fixationselements nicht fest mit dem Verankerungsteil
verbunden, sondern als separater Hohlkegel ausgebildet ist, welcher auf den
kreiszylindrischen Abschnitt des Zugelements aufgeschoben werden kann. Die
Einsprechende hat ferner genau angegeben, wo in der Druckschrift E2 der Verklemmmechanismus der in Figur 10 gezeigten Fixationsvorrichtung im einzelnen
beschrieben ist (Beschreibung S 11 letzter Abschnitt bis Seite 12 erster Abschnitt).
Dieser Textstelle kann der Fachmann die Offenbarung einer konischen Bohrung
zur Aufnahme des mit einem konischen Kopfteil versehenen Fixationselements
und die gegenseitige Verklemmung von Fixations- und Klemmelement längs ihrer
konischen Flächen entnehmen.
Die Einsprechende hat zu der Druckschrift E2 ferner vorgetragen, dass aus dieser
- am deutlichsten aus der Figur 10 - das allgemeine Prinzip hervorgehe, das
genau der Lösung der patentgemäßen Aufgabe zugrunde liege. Das Prinzip hat
die Einsprechende zusätzlich mit eigenen Worten dahingehend erläutert, dass aus
Figur 10 eine Pedikelschraube mit Kugelkopf ersichtlich sei, die durch Verkeilung
zweier ineinandergleitender Kegelflächen (11 und 2) gegenüber der Stabklemmvorrichtung (3) in einer beliebig wählbaren Lage fixierbar sei. Damit hat die Einsprechende nicht nur auf ein "allgemeines Prinzip" verwiesen, sondern eine Fixationsvorrichtung mit allen zugehörigen funktionalen Merkmalen dargestellt.
Es ist zwar richtig, dass in dem Einspruchsvortrag die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents nicht einzeln mit ihren
Bezugsziffern den Merkmalen der Fixationsvorrichtung der Figur 10 einschließlich
ihres Klemmmechanismus gegenübergestellt sind. Die bloße Bezugnahme auf
eine Zeichnung iVm mit der zugehörigen Beschreibung kann jedoch ausnahmsweise genügen, wenn das Patentamt und der Patentinhaber dadurch in die Lage
versetzt werden, die einzelnen Bauteile der dargestellten Vorrichtung ohne weiteres zu erfassen und anhand der Ausführungen im Einspruchsvortrag zu erkennen,
welchem Merkmal des Patentgegenstandes sie nach Ansicht der Einsprechenden
funktional entsprechen sollen. Diese Voraussetzung sieht der Senat hier als
- gerade noch - erfüllt an, weil es sich um Vorrichtungen handelt, deren Bauteile in
ihrer jeweiligen Funktion für den Fachmann anhand der Zeichnungen überschaubar sind. Ob die Behauptung der Einsprechenden zutrifft, bei dem patentgemäßen
Gegenstand seien die funktionellen Merkmale des Gegenstandes der Figur in
gleichwirkender Weise vorhanden und ob der Fachmann tatsächlich ohne erfinderisches Zutun von der Fixationsvorrichtung gemäß der E2 mit ihrer durch Zug
bewirkten Blockierung (vgl Beschreibung Seite 11/12) auf den patentgemäßen
Gegenstand kommen kann, bei dem die Blockierung durch Druck erfolgt, ist keine
Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern im Rahmen der Begründetheit zu
entscheiden.
Aus welchem Grund die Einsprechende hinsichtlich des im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 enthaltenen Druckelements, das in der E2 fehlt, jedoch in der E1
enthalten ist, zusätzlich noch die weitere Druckschrift WO91/01115 (E3) herangezogen hat, die ebenfalls eine Erfindung der Inhaber des angegriffenen Patents
betrifft, geht aus dem Einspruchsvortrag nicht hervor. Hierauf kommt es letztlich
aber auch nicht an, weil die Einsprechende klar zum Ausdruck gebracht hat, dass
ihrer Ansicht nach die Entgegenhaltungen E1 und E2 in ihrer Kombination der
erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents entgegenstehen.
Von der Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 100 Abs. 2 PatG) hat der Senat
abgesehen, weil die Entscheidung nicht von den anerkannten Grundsätzen der
Rechtsprechung zur Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs abweicht, sondern diese Grundsätze in einer auf die Umstände des vorliegenden Falles bezogenen Weise anwendet.
Vorsitzender Richter Bühring ist wegen Pensionierung an der Unterschrift verhindert.
Dr. Schermer
Dr. Schermer
Schuster
Fa