BPatG Beschluss vom 24.10.2001 – 29 W (pat) 85/00

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 85/00

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 398 70 827.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. Oktober 2001 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den

Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 10. November 1999 aufgehoben.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

„First Phone“

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton,

Bild und Daten, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Anrufbeantworter, Bildtelefone, Buchungsmaschinen, Computersoftware, elektronische Anzeigetafeln, Datenträger, Datenverarbeitungsanlagen, Telefondrähte, Empfangsgeräte, Entstörgeräte

(Elektrizität), Sender (Telekommunikation), Signale, Telefonapparate, Zähler, Zählwerke, Zeitaufzeichnungsgeräte, Fernsprechapparate, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel,

Leitungen, elektrische, elektronische, optische Meß-, Signal-,

Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente, magnetische

oder optische Datenaufzeichnungsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten);

Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse, insbesondere: Briefpapier,

Broschüren, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellungen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, kodierte Telefonkarten;

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, insbesondere: Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Daten in Computerdatenbanken, Dateienverwaltung mittels Computer, Öffentlichkeitsarbeit, Telefonwortdienst, Versandwerbung und Verteilung von Werbematerial, Herausgabe von Werbetexten, Werbung durch Werbeschriften, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Wartung und Reparatur und Installation von Einrichtungen für die

Telekommunikation und Telefonen;

Telekommunikation:

Fernsprechdienst, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke,

Mobil-Funktelefondienst, Sammeln und Liefern von Nachrichten,

Übermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtenübermittlung, Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung

und Telekommunikation, Personenruf, Auskünfte über Telekommunikation, Telefondienst, Telekommunikationsdienstleistungen,

Informationsdienstleistungen für die vorgenannten Dienstleistungen: Übertragung von Informationen aus dem Internet, Rundfunk-

und Fernsehübertragungsdienstleistungen, Nachrichtenübermittlungs- und Funkdienstleistungen, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Vermietung von Telefonen, Übertragungs-, Empfangs- und Schaltgeräte für Telekommunikation, Vermittlung und

Durchführung von Telekommunikation in Wort, Bild und Sprache;

Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung

der Zugriffszeit zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen, Computern und Computersoftware, Aktualisieren von Computersoftware, Druckarbeiten, technische Projektplanung, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluß vom 10. November 1999 zurückgewiesen. „First Phone“

sei eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Sachangabe, daher freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig.

Die angemeldete Marke weise ausschließlich beschreibend auf die Qualität ihrer

Waren und Dienstleistungen hin. Dass es sich bei „First Phone“ um englische

Begriffe handle, stehe der Schutzunfähigkeit nicht entgegen, da es sich hierbei um

einfache und geläufige Wörter handle. Englisch sei die Welthandelssprache

schlechthin, in der inländischen Werbung verbreitet und alltäglich. Kein Wettbewerber könne es sich leisten mit banalen deutschen Begriffen zu werben, wenn er

ernst- bzw. wahrgenommen werden wolle. Auch dass „First Phone“ lexikalisch

nicht nachweisbar sei, ändere nichts an der Schutzunfähigkeit, da es auf Neuheit

nicht ankomme. Der Sinngehalt der angemeldeten Marke sei entgegen der Auffassung der Anmelderin eindeutig und unmissverständlich im oben dargelegten

Sinn.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dem

Zeichen komme die erforderliche Unterscheidungskraft zu. Die Verkehrskreise in

Deutschland sähen in „First Phone“ keine übliche beschreibende Angabe. Es

handle sich um eine fremdsprachige Angabe, die als Kombination im deutschen

Verkehr keine Bedeutung erlangt habe und die weder in der englischen Originalfassung noch in der wortgetreuen oder einer anderen Übersetzung einen eindeutigen Sinngehalt aufweise. Daher besitze die angemeldete Marke einen gewissen

Phantasiegehalt, auf Grund dessen sie generell geeignet sei, als identifizierendes

Kennzeichen zu wirken. Außerdem seien die Zeichen „First TV“, „Firstoy“ und

„First Radio“ eingetragen worden.

Auf Grund des fehlenden sachbeschreibenden Inhalts könne auch nicht festgestellt werden, dass „First Phone“ für bestimmte Waren und Dienstleistungen auf

dem Telekommunikationssektor als beschreibende Angabe verwendet werde oder

eine entsprechende Entwicklung wahrscheinlich und das Zeichen daher freihaltungsbedürftig sei. Die wortgetreue Übersetzung „erstes Telefon“ oder „zuerst

Telefon“ sei weder eindeutig, noch habe sie im deutschsprachigen Raum sachbeschreibenden Charakter, insbesondere nicht als Qualitätsangabe. Auch die von

der Markenstelle gewählte Übersetzung von „first“ als „beste“ sei zwar grundsätzlich möglich, mache aber in der vorliegenden Kombination keinen Sinn. Dritte

könnten „First Phone“ ohne weiteres gem. § 23 Abs. 2 MarkenG als Werbeaussage benutzen. Im übrigen hätten mit den Argumenten der Markenstelle auch die

oben genannten Marken nicht eingetragen werden dürfen. Schließlich sei zu bedenken, dass die Kombination „First Phone“ einen unklaren Sinngehalt aufweise.

Es handle sich daher um ein eintragungsfähiges Phantasiewort mit hinreichender

Einprägung. In diesem Zusammenhang bezieht sich die Anmelderin auf die Entscheidungen des BGH in GRUR 89, 666 ff - „Sleepover“ und GRUR 66, 495

- „UNIPLAST“ sowie auf die des Deutschen Patentamts in GRUR 53, 139 – „Unimeta“.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung

der angemeldeten Marke steht weder fehlende Unterscheidungskraft noch ein

Freihaltebedürfnis entgegen (§ 8 Abs¨2 und Nr 2 und 1 MarkenG).

1.

Einer Wortmarke fehlt nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft,

wenn ihr ein für die mit ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen im

Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden

kann oder es sich um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder

einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH WRP

1999, 1169, 1171 „FOR YOU“; WRP 1999, 1167, 1168 „YES“; WRP 2000,

„LOGO“; BGH WRP 2001, 35

„RATIONAL SOFTWARE

CORPORATION“; vgl. etwa auch BGH GRUR 2000, 321, 322 „Radio von

hier“; BGH GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“; BGH GRUR

2000, 720, 721 „Unter uns“; BGH WRP 2001, 692 „Test it“; BGH I ZB 55/98

„LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“; BGH I ZB 60/98 „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“. Dies ist hier nicht der Fall.

Das angemeldete Zeichen ist in seiner Gesamtheit weder lexikalisch nachweisbar, noch konnte „First Phone“ als beschreibender Bestandteil des

aktuellen Sprachgebrauchs oder der Werbesprache von der Markenstelle

oder vom erkennenden Senat - u.a. durch eine Internet-Recherche - belegt

worden. Neben der Anmelderin wird „First Phone“ noch als Typenbezeichnung für ein Handy sowie als Firmenbezeichnung für einen schweizerischen Online-Banking- Dienstleister verwendet, also zeichen- bzw. namensmäßig, nicht jedoch mit sachbeschreibender Bedeutung. Eine solche

kommt der angemeldeten Marke „First Phone“ für die angemeldeten Waren

und Dienstleistungen auch nicht zu. Die beiden Bestandteile der englischsprachigen Wortfolge „first“ (erste(r, s), zuerst, zum ersten Mal, der/die/das

Erste) und „Phone“ für „Telefon“ bzw. „telefonieren, anrufen“ sind den angesprochenen breiten Verkehrskreisen allerdings bekannt, da sie zum

Grundwortschatz gehören (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch

1999). Die Wortfolge ist vergleichbar mit den Zusammensetzungen „first

class“, „first mate bzw. officer“ oder „First Lady“ und insoweit auch sprachüblich gebildet. Obwohl es sich bei den Markenwörtern demnach um auch

in Deutschland geläufige englische Wörter handelt und „erster, erste“ in der

deutschen Sprache manchmal als Hinweis für die Qualität verwendet wird,

kann dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass der deutsche

Verkehr die angemeldete Wortfolge, wenn sie ihm im Zusammenhang mit

den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet, ohne näheres

Nachdenken so verstehen wird, dass diese „beste Telefone seien bzw. solche zum Gegenstand hätten“, wie die Markenstelle angenommen hat. Insbesondere bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen „Papier,

Pappe, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellungen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ liegt kein Sachbezug, der eine derartige Interpretation erlauben würde, vor. Aber auch bei den mit Telekommunikation zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen bedürfte es, um zu dem

von der Markenstelle festgestellten Bedeutungsgehalt zu gelangen, einer

intensiven analysierenden Auseinandersetzung mit der Marke. Eine solche

führt der Verkehr nicht durch, vielmehr nimmt er Kennzeichen von Waren

und Dienstleistungen so auf, wie sie ihm begegnen (Althammer/Ströbele,

MarkenG, 6. Aufl., Rn 142 zu § 8). Darüber hinaus erscheint auch zweifelhaft, ob sich „First Phone“ den vorliegend angesprochenen breiten Verkehrskreisen in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn auch bei

genauerer Beschäftigung mit der Marke überhaupt erschließen würde. Aus

lexikalischen Nachweisen ergibt sich zwar, dass „first“ im Englischen in den

Bedeutungen "führend, hervorragend, von besonders hoher Qualität" verwendet wird (vgl. Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999; Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl.; The

Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl.; Webster's Encyclopedic Unabridged

Dictionary of the English Language, jeweils Stichwort „first”). So gibt es

Ausdrücke wie „to travel first“ (erster Klasse reisen), „first class“ (erste

Klasse), „they did a first job“ (sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet)

(Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999,

S. 1334). Hierbei handelt es sich aber um feststehende Ausdrücke und Begriffe, sog. Idioms, aus denen sich nicht ableiten lässt, dass jede Kombination mit „first“ eine Aussage über eine hervorragende Qualität beinhaltet.

Die Kombination von „first“ mit einem Nomen stellt zur Bezeichnung von

besonderer Qualität nur im Zusammenhang mit den genannten Idioms im

Englischen eine übliche Ausdrucksweise dar, wobei zudem nicht ohne

weiteres davon ausgegangen werden kann, dass breiten Verkehrskreisen

mit Ausnahme des feststehenden allgemein bekannten Begriffs „first class“

die Verwendung von „first“ im Sinne einer Qualitätsbezeichnung ohne weiteres geläufig ist. Vielmehr wäre, um ein solches Verständnis hervorzurufen

im Englischen Ausdrücke wie „first-class phone“ oder „best phone“

sprachrichtig. Für „first“ stehen im inländischen die Bedeutungen „erste(r,

s), zuerst, der/die/das Erste“ als Mengenzahl im Vordergrund. Die sich für

das inländische Publikum demnach aufdrängenden Bedeutungen sind „erstes Telefon“, „das erste Telefon“ oder „erster Anruf“ oder gegebenenfalls in

einem stark betonenden Zusammenhang „zuerst anrufen“. Unabhängig

davon, dass bereits auf Grund der unterschiedlichen möglichen Bedeutungen von einer im Vordergrund stehenden sachbeschreibenden Bedeutung

von „First Phone“ nicht die Rede sein kann, ergeben auch „erster Anruf“

oder „zuerst anrufen“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und

Dienstleistungen weder einen Sinn noch enthalten sie eine sachbeschreibende Aussage. Dies gilt auch für die mögliche weitere Bedeutung im

Sinne von „erstes Telefon“. Sie enthält keinerlei konkrete Sachaussage

über die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. Nicht einmal für die

Waren „Telefonapparate“ oder „Fernsprechapparate“ ergibt die Bezeichnung „First Phone“ eine sinnvolle Bedeutung, da unklar erscheint, in welchem Kontext hier das Ordnungszahlwort stehen soll, zumal es sogar im

Zusammenhang mit Nebenstellenanlagen unüblich ist, Telefonapparate

durchzunummerieren. Erst Recht ergibt „First Phone“ als „erstes Telefon“

für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen erkennbaren Sinn. Hinzu kommt, dass das angemeldete Zeichen wegen seiner

Schreibweise mit Großbuchstaben am Wortanfang und auf Grund seiner

Alleinstellung wie eine ergänzungsbedürftige Unternehmensbezeichnung

wirkt, ähnlich Firmenbezeichnungen wie FIRST Business Travel“, „First

Glas Galerie“ bzw. „Erste Dresdner Pflasterreinigung GmbH“, „Erstes

Münchner Kartoffelhaus“ (vgl S. 530 bzw. 490 des Münchener Telefonbuchs). Es fehlen daher nach Ansicht des Senats auch im Hinblick auf

weitere vergleichbar gebildete Firmenbezeichnungen, z.B. Alte Leipziger“

oder „Vereinte“ bei Versicherungen, im vorliegenden Fall jegliche Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr „First Phone“ als Sachangabe und nicht als

betrieblichen Herkunftshinweis deutet.

2. Bei dieser Sachlage kann

für die angemeldete Marke auch kein

Freihaltungsbedürfnis festgestellt werden. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

ist eine Marke dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von

Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Wie dargelegt, ist „First Phone“ in Alleinstellung mehrdeutig, interpretations- und ergänzungsbedürftig, so dass die angemeldete Wortkombination keine im Vordergrund stehende waren- oder dienstleistungsbezogene beschreibende Aussage ist (vgl BGH Beschluss vom 28. Juni 2001

I ZB 1/99 – INDIVIDUELLE). Ein Bedürfnis etwaiger Mitbewerber, die Bezeichnung im gesamten hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich zu benutzen, besteht daher weder gegenwärtig noch gibt es konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende zukünftige Entwicklung. Dies

gilt auch für die beanspruchten Waren „Telefonapparate“ oder „Fernsprechapparate“.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

Cl