BPatG Beschluss vom 18.06.2002 – 27 W (pat) 282/00

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 282/00

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

18. Juni 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die eingetragene Marke 396 00 814

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 1998 und vom 18. Mai 2000 aufgehoben und die Löschung der Marke 396 00 814 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 188 149 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 20. Juli 1996 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

TelAB Speech

für "Geräte der Telekommunikation; Telekommunikation" ist Widerspruch eingelegt

aus der prioritätsälteren Wortmarke

TELLABS

eingetragen am 14. Juli 1993 unter der Nr 1 188 149 für "elektrotechnische und

elektronische Geräte, Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;

Test-, Signal- und Übertragungsapparate und -geräte; Apparate und Instrumente

zum Aufzeichnen, Empfangen und Wiedergeben von akustischen und visuellen Signalen; Kabel, Antennen, Apparate und Geräte zur Verarbeitung, Übertragung und

zum Empfang von Daten; Computer, Mikroprozessoren, magnetische Datenträger;

auf Datenträgern gespeicherte Programme für Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Teile der vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit

Schriftsatz vom 21. Januar 1997 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Daraufhin hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 12. August 1998 darauf

hingewiesen, daß sich die Widerspruchsmarke am 21. Januar 1997 noch in der

Benutzungsschonfrist befunden habe, so daß die mit Eingabe von diesem Tag erhobene Einrede mangelnder Benutzung unerheblich sei.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist jeweils ausgeführt, der Nichtbenutzungseinwand sei gemäß § 43 MarkenG zulässig. Die Widersprechende habe dementsprechend gemäß § 43 Abs 1

S 2 MarkenG die Benutzung glaubhaft zu machen gehabt. Den Anforderungen an

die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung sei sie aber nicht nachgekommen, denn die im Erinnerungsverfahren - erstmalig - vorgelegten Unterlagen schlüsselten die getätigten Umsätze nicht nach den einzelnen Waren des Warenverzeichnisses auf. Auch aus den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen

sei nicht zu ersehen, welche konkreten Umsätze mit welchen konkreten Waren in

welchem konkreten Jahr gemacht worden seien. Damit fehle es an einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, daß die

Markenstelle die verfrüht erhobene Einrede mangelnder Benutzung als irrelevant

hätte zurückweisen müssen. Daß die Markenstelle erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist über den Widerspruch entschieden habe, könne nicht zu Lasten

der Widersprechenden gehen, zumal die Inhaberin der angegriffenen Marke die

Einrede der mangelnden Benutzung nach Ablauf der Schonfrist nicht neu erhoben

habe. Vorsorglich hat sie weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt. Sie hat ferner

darauf hingewiesen, daß - wie aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn

S… hervorgehe - bereits

im Jahr 1997 zahlreiche elektronische und

elektrotechnische Geräte unter der Bezeichnung "TELLABS" an die Markeninhaberin geliefert worden seien und daß diese Lieferungen in TELLABS-Verpackungen stattgefunden hätten. In der von der Widersprechenden weiter vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 30. März 2001 hat Herr E…, Prokurist der Firma

T… GmbH in M…, ua - von der Markeninhaberin unwidersprochen - bestätigt: "Am 14. Dezember 1998, 16. März 2000 und 24. März 2000 wurden unmittelbare Sendungen an die D…

in D… bzw M… durch Vermittlung der von mir vertretenen Gesellschaft geliefert." Die Widersprechende hält die

einander gegenüberstehenden Marken auch für verwechselbar. Die Waren der

Widerspruchsmarke seien identisch mit den Waren und Dienstleistungen, für die

die angegriffene Marke bestimmt sei. Der Zusatz "Speech" sei bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr außer Acht zu lassen, weil er eine reine Beschaffenheitsangabe für Telekommunikationsgeräte darstelle. In klanglicher und bildlicher Hinsicht

seien "TelAB" und "TELLABS" nahezu identisch.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke begehrt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie meint, die mit Schriftsatz vom 23. Januar 1997 erhobene Nichtbenutzungseinrede erfülle die Voraussetzungen von § 43 Abs 1 S 2 MarkenG. Die Widersprechende habe mit der Erinnerung die Rechtsauffassung der Markenstelle insoweit

nicht angegriffen. Wenn sie im Beschwerdeverfahren nunmehr die Erhebung der

Einrede gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG als fehlerhaft ansehe, mache sie dies

verspätet geltend. Für eine Wiederholung der Einrede habe keine Veranlassung

bestanden.

Es sei zweifelhaft, ob die vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige rechtserhaltende Benutzung ausreichend belegten, insbesondere, ob die Widerspruchsmarke

im Sinne eines Produktkennzeichens und nicht nur im Rahmen firmenmässigen

Gebrauchs benutzt werde. Aus der vorgelegten Broschüre lasse sich ersehen,

dass kein konkretes Produkt, sondern die Gesamtproduktionspalette mit dem Begriff "TELLABS" verknüpft werde. Auch auf den vorgelegten Rechnungen erscheine "TELLABS" als Geschäftszeichen. Die Marke sei den beanspruchten Waren

mithin nicht zuzuordnen.

Mit der Ladung hat der Senat die Beteiligten ua auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts BPatGE 43, 8 – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal hingewiesen. In der

mündlichen Verhandlung ist die Markeninhaberin bei ihrer Ansicht geblieben, die

vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei mit

dem Ablauf dieser Frist wirksam geworden, und hat die Einrede ausdrücklich nicht

erneut erhoben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige und begründete Beschwerde der Widersprechenden waren wegen bestehender Verwechslungsgefahr die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 9

Abs 1 Nr 2 MarkenG).

1. Die Nichtbenutzungseinrede ist nicht wirksam erhoben. Im Zeitpunkt des Bestreitens der rechtserhaltenden Benutzung war die Widerspruchsmarke noch keine fünf Jahre in dem Register eingetragen, so daß die Erhebung der allein infrage

kommenden Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG zu diesem

Zeitpunkt noch nicht zulässig war. Sie konnte daher keine Rechtswirkungen entfalten (BPatGE 43, 8, 11 ff – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; 27 W (pat) 27/99 – DATA

MAX, vgl Pavis-Proma, CD-ROM Markenentscheidungen).

Die Ausführungen der Markeninhaberin zur Frage der Zulässigkeit der seinerzeit

erhobenen Nichtbenutzungseinrede und zur Frage, ob die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht ist, sind nicht im Sinne einer - nunmehr zulässigen - erneuten konkludenten Erhebung der Nichtbenutzungseinrede

auszulegen. Dies widerspräche den ausdrücklichen Erklärungen der Markeninhaberin, die sowohl schriftsätzlich wie auch in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich die Ansicht vertreten hat, einer Wiederholung bzw erneuten Erhebung

dieser Einrede bedürfe es nicht; in der mündlichen Verhandlung hat sie darüber

hinaus ausdrücklich erklärt, die Einrede nicht erneut zu erheben.

Die Widersprechende hat sich auf die Unwirksamkeit der Nichtbenutzungseinrede

auch nicht - wie dies die Markeninhaberin unzutreffend vorträgt - erst im Beschwerdeverfahren berufen; sie hat dies vielmehr bereits mit Schriftsatz vom

12. August 1998, also vor Erlaß des Erstbeschlusses der Markenstelle, geltend

gemacht und auch ihre Erinnerungsbegründung hierauf gestützt. Dass sie daneben - vorsorglich - Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, kann ihr nicht zum Nachteil gereichen, sondern entspricht einer sorgfältigen Prozessführung, bei der sie

auch die Möglichkeit eines Festhaltens an der mit dem Erstbeschluß geäußerten

Rechtsansicht der Markenstelle in Betracht gezogen hat.

Die Markeninhaberin hat auch nicht Zwischenrechte gemäß § 22 Abs 1 Nr 2 MarkenG erworben. Denn dies würde erfordern, daß die Voraussetzungen des § 51

Abs 4 in Verbindung mit § 49 Abs 1 S 1 MarkenG am Tag der Veröffentlichung der

Eintragung der jüngeren Marke vorgelegen haben. Zu diesem Zeitpunkt konnten

die Voraussetzungen noch gar nicht vorliegen, weil die ältere Marke seinerzeit

noch gar nicht fünf Jahre lang in das Register eingetragen war.

Wegen der Unzulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede kommt es auf die Frage,

ob die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht worden

ist, mithin nicht an.

2. Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist jedenfalls in

klanglicher Hinsicht gegeben.

Die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist

als von Haus aus normal anzusehen. Anhaltspunkte für eine Stärkung oder

Schwächung sind nicht ersichtlich.

Die von dem Warenverzeichnis der jüngeren Marke umfaßte Dienstleistung "Telekommunikation" liegt zwar im Gegensatz zu den weiterhin beanspruchten "Geräten der Telekommunikation" nicht im Identitätsbereich der Waren der Widerspruchsmarke. Die Dienstleistung "Telekommunikation" weist nach Ansicht des

Senats aber zumindest einen mittleren Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke auf, jedenfalls soweit es sich um Geräte handelt, die zum Empfang und zur Wiedergabe von akustischen oder visuellen Signalen bestimmt sind

(zB Telefonapparate, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Mobiltelefone). Aufgrund der

relativ engen wirtschaftlichen Verflechtung der Waren und der Dienstleistung, die

darauf beruht, daß bei dem Vertrieb und der Bewerbung der Waren vielfach auf ihre Eignung für einen bestimmten Typ eines Telekommunikationsnetzes hingewiesen wird und die Waren dem Verbraucher sogar mit vertraglicher Bindung an ein

bestimmtes Netz angeboten werden (zB Netzkartenverträge für Mobiltelefone), liegen hier Umstände vor, die beim Verkehr - abweichend von dem Grundsatz, dass

die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eher die Ausnahme bildet (vgl

BGH GRUR 1999, 731 - CANON II) - zu der Annahme einer Herkunft aus gleichen

betrieblichen Ursprungsstätten oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen führen können (vgl bereits 29 W (pat) 138/97 "Telekommunikation" ähnlich "elektronischen Geräten"; 24 W (pat) 228/97 "Telekommunikation" ähnlich

"Datenverarbeitungsgeräten", jeweils zitiert in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von

Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 393).

Auch bei Annahme einer nur mittleren Ähnlichkeit der Dienstleistung der jüngeren

Marke im Verhältnis zu den Waren der Widerspruchsmarke kann der Abstand der

Marken unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der älteren

Marke nicht mehr als ausreichend erachtet werden, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Das gilt erst recht hinsichtlich der identischen Waren.

In der angegriffenen Marke wird ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise - zu denen neben technischen Fachleuten insbesondere Endverbraucher als Käufer von Telekommunikationsdienstleistungen andererseits gehören -

den Bestandteil "TelAB" als den Gesamteindruck prägend ansehen. Denn bei dem

weiteren Bestandteil "Speech" handelt es sich um ein in der Bedeutung von "Sprache, Rede" praktisch allgemein bekanntes Wort, das im Bereich der Telekommunikation als beschreibender Hinweis auf die Möglichkeit der Umsetzung von Sprache in Textinformationen bekannt und gebräuchlich ist. Die Ansicht der Markeninhaberin, auch der Bestandteil "TelAB" habe in dem Sinne von Telefon-Anrufbeantworter einen beschreibenden Inhalt und werde vom Verkehr entsprechend verstanden, mag hinsichtlich eines Teils der Fachleute zutreffen, die "AB" möglicherweise als Abkürzung für Anrufbeantworter kennen. Bei den Endverbrauchern kann

hiervon aber in der Regel nicht ausgegangen werden, zumal sie ohnehin nicht geneigt sind, neue Wortbildungen wie "TELAB" einer analysierenden Betrachtung zu

unterziehen und sich Gedanken über die mögliche Bedeutung einzelner Wortelemente zu machen. Für diese Verkehrskreise stellt sich "TelAB" daher als der für

die Kennzeichnung wesentliche Bestandteil dar, an dem sie sich allein orientieren

(vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 RdNr 185 ff).

Stehen sich somit die Wörter "TelAB" und "TELLABS" gegenüber, kann die Gefahr

von Verwechslungen jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ausgeschlossen werden. Denn es ist entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke damit zu

rechnen, daß der Verkehr "TelAB" weit überwiegend als einheitliches Wort wie

"teelab" oder "tellab" ausspricht und nicht die längere umständlichere Wiedergabe "Tel - A - Be" wählt. Das gilt selbst für diejenigen Verkehrskreise, die "AB" als

Abkürzung auffassen, etwa für Anrufbeantworter, denn auch leicht aussprechbare

Abkürzungen werden vielfach als Wort ausgesprochen, zB UNO oder NASA. Bei

einer Gegenüberstellung von "teelab" oder "tellab" einerseits und "tellabs" besteht

aber eine so starke Klangähnlichkeit, daß in Wechselwirkung dazu eine mittlere

Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen wird (vgl EuGH

GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma; 1998, 922, 923 - Canon; BGH GRUR 1999,

241 - Lions; 2000, 506 - ATTACHÈ/TISSERAND) und daher auch insoweit eine

Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Pü