BPatG Beschluss vom 16.07.2002 – 23 W (pat) 32/98

BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 32/98

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

16. Juli 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend das Patent 38 06 984

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Meinel, Knoll und Lokys

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der

Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

1. Juli 1998 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass das Patent 38 06 984 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten wird:

Erteilte Ansprüche 1 und 3 bis 6, Beschreibungsspalten 1 bis 4,

2 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift; Anspruch 2, übergeben

in der mündlichen Verhandlung vom

16. Juli 2002.

2. Die Kosten der Beweisaufnahme werden der Einsprechenden auferlegt. Im übrigen tragen die Beteiligten ihre Kosten selbst.

G r ü n d e

I.

Der Beschwerdegegner ist eingetragener Inhaber des am 3. März 1988 beim

Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 38 06 984 (Streitpatent), das ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattennutzens betrifft. Die Patentschrift enthält 6 Patentansprüche. In der Beschreibung

ist ein in der Zeichnung, Figuren 1 bis 3, dargestelltes Ausführungsbeispiel einer

Nutzentrennvorrichtung geschildert, anhand deren die Erfindung näher erläutert

wird.

Die Patenterteilung ist am 5. November 1992 veröffentlicht worden. Die Beschwerdeführerin hat gegen das Streitpatent am 5. Februar 1993 Einspruch erhoben. Zur Begründung ihrer Behauptung, der Gegenstand des Streitpatents sei

nicht patentfähig, weil er nicht neu sei, hat sie sich im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt – entsprechend ihrem Vorbringen im Verletzungsprozeß zu dem aus dem Streitpatent abgezweigten deutschen Gebrauchsmuster 88 16 911 – ausschließlich berufen auf eine offenkundige Vorbenutzung

einer Nutzentrennvorrichtung, wie sie den Figuren 1, 2 und 3 des Streitpatents

entnommen werden kann, und die von Herrn J… 1986 an die Firma

Siemens, Regensburg und 1987 an die Firma Siemens, München, Ingolstädter

Straße, geliefert worden sei, wo sie seither genutzt und Kunden und Besuchern

gezeigt und vorgeführt worden sei. Hierzu hat sie Zeugenbeweis angeboten und

auf ein Protokoll der Zeugeneinvernahme und einen BeweisBeschluss des

Landgerichts München im Verletzungsprozeß verwiesen.

Nach Prüfung des für zulässig erklärten Einspruchs hat die zuständige Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom

1. Juli 1998 in vollem Umfang aufrechterhalten.

In den Beschlussgründen ist ausgeführt, dass die Gegenstände nach den erteilten

nebengeordneten Patentansprüchen 1 bzw 2 gegenüber der von der Einsprechenden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung patentfähig seien, weil

der Beweis für ein Öffentlichwerden der Nutzentrennvorrichtung (und des Nutzentrennverfahrens) gemäß Streitpatent nicht erbracht worden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Sie hat – nach der rechtskräftigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die

Nichtannahme der Revision in Sachen der Gebrauchsmusterverletzung, vgl den

BGH-Beschluss X ZR 30/99 vom 12. Oktober 1999 – in der mündlichen Verhandlung vom 23. Mai 2000 erklärt, dass sie sich auf die offenkundige Vorbenutzung

bei der Firma Siemens, wie sie Gegenstand des mit der Einspruchsschrift geltend

gemachten Sachverhalts und des Gebrauchsmusterverletzungsrechtsstreits war,

nicht mehr berufe. Stattdessen hat sie eine weitere, dem Streitpatentgegenstand

patenthindernd entgegenstehende offenkundige Vorbenutzung einer Nutzentrennvorrichtung der Firma Multitone, London, sowie der Firma Assembly Automation

Ltd., Burgess Hill, West Sussex (England) geltend gemacht und hierzu eine Skizze

mit schriftsätzlichen Erläuterungen vorgelegt sowie auf diesbezügliche Angebots-

und Verkaufsaktivitäten mit der taiwanesischen Firma Ren Thang Co. Ltd, Hain-

Chuang City, Taipei Hsien, verwiesen, und außerdem Zeugenbeweis angeboten

(vgl die Schriftsätze der Einsprechenden vom 21. Januar und 31. März 2000 mit

Anlagen D4 bis D9).

In diesem Zusammenhang hat die Einsprechende ergänzend noch auf eine ähnliche, von dieser taiwanesischen Firma hergestellte und angebotene Nutzentrennvorrichtung verwiesen (vgl das Schreiben vom 18. Mai 2000 mit Anlagen D10 bis

D13).

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 1998 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen und das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten aufgrund der erteilten Unterlagen, mit der Maßgabe, dass der erteilte Anspruch 2 ersetzt wird

durch den in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruch 2.

Er ist der Auffassung, dass die Aussagen des Zeugen bewiesen hätten, dass die

angeblich vorbenutzte Nutzentrennmaschine der Firma Multitone bzw Assembly

Automation wegen der fehlenden definierten Ausgangslage und Endlage der

Trennkanten dem Patentgegenstand nicht patenthindernd entgegenstehe, und

dass auch die öffentliche Zugänglichkeit der Maschine bzw deren Funktionsweise

nicht nachgewiesen sei.

Die verteidigten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 haben folgenden

Wortlaut:

„1. Verfahren zum Trennen eines Leiterplattennutzens (1) mit

zwei planparallelen Flächen (11,12), bei dem (Verfahren) der

Leiterplattennutzen (1) zwischen zwei Trennstücke (3,4) mit jeweils einer keilförmigen Trennkante (31,41) eingeführt wird und

die Trennkanten (31,41) der Trennstücke (3,4) aus einer Ausgangslage heraus in einer Trennebene (TR) parallel zueinander

und aufeinander zu in eine Endlage bewegt werden, in der das

Trennen des Leiterplattennutzens erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Trennstücke nur so weit aufeinander zu bewegt werden, dass deren Trennkanten (31,41) in

der Endlage einander genau gegenüberliegend noch einen definierten Abstand voneinander aufweisen, und zwar derart, dass

das Trennen des Leiterplattennutzens durch Brechen des Materi-

als zwischen den Trennkanten (31,41) erfolgt, dass das Trennen

des Leiterplattennutzens (1) im Bereich von Nuten (13,14) erfolgt,

die an Flächen (11,12) des Leiterplattennutzens (1) parallel zueinander in der Trennebene (TR) vorgesehen sind und in die die

Trennkanten (31,41) eingreifen, und dass die Trennkanten (31,41)

in der Ausgangslage einen Abstand (a) voneinander aufweisen,

der kleiner ist als die Dicke (d) des Leiterplattennutzens (1).

2. Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattennutzens (1) mit

zwei planparallelen Flächen (11,12), mit zwei Trennstücken (3,4),

die jeweils eine keilförmige Trennkante (31,41) besitzen und zwischen die der Leiterplattennutzen (1) einführbar ist und von denen

ein erstes Trennstück (3) stationär und ein zweites Trennstück (4)

bewegbar an einer Halterung (2) vorgesehen ist, sowie mit einem

Antrieb (5), mit dem das zweite Trennstück (4) mit seiner Trennkante (41) in einer Trennebene (TR) parallel zur Trennkante (31)

des ersten Trennstücks (3) aus einer Ruhelage heraus in eine

Endlage bewegbar ist, in der das Trennen des Leiterplattennutzens (1) erfolgt,

dadurch gekennzeichnet,

dass zum Trennen von Leiterplattennutzen (1) mit Nuten (13,14),

die an beiden Flächen (11,12) des Leiterplattennutzens (1) parallel zueinander in der Trennebene (TR) vorgesehen sind, die

Trennkanten (31,41) in der Ausgangslage einen Abstand (a) voneinander besitzen, der kleiner ist als die Dicke (d) des Leiterplattennutzens (1), und dass die Trennkanten (31,41) in der Endlage

einander in der Trennebene (TR) genau gegenüberliegend noch

einen definierten Abstand voneinander derart aufweisen, dass

das Trennen des Leiterplattennutzens durch Brechen des Materi-

als zwischen den Trennkanten (31,41) erfolgt.“

Der Senat hat Beweis erhoben über die Fragen, wie die von der Firma Multitone

bzw Assembly Automation in England entwickelte Nutzentrennmaschine funktionierte, und wie diese Maschine bzw deren Wirkungsprinzip einer Öffentlichkeit

bzw einem Kundenkreis offenbart worden ist, durch Vernehmung des Zeugen

P…, der per Videokonferenz aus England dem Gerichtssaal zugeschaltet war. Die

Verfahrensbeteiligten haben in Bezug auf die Art und Weise der Beweisaufnahme

per Videokonferenz ihr Einverständnis erklärt. Wegen der Einzelheiten der

Beweisthemen und wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die

Beweisbeschlüsse vom 25. Mai 2000 und 26. Februar 2002 und auf das Protokoll

der öffentlichen Sitzung vom 16. Juli 2002 verwiesen.

Wegen der geltenden – erteilten – Unteransprüche 3 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift und wegen des weiteren Sachvortrags der Verfahrensbeteiligten wird

auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat nur insoweit Erfolg, als das

Streitpatent im erteilten Umfang mit der Maßgabe Bestand hat, dass der erteilte

Anspruch 2 durch die vom Patentinhaber verteidigte beschränkte Fassung ersetzt

wird.

1.) Die Zulässigkeit des Einspruchs, die als notwendige Verfahrensvoraussetzung

auch im Beschwerdeverfahren zu prüfen ist (BGH GRUR 1997, 740 – „Tabakdose“ mwNachw), ist gegeben. Denn der auf fehlende Neuheit der Gegenstände

aller Patentansprüche 1 bis 6 gestützte Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist

im Hinblick auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung durch Lieferung

einer den Figuren 1 bis 3 des Streitpatents entsprechenden Nutzentrennvorrichtung an die Firma Siemens im Jahre 1986 und 1987 im Sinne des PatG § 59

Abs 1 Satz 4 ausreichend substantiiert worden. So hat die Einsprechende in ihrem

Einspruchsschriftsatz vom 4. Februar 1993 zum Nachweis für die behauptete offenkundige Vorbenutzung ua auf ein Protokoll der Zeugeneinvernahme und einen

Beweisbeschluss des Landgerichts München im Verletzungsprozeß in Sachen des

aus dem Streitpatent abgezweigten Gebrauchsmusters verwiesen sowie Zeugenbeweis angeboten. Anhand der vorliegenden Unterlagen sind die für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblichen Umstände sowohl hinsichtlich des Gegenstandes der Benutzung als auch hinsichtlich der Offenkundigkeit der Benutzungshandlung, des maßgeblichen Zeitraums und der an der Benutzungshandlung Beteiligten im einzelnen so dargelegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt abschließend dazu Stellung nehmen konnten (BGH „Tabakdose“ aaO). Abgesehen davon, dass den Begründungserfordernissen des

PatG § 59 Abs 1 Sätze 2 und 4 bei einem einen Verfahrensanspruch und Vorrichtungsansprüche umfassenden Patent – wie hier – nach ständiger Rechtsprechung bereits dann genügt ist, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzung (lediglich)

bezüglich eines der Vorrichtungsansprüche erfüllt ist (BPatG Mitt 1989, 149 –

„Einspruchszulässigkeit“, sowie die in der vorliegenden Sache ergangene Entscheidung 4 W (pat) 24/95 vom 1. Juni 1995, Umdruck S5), entsprechen sich vorliegend der Verfahrensanspruch 1 und der Vorrichtungsanspruch 2 weitestgehend

in ihrem technischen Inhalt, so dass die zu den Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs 2 gemachten Ausführungen sinngemäß auf die entsprechenden verfahrensmäßig formulierten Merkmale des Verfahrensanspruchs 1 übertragbar sind.

2.) Die geltenden Patentansprüche 1 bis 6 sind zulässig.

Die verteidigten Patentansprüche 1 und 3 bis 6 sind mit den erteilten Ansprüchen

gleicher Nummerierung identisch. Der verteidigte Patentanspruch 2 stützt sich inhaltlich auf den erteilten Anspruch 2 und den im erteilten Anspruch 1 sowie der

beschriebenen Ausführungsform gemäß Fig. 1 offenbarten Sachverhalt, wonach

an beiden Flächen (11,12) des Leiterplattennutzens (1) parallel zueinander in der

Trennebene (TR) Nuten (13,14) vorgesehen sind.

Im übrigen ist die Zulässigkeit der verteidigten Patentansprüche 1 bis 6 – hinsichtlich deren ursprünglichen Offenbarung ebenfalls keine Bedenken bestehen – von

der Einsprechenden nicht in Zweifel gezogen worden.

3.) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Trennen eines

Leiterplattennutzens, dh das Trennen einer fertigungsgerechten größeren Leiterplatte in eine Vielzahl kleinerer, zunächst nur durch Nuten abgegrenzter Leiterplatten, wie dies üblicherweise nach der Bestückung mit Bauelementen und deren

Verlötung („gedruckte Schaltung“) erfolgt.

Nach der Beschreibungseinleitung (Sp 1 Abs 3) geht das Streitpatent von einem

zB aus der US-Patentschrift 4 621 552 bekannten Verfahren und einer zugehörigen Vorrichtung zum Trennen eines Leiterplattennutzens aus, bei denen das

Trennen durch Schneiden, dh nach dem Prinzip einer Schlagschere mittels zweier

Trennstücke als Schneidwerkzeug erfolgt.

Als nachteilig wird vom Patentinhaber bei diesem Stand der Technik angesehen,

dass das Schneiden zur Folge hat, dass auf den Leiterplattennutzen großflächig

erhebliche Biegekräfte ausgeübt werden, die ua Haarrisse und damit Unterbrechungen in Kontaktierungen oder Leiterbahnen zur Folge haben können (Sp 1

Z 29 bis 33).

Der Erfindung liegt demnach das technische Problem (die Aufgabe) zugrunde, ein

Verfahren bzw eine Vorrichtung aufzuzeigen, mit welchem bzw welcher ein rationelles Trennen von Leiterplattennutzen aus üblichen Leiterplattenmaterialien (beispielsweise glasfaserverstärkte Kunststoffplatten) bei wesentlich reduzierter Gefahr einer Beschädigung der Bauteile und Leiterbahnen möglich ist und hierbei

auch ausreichend saubere Trennkanten realisiert werden können (Streitpatentschrift Sp 2 Abs 2).

Gelöst wird dieses Problem durch die im Verfahrensanspruch 1 bzw im Vorrichtungsanspruch 2 angegebene Merkmalskombination.

Nach der Erfindung erfolgt das Trennen des Leiterplattennutzens demnach mittels

zweier Trennstücke mit jeweils einer Trennkante, die exakt zueinander parallel in

einer Trennebene (TR) ausgerichtet sind; dh das Trennen erfolgt – im Unterschied

zu dem genannten Prinzip der scherenden Messer – nach dem Prinzip zweier

fluchtender Messer, und zwar im Bereich von Nuten, die an beiden Flächen des

Leiterplattennutzens parallel zueinander in der Trennebene ausgebildet sind. Erfindungswesentlich dabei ist zum einen – entsprechend dem einen diesbezüglichen Merkmalskomplex im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw 2 – , dass

die Trennkanten in der Ausgangslage einen Abstand (a) voneinander aufweisen,

der kleiner ist als die Dicke (d) des Leiterplattennutzens, um so ein exaktes Ausrichten und eine exakte Führung des Leiterplattennutzens beim Einschieben zwischen die beiden Trennstücke im Bereich der Nuten einerseits sowie ein exaktes

Trennen des Leiterplattennutzens in den Nuten andererseits zu gewährleisten

(Streitpatentschrift Sp 2 Z 60 bis Sp 3 Z 11). Zum anderen haben die Trennkanten

– entsprechend dem weiteren Merkmalskomplex im kennzeichnenden Teil des

Anspruchs 1 bzw 2 – eine definierte Endlage, in der sie in der Trennebene genau

gegenüberliegend noch einen definierten Abstand voneinander aufweisen, derart ,

dass das Trennen durch Brechen (Abquetschen) des Leiterplattenmaterials an der

Trennstelle zwischen den Trennkanten erfolgt (Streitpatentschrift Sp 2 Z 38 bis

59).

4.) Der Senat hat aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme nicht die Überzeugung gewinnen können, dass die von der Einsprechenden geltend gemachte

offenkundige Vorbenutzung der in England entwickelten Leiterplattentrennmaschinen den Gegenständen der verteidigten Patentansprüche 1 bzw 2 patenthindernd

entgegensteht. Als für die Beurteilung der Patentfähigkeit maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist vorliegend ein mit Vorrichtungen und Verfahren zum Trennen

von Leiterplattennutzen befasster, berufserfahrener Maschinenbauingenieur mit

Fachhochschulabschluß anzusehen.

a) Die vom Senat gewählte Möglichkeit der Zeugeneinvernahme mittels Videokonferenz ist im Zivilprozessreformgesetz (ZPO-RG) vom 27. Juli 2001, das zum

1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, ausdrücklich vorgesehen und zwar im neu geschaffenen § 128a Abs 2 ZPO, der über § 99 Abs 1 PatG auch im patentgerichtlichen Verfahren anwendbar ist.

Das Gericht sieht sich an der Zeugeneinvernahme per Videokonferenz auch nicht

durch die Übergangsvorschriften des ZPO-RG Art 3 Nr 3 und den dadurch in das

Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (EGZPO) eingefügten

§ 26 gehindert. Zwar finden nach § 26 Nr 10 EGZPO für Beschwerden die am

31. Dezember 2001 geltenden Vorschriften weiter Anwendung, wenn die anzufechtende Entscheidung vor dem 1. Januar 2002 verkündet bzw der Geschäftsstelle übergeben worden ist. Diese Übergangsregelung zielt ersichtlich auf die Beschwerdefahren im Sinne der ZPO ab, in denen es um die Anfechtung erstinstanzlicher gerichtlicher Entscheidungen geht. Um solche Entscheidungen handelt

es sich bei den Beschlüssen der Patentabteilungen des Deutschen Patent- und

Markenamts aber nicht. Denn das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren stellt

die erste gerichtliche Instanz dar, so dass es nach Auffassung des Senats sachgerecht erscheint, die für das erstinstanzliche gerichtliche Verfahren geltende Übergangsvorschrift des § 26 Nr 2 EGZPO anzuwenden. Danach finden in den am

1. Januar 2002 anhängigen Verfahren nur ganz bestimmte Regelungen in der bis

31. Dezember 2001 geltenden Fassung weiter Anwendung. Dazu gehören insbesondere nicht die Vorschriften über die Durchführung einer Beweisaufnahme

durch Einvernahmen eines Zeugen, so dass insoweit § 128 a Abs 2 ZPO in der

seit 1. Januar 2002 gültigen Fassung auch in laufenden Verfahren anwendbar ist,

zumal es das erklärte Ziel der Übergangsvorschriften war, die mit der Reform verbundenen Verbesserungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Inkrafttretens

auch bei den bereits anhängigen Verfahren eintreten zu lassen (vgl dazu die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 6. September 2000 zum

Zivilprozessreformgesetz, Seite 320, 1. Absatz).

Die Beteiligten haben im übrigen einer entsprechenden Vernehmung des Zeugen

P… per Videokonferenz zugestimmt, wobei offensichtlich eine wesentliche Rolle gespielt hat, dass der in England ansässige Zeuge mitgeteilt hat, er sei

krankheitsbedingt an einer Anreise zur Beweisaufnahme am Sitz des Bundespatentgerichts in München gehindert, sei aber bereit, in England auszusagen

(Schreiben des Zeugen P… vom 26. Oktober 2000 und 16. November 2000).

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Einvernahme des

Zeugen per Videokonferenz in der mündlichen Verhandlung mit einer regulär besetzten Richterbank und mit der Beteiligung der Parteien und ihrer Prozessbevollmächtigten in öffentlicher Sitzung unter dem Gesichtspunkt der Wahrheitsfindung und dem Gesichtspunkt der Gewährung des rechtlichen Gehörs einer konsularischen Vernehmung oder einer Vernehmung durch einen beauftragten Richter in England in jedem Fall vorzuziehen war.

b) Im wesentlichen hat die Beweisaufnahme folgendes ergeben: Der Zeuge

P…, von 1974 bis 1977 Produktionsmanager bei der Firma Multitone für

Electronic Paging Systems, hat bestätigt, dass die von der Firma Multitone in

England entwickelte Leiterplattentrennmaschine nicht von ihm selbst, sondern von

Ingenieuren der Firma Multitone 1974 oder 1975 entwickelt wurde. Nach seinen

Aussagen war das Trennwerkzeug sehr einfach und wurde von Hand bedient. Es

waren – wie in Anlage D5 dargestellt – zwei Blätter, die in einer Schraubenpresse

übereinander angeordnet waren mit zwei Messerkanten. Zur Funktionsweise des

Trennwerkzeugs hat der Zeuge im einzelnen ausgeführt: "Bei dem Werkzeug

(Anlage D5) musste man wohl die zu trennende Platte einführen. Ich glaube, dass

die beiden Schneidwerkzeuge in die Rillen eingriffen. Dies weiß ich aber nicht genau, da ich Produktionsmanager in dieser Firma war und mit den technischen Einzelheiten nicht befasst war. Ich glaube, dass die Blätter des Trennwerkzeugs sehr

eng beieinander waren. Ich hatte das Gefühl, dass sie in die Rillen des zu trennenden Materials eingriffen und zwar vor dem eigentlichen Trennvorgang. Der eigentliche Trennvorgang ging folgendermaßen vor sich: Die Presse wurde geschlossen und die Messer kamen zusammen und dadurch wurde das Material getrennt. Die Messer haben sich am Ende des Trennvorgangs leicht berührt. Man

mußte bei diesem von Hand zu bedienenden Werkzeug darauf achten, dass die

Messer nicht zu stark aufeinander kamen und dadurch beschädigt wurden."

Diese in England von Multitone entwickelte Maschine ist nach den weiteren Angaben des Zeugen nie verkauft worden, sondern wurde nur in Malaysia benutzt, wo

in Malaka eine der Hauptproduktionsstätten von Multitone war. Der Zeuge selbst

war allerdings wegen seines Gesundheitszustandes nicht in Malaysia und konnte

deshalb diesbezüglich keine weiteren Angaben machen.

Bei der von dem Zeugen P… von 1983 bis 1993 in seiner eigenen Firma, der

Assembly Automation Ltd, verwendeten Maschine zur Trennung von Leiterplatten,

die dem Prinzip der Maschine der Firma Multitone sehr ähnlich war, handelte es

sich nach eigener Aussage um keine präzise Anordnung. Sie wurde von Hand bedient. Es gab beim Schneidevorgang keinen Stopper bzw Bremsvorrichtung, die

am Ende des Bremsvorgangs verhinderte, dass die Schneidemesser sich berührten. Die Maschine war als manuell zu bedienende Maschine sehr grobschlächtig

(„very crude“). Von dieser Maschine, für die nicht die Absicht bestand, sie für den

Verkauf zu produzieren, hat der Zeuge eine Zeichnung an eine taiwanesische

Firma geschickt, die an der Leiterplattentrennmaschine interessiert war.

c) Demnach ist zwar – in Übereinstimmung mit der Skizze gemäß Anlage D5 –

davon auszugehen, dass die von der Firma Multitone bzw Assembly Automation

entwickelte handbetriebene Leiterplattentrennmaschine nach dem Prinzip der

fluchtenden Messer arbeitet, wobei die Messer beim Trennvorgang in die vorgeritzten Nuten der Leiterplatte eingreifen. Nach der Vernehmung des Zeugen

P… gibt es jedoch keinen Anhalt dafür, dass die beiden Trennkanten – entsprechend den beiden entscheidungserheblichen Merkmalen im kennzeichnenden

Teil des Anspruchs 1 bzw 2 – in der Ausgangslage einen Abstand voneinander

aufweisen, der kleiner ist als die Dicke der Leiterplatten, und in der Endlage noch

einen definierten Abstand voneinander aufweisen.

Diesbezügliche Aussagen des Zeugen P… im Zusammenhang mit der von

Multitone entwickelten Maschine gehen jedenfalls nicht über Mutmaßungen hinsichtlich der Funktionsweise der Trennmaschine hinaus, zumal vorliegend zu berücksichtigen ist, dass der Zeuge die Maschine selbst nicht konstruiert hat und er

den tatsächlichen Funktionsablauf dieser Sache, die über 27 Jahre zurückliegt,

somit nicht aus eigener Kenntnis bekunden konnte. Hinweise auf eine definierte

Ausgangslage und Endlage der Trennkanten iS des Patentgegenstandes finden in

der vorgelegten Skizze Anlage D5 – in der die Trennkanten ersichtlich auf den

ebenen Flächen der Leiterplatte aufliegen – keinerlei Stütze und ständen im übrigen auch im Widerspruch zu der Aussage des Zeugen, dass das Werkzeug bzw

die Presse sehr einfach und nicht so präzise war. Im übrigen kann aus der Aussage des Zeugen, dass die Messer vor dem Trennvorgang in Rillen der zu trennenden Platte eingriffen, auch nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass die

Trennkanten erfindungsgemäß in der Ausgangslage einen Abstand voneinander

aufweisen, der kleiner ist als die Dicke der Leiterplatten, und insoweit eine Doppelfunktion erfüllen, nämlich zum einen zum Führen und Ausrichten der Leiterplatten beim Einschieben und zum anderen zum exakten Trennen in den Nuten.

Falls im übrigen die von der Firma Multitone entwickelte Trennmaschine mit einer

definierten Ausgangs- und Endlage iS des Patentgegenstandes ausgebildet gewesen wäre, wie die Einsprechende unter Hinweis auf die letzten beiden Absätze

von Anlage D4 meint, so ist kein Grund ersichtlich, warum der Zeuge P… beim

Nachbau einer entsprechenden, nach eigener Aussage sehr ähnlichen Trennmaschine für seine eigene Firma Assembly Automation gerade auf diese vorteilhaften

Maßnahmen verzichtet und sich mit einer sehr grobschlächtigen Maschine ohne

diesbezügliche Ausgangslage und Endlage zufriedengegeben hat.

Schließlich belegen auch die von der Einsprechenden überreichten Unterlagen der

taiwanesischen Firma Ren Thang Co. Ltd., die nach eigener Aussage im Frühsommer 1986 ein Angebot der von der Assembly Automation entwickelten Leiterplattentrennmaschine erhalten hat (Anlage D9) und selbst eine ähnliche Trennvorrichtung entwickelt hat (Anlagen D11 bis D13), zwar eine Leiterplattentrennmaschine mit fluchtenden Messern zur Trennung vorgeritzter Leiterplatten. Jedoch

fehlt auch in diesen Unterlagen jeglicher Nachweis dafür, dass die beiden Trennkanten in der Ausgangslage einen Abstand aufweisen, der kleiner ist als die Dicke

der Leiterplatten, und in der Endlage noch einen definierten Abstand voneinander

aufweisen, wie dies im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw 2 im einzelnen

gelehrt wird.

Soweit die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung im Anschluß an die

Beweisaufnahme geltend gemacht hat, dass das Vorsehen einer Ausgangslage

der beiden Trennkanten mit einem Abstand kleiner als die Leiterplattendicke einerseits und eines Sicherheitsstopps als Endlage andererseits für den Fachmann

naheliegende, handwerkliche Maßnahmen seien, so handelt es sich dabei offensichtlich um eine patentrechtlich unzulässige rückschauende Betrachtungsweise in

Kenntnis der Erfindung.

Vielmehr ist es ein Verdienst des Anmelders, ausgehend von dem an sich bekannten Trennprinzip der fluchtenden Messer, erkannt und in der Praxis realisiert

zu haben, dass eine darauf aufbauende Leiterplattentrennvorrichtung für die industrielle Massenproduktion erst dann für eine rationelle Fertigung mit den erforderlichen Standzeiten erfolgreich einsetzbar ist, wenn zum einen die beiden

Trennkanten in der Ausgangslage einen präzise einstellbaren, an die jeweilige

Leiterplattendicke bzw Nuttiefe angepassten Abstand haben, der kleiner ist als die

Leiterplattendicke, und wenn zum anderen die beiden Trennkanten in der Endlage

noch einen definierten Abstand voneinander haben.

Da die in England entwickelten Trennmaschinen der Firma Multitone bzw Assembly Automation nach Aussage des Zeugen P… nur für die Fertigung in eigenen Produktionsstätten und nicht für den Verkauf bestimmt waren, fehlt im übrigen auch der Nachweis dafür, wie diese Trennmaschinen bzw deren Funktionsweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Die Übersendung einer

Skizze an eine interessierte taiwanesische Firma, die vorliegend noch nicht einmal

durch entsprechende Dokumente belegt werden konnte, reicht hierfür nicht aus.

d) Da auch der druckschriftliche Stand der Technik (vgl die eingangs genannte

US-Patentschrift 4 621 552 sowie die im Prüfungsverfahren noch in Betracht gezogene deutsche Patentschrift 28 16 445 und US-Patentschrift 3 877 625) weder

eine Leiterplattentrennvorrichtung mit fluchtenden Messern, noch eine diesbezügliche Trennvorrichtung mit definierter Ausgangs- und Endlage iS des Patentgegenstandes offenbart, kann auch dessen Einbeziehung nicht ohne erfinderisches

Zutun zum Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 und 2 führen. Im übrigen hat

auch die Einsprechende die im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften nicht

aufgegriffen.

Das Verfahren zum Trennen eines Leiterplattennutzens nach dem geltenden Anspruch 1 und die Vorrichtung nach dem verteidigten Anspruch 2 sind daher

rechtsbeständig .

Die geltenden – erteilten – Unteransprüche 3 bis 6 betreffen zweckmäßige und

nicht selbstverständliche Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Anspruch 2 und

haben in Verbindung mit diesem ebenfalls Bestand.

5.) Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs 1 iVm § 62 Abs 1 Satz 1 PatG. Es

entspricht der Billigkeit, der Einsprechenden die Kosten der Beweisaufnahme aufzuerlegen.

Unabhängig von differenzierten Billigkeitserwägungen wird in der Rechtsprechung

bereits der für die Einsprechende sehr ungünstige Standpunkt vertreten, dass die

Kosten der Beweisaufnahme wegen der von einer Einsprechenden behaupteten

offenkundigen Vorbenutzung unabhängig davon, ob der Nachweis gelingt oder

nicht, von der Einsprechenden zu tragen sind (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl., § 62

Rdn 5 unter Hinweis auf BPatGE 26, Seite 194/195).

Abgesehen von dieser Rechtsprechung gibt es im konkreten Beschwerdeverfahren aber weitere Billigkeitsgesichtspunkte, die es angezeigt erscheinen lassen, die

Kosten der Beweisaufnahme der Einsprechenden aufzuerlegen.

So hat die Einsprechende diese Kosten verursacht durch eine erst

im

Beschwerdeverfahren sieben Jahre nach Einspruchseinlegung behauptete weitere

offenkundige Vorbenutzung mit entsprechendem Zeugenbeweisangebot. Wie bereits ausgeführt konnte der Zeuge weder bestätigen, dass diese in England in den

Jahren 1974 bzw 1975 entwickelte bzw in den Jahren 1983 bis 1993 verwendete

Maschine in allen für die Patenterteilung wesentlichen Merkmalen mit der im

Streitpatent beanspruchten Maschine übereinstimmt, noch konnte er bestätigen,

dass die Funktionsweise dieser in England entwickelten bzw verwendeten Maschine der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Somit ist eine offenkundige Vorbenutzung aus zwei Gründen nicht nachgewiesen. Es entspricht dem allgemeinen Kostengrundsatz des § 96 ZPO, der auch bei der Billigkeitsentscheidung nach § 80 Abs 1 PatG berücksichtigt werden kann, dass die Kosten eines

ohne Erfolg gebliebenen Angriffsmittels der Beteiligten auferlegt werden können,

die es geltend gemacht hat.

Schließlich muss sich die Einsprechende im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung vorhalten lassen, dass sie durch ein vorab nicht ausreichend geklärtes Beweisangebot vermeidbare Kosten verursacht hat, was ebenfalls eine

entsprechende Kostenauferlegung zu ihren Lasten rechtfertigt (vgl Benkard, PatG,

9. Aufl., § 80 Rdn 7 aE).

Dr. Beyer

Dr. Meinel

Knoll

Lokys

Pr