BPatG Beschluss vom 16.07.2002 – 24 W (pat) 146/01

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 146/01

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

16. Juli 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

…

betreffend die Marke 398 06 860

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß

der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 6. Februar 2001 aufgehoben, soweit der

Widerspruch aus der Marke 2 908 283 zurückgewiesen worden

ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 908 283 wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

II. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke

124 396 ist das Beschwerdeverfahren zur Zeit gegenstandslos.

Die Wortmarke 398 06 860

G r ü n d e

I.

SOLCIS

ist für folgende Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen worden:

"Datenverarbeitungsprogramme; Druckerzeugnisse, Handbücher;

gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatung); Computerberatungsdienste, Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen, Entwicklung und Installation von Datenverarbeitungsprogrammen.“

Dagegen ist aus der für die Waren

"Wissenschaftliche Apparate und Instrumente für die Forschung in

Laboratorien, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische Apparate

und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), photographische,

Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und

Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische Lötkolben, elektrische Schweißgeräte, elektrische Bügeleisen, elektrisch beheizte

Bekleidungsstücke, elektrische Zigarren- und Zigarettenanzünder

für Kraftfahrzeuge, elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt,

nämlich Staubsauger, Bohnermaschinen, elektrische Türschließer;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton

und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und

Computer; Computersoftware (soweit

in Klasse 9 enthalten),

insbesondere für die Anwendung im Bereich des Netzwerk- und

Systemmanagements; Feuerlöschgeräte; Bildprojektoren; Vergrößerungsapparate, Stative für Kameras; Photokopiergeräte und

-maschinen, einschließlich elektrostatische und

thermische;

elektrische Kabel, Drähte, Leiter und Verbindungsarmaturen

hierzu, sowie Schalter- und Verteilertafeln oder -schränke;

Apparate und

Instrumente

für die Steuerung von Schiffen,

insbesondere Apparate und

Instrumente zum Messen und

Übermitteln von Befehlen; elektrische Geräte zur Fernsteuerung

industrieller Arbeitsvorgänge; Lochkartenbüromaschinen; belichtete Filme; Nadeln für Plattenspieler; Spezialbehälter (Etuis,

Futterale, Gehäuse), die den in dieser Klasse eingeordneten

Apparaten und

Instrumenten angepaßt sind; Signalpfeifen,

einschließlich Hundepfeifen; Pannen-Warndreiecke für Fahrzeuge;

Unfallschutzbekleidung

für Rettungszwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken

für Arbeiter;

Atmungsgeräte für Taucher, Schwimmgürtel und Schwimmflügel;

Feuerlöschfahrzeuge; Winkelmesser

(Meßinstrumente); Zeitschalter (Schaltuhren), Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für

einen Fernseher; Münzspiel- und Unterhaltungsautomaten,

Fahrkartenautomaten; Wägeautomaten, Bargeldautomaten, Automaten zum Selbstphotographieren.“

eingetragenen Wortmarke 2 908 283

SOLSTICE

sowie aus der für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16

und 35 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 124 396 (Wortmarke)

SOLSTICE

Widerspruch erhoben worden.

Mit Beschluß vom 6. Februar 2001 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren

Dienstes, beide Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1

Nr 2 MarkenG. Auch unter Berücksichtigung teilweise möglicher Warenidentität

und daher hoher Anforderungen an den Abstand der Marken, seien diese

schriftbildlich und klanglich hinreichend unähnlich, um eine Verwechslungsgefahr

ausschließen zu können. Die Marken wiesen hinsichtlich Silbenzahl, Vokalfolge

und in ihren Konsonanten unüberhörbare Unterschiede auf. Im Schriftbild

unterschieden sich die Vergleichswörter deutlich in ihrer Länge sowie der

Anordnung der Buchstaben außer in der Anfangssilbe "SOL".

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der aus den beiden Marken Widersprechenden. Sie trägt vor, daß sich identische bzw hochgradig ähnliche Waren

und Dienstleistungen gegenüberstünden. Die Widerspruchsmarken besäßen

aufgrund umfangreicher vieljähriger Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die Vorsilbe "SOL" sei entgegen der Behauptung der Inhaberin der

angegriffenen Marke nicht verbraucht, sondern werde von der Widersprechenden

seit vielen Jahren systematisch von Zeichenrechten Dritter freigehalten. Unter

Berücksichtigung dieser Faktoren bestehe eine erhebliche klangliche Verwechslungsgefahr. Bei deutscher Aussprache der Widerspruchsmarken ohne das

Endungs-e und in irgendeiner Form verkürzten Konsonantenfolge klängen die

Marken fast identisch.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen (sinngemäß),

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe zutreffend eine Verwechslungsgefahr verneint. Bei der

regelmäßigen Aussprache der angemeldeten Marke wie "sol-zis" oder "sol-kis"

und der Widerspruchsmarke wie "sol-sti-ze“ seien die Marken im Klang deutlich

unterschiedlich. Einen Grundsatz, wonach bei der Widerspruchsmarke der

Endvokal "e" nicht ausgesprochen werde, gebe es in der deutschen Sprache

nicht. Diejenigen Teile des Verkehrs, die in "SOLSTICE" ein der englischen

Sprache entlehntes Wort vermuteten, würden die Widerspruchsmarke

entsprechend der englischen Endung "ice", wie etwa in den Begriffen "dice",

"mice" und "nice", "solsteis" aussprechen. Zu berücksichtigen sei auch die

italienische Aussprache

"sol-stitsche". Bei keiner der wahrscheinlichen

Aussprachemöglichkeiten bestehe eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit

zu der

jüngeren Marke. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, den

Widerspruchsmarken komme gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, werde

vorsorglich mit Nichtwissen bestritten. Die Behauptung werde auch nicht durch die

Beschwerdebegründung und die eingereichten Anlagen gestützt. Wegen der

großen Anzahl von Marken mit dem Bestandteil "Sol" auf dem hier fraglichen

Warengebiet sei

im Gegenteil von einer erheblich geminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.

Im Beschwerdeverfahren haben die Inhaber der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 15. Juli 2002 erklärt, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

ihrer Marke wie folgt zu beschränken:

"Klasse 09: Datenverarbeitungsprogramme zur Berechnung der

Verschattung von Gebäuden;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Handbücher

(vorgenannte

Waren betreffend den Problemkreis Verschattung von Gebäuden);

Klasse 42: Technische Beratung betreffend die Verschattung von

Gebäuden; Berechnung der Beschattung von Gebäuden durch

andere Gebäude oder Pflanzen.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, soweit in dem angefochtenen Beschluß der Widerspruch aus der Marke 2 908 283 zurückgewiesen

wurde. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke

und der Widerspruchsmarke 2 908 283 Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9

Abs 1 Nr 2 MarkenG. Wegen des Widerspruchs aus dieser Marke ist daher die

Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs 2 S 1 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt

(st Rspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma, GRUR 1998, 922,

923 – CANON, BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND).

Auch nach dem im Beschwerdeverfahren von den Inhabern der angegriffenen

Marke erklärten teilweisen Verzicht (§ 48 MarkenG) werden die Waren und

Dienstleistungen der jüngeren Marke, soweit der Verzicht wirksam ist, in ihrer

eingeschränkten Fassung von den für die Widerspruchsmarke 2 908 283 registrierten Waren und Dienstleistungen zum Teil identisch, zum Teil im engeren

bis durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich erfaßt. So genießt die Widerspruchsmarke Schutz für den Warenoberbegriff "Computersoftware (soweit in

Klasse 9 enthalten)", der durch den Zusatz "insbesondere für die Anwendung im

Bereich des Netzwerk- und Systemmanagements" keine gegenständliche

Beschränkung erfährt und daher auch spezielle Datenverarbeitungsprogramme

zur Berechnung der Verschattung von Gebäuden mit umfassen kann. Ferner

besteht im Hinblick auf die funktionelle Wechselbeziehung von gedruckten

Handbüchern und Benutzeranleitungen zu den

jeweils zugehörigen DV-

Programmen engste Ähnlichkeit zwischen der Computersoftware auf Seiten der

Widerspruchsmarke und den Druckereierzeugnissen und Handbüchern auf Seiten

der angegriffenen Marke (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und

Dienstleistungen, 12. Aufl, S 105, mtl Sp). Zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit

besteht schließlich zwischen der für die angegriffene Marke noch beanspruchten

Dienstleistung "Technische Beratung betreffend die Verschattung von Gebäuden"

und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren "Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computersoftware“. Diese für die Widerspruchsmarke geschützten Warenoberbegriffe

können nämlich auch solche Apparate, Instrumente, DV-Geräte und Software

umfassen, deren spezieller Verwendungszweck die Verschattung von Gebäuden

ist. Hersteller und Händler von einschlägigen

technischen Apparaten,

Instrumenten, DV- Geräten sowie

-Programmen mit derart spezialisiertem

technischen Verwendungszweck aber bieten regelmäßig auch als wirtschaftlich

selbständige Leistung die zugehörige technische Beratung für deren Einsatz und

Anwendung an (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 67, zur

Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren).

Die in der eingeschränkten Fassung weiterhin enthaltende Dienstleistung „Berechnung der Beschattung von Gebäuden durch andere Gebäude und Pflanzen“

kann bei der Entscheidung über den Widerspruch keine Berücksichtigung finden,

da es sich hierbei um eine unzulässige Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke handelt. Die Dienstleistung läßt

sich unter keine der im ursprünglichen Verzeichnis enthaltenen Dienstleistungsbegriffe subsumieren, sondern stellt demgegenüber eine Dienstleistung

anderer Art dar. Der erklärte Verzicht ist daher insoweit wirkungslos. Die deshalb

weiterhin zu berücksichtigenden ursprünglichen Dienstleistungen "Erstellung von

Datenverarbeitungsprogrammen, Entwicklung und Installation von Datenverarbeitungsprogrammen" der angegriffenen Marke sind mit dem Oberbegriff

"Computersoftware (soweit in Klasse 9 enthalten)" der Widerspruchsmarke ohne

weiteres als ähnlich anzusehen.

Die Widerspruchsmarke "SOLSTICE" besitzt als Fantasiewortbildung ohne

erkennbar beschreibende Anklänge von Haus aus normale Kennzeichnungskraft.

Die von der Widersprechenden behauptete Stärkung der Kennzeichnungskraft

durch langjährige umfangreiche Benutzung ist nicht liquide. Dies wurde von den

Inhabern der angegriffenen Marke ausdrücklich bestritten und ist auch nicht

amtsbekannt (vgl BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur, GRUR 1998, 927, 929 –

COMPO-SANA). Ebenso wenig hat die Widersprechende ausreichend Tatsachen

vorgetragen und glaubhaft gemacht, die die Wertung einer erhöhten Kennzeichnungskraft stützen könnten

(vgl BPatGE 43, 200, 205

f– CEFA-

BRAUSE/CEFASEL). Die eingereichten Ausdrucke von Produktlisten der Widersprechenden aus dem Internet genügen hierfür schon deshalb nicht, weil sie

weder eine Aussage über den Umfang noch über die Dauer der Markenbenutzung

enthalten.

Demgegenüber ist aber auch keine Schwächung der Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke wegen ähnlicher Drittmarken feststellbar. Die Inhaber der

angegriffenen Marke berufen sich in diesem Zusammenhang auf eine Vielzahl

eingetragener Drittmarken mit dem Bestandteil "SOL" auf dem einschlägigen

Warengebiet. Da die Benutzung der fraglichen Marken nicht liquide ist, kommt der

Tatsache ihrer Eintragung ohnehin nur eine geringere Bedeutung für die

Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke zu (vgl Althammer/Ströbele, aaO,

§ 9 Rdn 144, BPatE 44, 254, 256 f– WISCHMAX/Max). Abgesehen davon würde

eine etwaige Schwächung des Bestandteils "SOL" nicht ohne weiteres die

Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke "SOLSTICE" rechtfertigen (vgl BGH GRUR 1967, 246, 251 – Vitapur, GRUR 1971, 577, 578 –

Raupentin). Hinzu kommt, daß die angeführten Drittmarken die Buchstabenfolge

„SOL/Sol“ vielfach nur zufällig, oft nicht einmal als abtrennbare Silbe enthalten, so

daß sich aus der bloßen Registerlage schon keine relevante Schwächung des

Bestandteils "SOL" herleiten läßt.

Den mithin, angesichts teils identischer sowie hochgradig ähnlicher, teils zumindest durchschnittlich ähnlicher Waren und Dienstleistungen und normaler

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, in jedem Fall zum Ausschluß einer

relevanten Verwechslungsgefahr notwendigen durchnittlichen Abstand hält die

Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht jedoch

nicht ein.

Schon bei einer der deutschen Phonetik entsprechenden Aussprache der Widerspruchsmarke wie "sol – sti – ts (= z) e" und der in beachtlichem Umfang zu

erwartenden Aussprache der angegriffenen Marke wie "sol – ts (= z) is", besteht

Übereinstimmung nicht nur in den Anfangssilben "sol", sondern auch weitgehend

in den Zweitsilben "- sti – " und "-tsis". Da die Betonung der Widerspruchsmarke

bei der genannten Aussprache überwiegend auf der zweiten Silbe, zum Teil auch

auf der ersten Silbe liegt, wird das Endungs-e in der regelmäßig unbetonten

Schlußsilbe nicht immer deutlich anklingen bzw mitunter etwas verschluckt

werden. Daher entsteht auch in den hinteren Wortbereichen durch den dort

dominierenden gemeinsamen Vokal "i" und die Häufung von Zisch- bzw.

Sprengzischlauten, trotz der unterschiedlichen Silbenzahl, ein recht ähnlicher

Klangeindruck.

Im Hinblick darauf, daß auf dem hier vorwiegend betroffenen Produktgebiet der

elektronischen Datenverarbeitung Englisch die weit verbreitete Fachsprache ist,

wird die Widerspruchsmarke zudem auch in beachtlichen Umfang entsprechend

der englischen Phonetik wiedergegeben werden. Entgegen der Auffassung der

Inhaber der angegriffenen Marke wird im Englischen die Endung „-ice“ nach dem

Konsonanten "t" nicht "eis", sondern regelmäßig "is" ausgesprochen, wie die

Wortbeispiele "practice", "justice" und "notice" belegen. In diesen entscheidungserheblichen Fällen einer der englischen Sprache gemäßen Wiedergabe der

älteren Marke wie "sol-stis" aber stimmt die jüngere Marke in ihrem klanglichen

Gesamteindruck (sol-tsis bzw sol-kis) fast vollständig mit der Widerspruchsmarke

überein.

Für eine von den Inhabern der angegriffenen Marke behauptete Kennzeichnungsschwäche der gemeinsamen Anfangssilbe "SOL", welche die Aufmerksamkeit des Verkehrs verstärkt auf hinteren Wortteile lenken würde,

bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte. Eine erkennbare, einschlägig

beschreibende Bedeutung wohnt der Buchstabenfolge "SOL" nicht inne (vgl

DUDEN, Das Große Fremdwörterbuch, 1994, S 1272). Wie bereits oben

dargelegt, ist weiterhin in den von den Inhabern der angegriffenen Marke

angeführten eingetragenen "Sol"-Marken keine einheitliche Verwendung eines

eigenständig hervortretenden Bestandteils "SOL"

feststellbar, der auf eine

Verbrauchtheit schließen ließe. Überwiegend weisen die Marken nur zufällig die

Buchstabenfolge am Wortanfang auf, häufig aufgegliedert in die Anfangssilbe "So-

" und die mit "l" beginnende Zweitsilbe (vgl zB die Marken DD 640 946 SOLIDOR,

2 028 224 Solarix, 2 083 586 Solitaire).

Nach dem Gesagten besteht daher zwischen den Vergleichsmarken eine entscheidungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2

MarkenG.

2. Im Hinblick auf die in Ziffer I. des Beschluß-Tenors angeordnete Löschung der

angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 908 283 ist

festzustellen, daß die Beschwerde hinsichtlich der Zurückweisung des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 124 396 in dem angefochtenen Beschluß

derzeit (dh vorbehaltlich einer Eintragungsbewilligungsklage) gegenstandslos ist.

3. Es besteht kein Anlaß, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Na