BPatG Beschluss vom 16.09.2002 – 30 W (pat) 128/01

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 128/01

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

16. September 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend den Löschungsantrag bezüglich der

Marke 399 30 310 (S 72/00 Lösch)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 16. September 2002 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Bezeichnung

G r ü n d e :

I.

Goserelin-cell

ist am 6. August 1999 unter der Nr 399 30 310 für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs-

und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse

sowie Präparate

für die Gesundheitspflege; diätetische

Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster,

Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen

für

zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 3. April 2000 unter Zahlung der tariflichen Gebühr beantragt, die Marke zu löschen.

Zur Begründung hat sie im wesentlichen ausgeführt, die Marke sei entgegen § 8

Abs 2 Nr 1, 2, 3 MarkenG eingetragen worden, da es sich bei dem Bestandteil

"Goserelin" um einen nicht schutzfähigen INN (International Nonproprietary Name)

handele, wobei "Goserelin" die Wirkstoffbezeichnung für ein Zytostatikum (gegen

Prostata-Karzinom) sei. Das Wort "cell" sei der englische Begriff für Zelle und

ebenfalls beschreibend, da das Mittel gegen Krebszellen wirke. Die Gesamtbezeichnung stelle daher nur eine Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile

für Pharmazeutika und Gesundheitspflegepräparate dar. Hinsichtlich der weiteren

Waren sei auch eine Täuschungsgefahr nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG gegeben.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen. Sie ist

der Ansicht, der Kombination aus dem INN und "cell" könne keine klare Sachaussage entnommen werden. Die Gesamtmarke hebe sich in ausreichender Weise

vom INN ab.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Bestandteil

"Goserelin" sei zwar ein freihaltungsbedürftiger INN. Selbst wenn aber "cell" iSv

"Zelle" als beschreibend angesehen werde, gelte dies nicht für die Gesamtbezeichnung mit der sinnwidrigen Aneinanderreihung "Wirkstoff-Zelle". Die Bezeichnung sei unterscheidungskräftig, da die Sachbezeichnung durch den Zusatz nicht

ohne weiteres erkannt werde. Aus demselben Grund liege auch keine übliche

Bezeichnung iSv § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG vor. Eine Täuschungsgefahr bestehe

nicht, da bei Waren ohne pharmazeutisch wirksame Bestandteile die Bezeichnung

"Goserelin" als Phantasiebegriff angesehen werde.

Die Antragstellerin hat Beschwerde erhoben. Sie ist der Ansicht, die angegriffene

Marke stelle eine rein beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe dar. Die Hinzufügung eines weiteren Wortes bewirke keine Abwandlung der Sachbezeichnung, da dieses lediglich angebe, daß das Zytostatikum "Goserelin" auf bzw in

Zellen wirke. Letztlich könne der angefügte Zusatz "cell" bei der zeichenrechtlichen Beurteilung ganz vernachlässigt werden. Der angegriffenen Marke fehle

auch jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr wegen des beschreibenden

Gehalts in ihr keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehe. Im übrigen sei die

Marke auch nach § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG als übliche Bezeichnung zu löschen.

Ebenso sei das Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG gegeben, da

die Verwendung des Zeichens für sämtliche Waren, die nicht den Wirkstoff

"Goserelin" enthalten, täuschend sei. Ergänzend stützt sich die Antragstellerin

- erstmals im Beschwerdeverfahren – auf die Richtlinie 92/27/EWG des Rates vom

31. März 1992 über die Etikettierung und Packungsbeilage von Humanarzneimitteln. Sie ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, die Richtlinie sei zumindest im

Rahmen einer richtlinienkonformen Auslegung des Begriffes der Freihaltungsbedürftigkeit im deutschen Markenrecht zu berücksichtigen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluß der Markenabteilung des Deutschen Patent-

und Markenamtes aufzuheben und die Löschung der Marke

anzuordnen.

Vorsorglich regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise regt auch sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke stelle durch den Zusatz "cell" eine klare

Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks dar. Die Richtlinie 92/27/EWG beziehe sich nur auf Humanarzneimittel. Hinsichtlich der übrigen

umfaßten Waren werde die Bezeichnung demgemäß als Phantasiebegriff angesehen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Die von der Antragstellerin angeführten Gründe rechtfertigen eine Löschung der angegriffenen Marke

nicht.

1. Die angegriffene Bezeichnung unterliegt nicht wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) der Löschung.

Zwar ist der Zeichenbestandteil "Goserelin" mit der internationalen chemischen

Kurzbezeichnung (INN) identisch und steht für ein Zytostatikum (Rote Liste 2002).

Für die rechtliche Beurteilung ist indes nicht nur dieser Teil, sondern der Gesamteindruck der angegriffenen Marke in ihrer eingetragenen Form maßgebend. Für

die gegenständlichen Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" liegt eine Verkürzung auf den INN schon deshalb fern, da es sich bei diesem in Alleinstellung um eine schutzunfähige Sachangabe handelt (Althammer/

Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 151 mwNachw). Auch die von der Antragstellerin angesprochene Vernachlässigung dieses Zeichenbestandteils was allenfalls

im Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren etwa in Gestalt einer Abspaltung

eine Rolle spielen kann, greift nicht durch. Bereits die Frage, ob bestimmte Zeichenzusätze wie "extra, forte, retard" usw überhaupt einer Abspaltung zugänglich

sind, bedarf hier keiner näheren Erörterung (hierzu Althammer/Ströbele aaO § 9

Rdn 197 ff mwNachw). Jedenfalls wird diese rechtliche Konstruktion nicht für den

hier vorliegenden Fall, in dem das Restzeichen isoliert betrachtet schutzunfähig

ist, diskutiert.

Bei der danach gebotenen Gesamtbetrachtung hebt sich die angegriffene Marke

ausreichend deutlich vom INN "Goserelin" ab. Verwechslungen mit dem INN sind

daher nicht zu erwarten. Ebensowenig sind Behinderungen der Mitbewerber bei

der Benutzung des freihaltebedürftigen Fachbegriffs "Goserelin" zu befürchten,

weil der Schutzumfang von Zeichen, die an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (BGH GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK

mwNachw).

Auch der Gesamtbezeichnung kann eine beschreibende Sachangabe in dem Sinn

einer Wirkungsangabe ("für/gegen die Zelle") nicht entnommen werden. Dem

Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG unterfallen Angaben, in denen eine

beschreibende Aussage nur angedeutet wird oder erst aufgrund gedanklicher

Schlußfolgerung erkennbar ist, nicht (Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 92

mwNachw). Die hier zu diskutierende Nachstellung des Wirkungsbereichs des INN

ist zum einen in der Fachsprache jedenfalls mit diesem evidenten Aussagegehalt

nicht gebräuchlich und darüber hinaus auch sprachunüblich. Würde man nämlich

das Zeichen als zusammengesetztes Hauptwort ansehen, müßte die Bestimmungsangabe vorangestellt sein. Vernachlässigt man den Bindestrich (anders

wohl BGH GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN), so bleiben 2 selbständige Wörter, deren isoliert betrachtet beschreibende Funktion sich nicht auf

den Gesamtausdruck beziehen läßt (vgl etwa BPatG GRUR 1992, 607 - FLEUR

Charme). Der dargestellte Sinngehalt könnte damit allenfalls das Ergebnis einer

rechtlich unzulässigen, analysierenden Betrachtung sein.

Für die übrigen Waren liegt eine beschreibende Sachangabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2

MarkenG ersichtlich nicht vor. Dies gilt auch für "Präparate für die Gesundheitspflege", in denen gerade dieser spezielle Wirkstoff nicht enthalten sein wird.

2. Der Löschungsgrund des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2

Nr 1 MarkenG) besteht ebenfalls nicht.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden der angegriffenen Bezeichnung auch

für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" herkunftshinweisende Bedeutung zumessen. Der in der angegriffenen Marke enthaltene INN wird durch den Zusatz "cell" abgewandelt. Der angesprochene Fachverkehr, dem der Wirkstoff "Goserelin" bekannt ist, wird diesen zwar als solchen

erkennen. Auch dürfte ihm die Bedeutung des Zusatzes "cell" ohne weiteres

bekannt sein. In der Verbindung beider Elemente wird er die Gesamtbezeichnung

jedoch als herkunftshinweisend ansehen, da auch der Fachverkehr nicht erwartet,

daß die Wirkungsrichtung des von ihm erkannten Zytostatikums in dieser unüblichen Form nachgestellt wird (BGH aaO).

Das allgemeine Publikum wird demgegenüber bereits den INN als Kunstwort

ansehen. Aber auch, wenn es das Fachwort kennengelernt hat, wird es durch die

gegebene Abwandlung nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff

sehen (BGH aaO).

Hinsichtlich der übrigen Waren steht die Unterscheidungskraft außer Frage, da

nicht zu erwarten ist, daß diese vom Verkehr mit einer pharmazeutischen Wirkstoffbezeichnung in Verbindung gebracht werden.

3. Die Markenstelle hat zu Recht auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 3

MarkenG verneint. Die Bedeutung dieser Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein gebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage

stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen (EuGH GRUR 2001, 1148

- Bravo; BGH aaO mwNachw). Dazu zählt das sich von dem Fachbegriff

"Goserelin" hinreichend deutlich unterscheidende Zeichenwort nicht.

4. Ebensowenig ist das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG

gegeben.

Es liegt bereits dann nicht vor, wenn für die entsprechenden Waren eine Markenbenutzung möglich ist, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt. Vorliegend

erscheint es für den angesprochenen Fachverkehr – wie ausgeführt – nicht ausgeschlossen, daß auch bei der gegebenen unüblichen Art der Zeichenbildung eine

Bezugnahme auf den INN erkannt wird. Die gegenständlichen Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" können jedoch ohne weiteres

einen derartigen Wirkstoff enthalten, so daß die Marke für diese Produkte ohne

Gefahr einer Irreführung benutzt werden kann.

Das ebenfalls angesprochene allgemeine Publikum sieht demgegenüber in dem

Namen der pharmazeutischen Erzeugnisse nicht ohne weiteres eine Wirkstoffbezeichnung verborgen. Erst recht gilt dies für die hier gegenständlichen weiteren

Waren, bei denen auch vom Fachverkehr nicht erwartet wird, daß ein arzneilicher

Wirkstoff

in diesem Zusammenhang verwendet wird

(BPatGE 41, 51

- Omeprazok). Demgemäß entfällt in diesem Umfang eine Täuschungsgefahr.

Dies gilt umso mehr, als § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG bei der Prüfung auf absolute

Schutzhindernisse eine ersichtliche Eignung zur Täuschung (§ 37 Abs 3 MarkenG)

erfordert.

5. Soweit sich die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren erstmals auf die

Richtlinie 92/27/EWG beruft, erscheint bereits zweifelhaft, ob dieses Vorbringen,

das nicht Gegenstand des Löschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt war, zu berücksichtigen ist (BPatGE aaO). Immerhin hat die Antragstellerin sich insoweit nicht auf einen neuen Löschungsgrund (naheliegend wäre in

diesem Zusammenhang § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG) gestützt, sondern die Richtlinie

nur bei der Ausfüllung des Freihaltungsbedürfnisses herangezogen.

Letztlich kann die Frage der Berücksichtigung dieses Vorbringens dahinstehen, da

es sowohl bei der Anwendung von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als auch im Rahmen

von § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG nicht durchzugreifen vermag. Die Richtlinie 92/27/EWG untersagt eine Bezeichnung, die zu Verwechslungen mit der von

der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen

international gebräuchlichen

Bezeichnungen führen. Der Anwendungsbereich der Richtlinie beschränkt sich

jedoch auf Humanarzneimittel. Das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke

reicht indes deutlich darüber hinaus. Zwar umfassen "pharmazeutische Erzeugnisse" auch Humanarzneimittel, zusätzlich aber beispielsweise auch pharmazeutische Grundstoffe (BPatG aaO). Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art 1 Abs 1 die

Etikettierung und Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II

bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 6. Januar 1965 zur Angleichung

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl EG Nr 22

vom 9. Februar 1965, 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art 1 Nr 4 und Nr 5,

Art 2 Richtlinie 65/65/EWG im wesentlichen Arzneispezialitäten zur Anwendung

beim Menschen. Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch

die Richtlinie 92/27/EWG alle pharmazeutischen Grundstoffe und Arzneimittel, die

nach einer Einzelrezeptur hergestellt werden, nicht erfaßt. Dieser Umstand erlaubt

es nicht, auch die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" von der Eintragung auszuschließen, da es nicht erforderlich ist, daß die Benutzung sämtlicher unter einen

Warenbegriff fallender Produkte rechtlich zulässig ist (BGH aaO). Für "veterinärmedizinische Erzeugnisse" und die übrigen gegenständlichen Waren greift die

Richtlinie – wie ausgeführt – ohnehin nicht.

6. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen nicht

vor. Die Entscheidung orientiert sich in rechtlicher Hinsicht an der Rechtsprechung

des BGH. Die Frage, ob es sich bei dem hier vorliegenden zusammengesetzten

Zeichen nach dem Verständnis des Verkehrs um die Abwandlung eines INN handelt, liegt demgegenüber auf tatsächlichem Gebiet und ist der Beurteilung durch

das Rechtsbeschwerdegericht verschlossen.

Eine Kostenauferlegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Fa