BPatG Beschluss vom 12.02.2003 – 29 W (pat) 67/01

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 67/01

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

12. Februar 2003

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 300 43 936

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Grabrucker, des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink 6.70

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Januar 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ zurückgewiesen worden ist.

2.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

SecureMailtransfer

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in

Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen

Möbel);

Werbung und Geschäftsführung;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und

Fernsehen;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln

und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die

Telekommunikation“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt

mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluss vom

10. Januar 2001 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses sowie fehlender

Unterscheidungskraft vollständig zurückgewiesen. Zur Begründung wird angeführt,

das angemeldete Zeichen bestehe aus den Begriffen „secure“, „mail“ und

„transfer“. Dabei handele es sich um geläufige Begriffe, deren Verwendung als

Gesamtbegriff „Mailtransfer“ bereits zu beobachten sei, so dass sich insgesamt

eher ein Fachbegriff, denn eine phantasievolle Wortneuschöpfung ohne beschreibenden Gehalt ergebe.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben und diese damit begründet, das angemeldete Zeichen sei unterscheidungskräftig, da kein beschreibender Begriffsinhalt

vorliege und die Markenstelle eine unzulässige, zergliedernde Betrachtung vorgenommen habe. „Secure“ sei mehrdeutig und könne nicht mit dem einfachen Wort

„sicher“ übersetzt werden; auch eine „sichere Post“ könne mehrere Bedeutungen

haben. Da kein beschreibender Begriffsinhalt gegeben sei, bestehe auch kein

Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 10. Januar 2001 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nur zu einem geringen Teil Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehen – mit Ausnahme der

„Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ – sowohl das Eintragungshindernis eines

Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als auch das der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG entgegen.

Gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshindernis bezieht sich allerdings nicht nur auf die in der genannten Bestimmung ausdrücklich aufgeführten Angaben, sondern auch auf solche, die andere, für den

Warenverkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU).

Die angemeldete Bezeichnung „SecureMailtransfer“ ist in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen eine solche, unmittelbar beschreibende Angabe und muss daher den Mitbewerbern der Anmelderin

zum freien Gebrauch erhalten bleiben. Die sprachüblich gebildete und ohne weiteres verständliche Angabe weist, soweit die Geräte, Apparate und Instrumente der

Klasse 9 mit Ausnahme der Mechaniken für geldbetätigte Apparate betroffen sind,

lediglich darauf hin, dass es sich hierbei um Gerätschaften handelt, die für einen

sicheren Transfer elektronischer Kommunikation benötigt werden. Soweit Druckereierzeugnisse betroffen sind, kann es sich sowohl um solche handeln, die eine sichere postalische Übermittlung ermöglichen, in dem sie beispielsweise besonders

gegen unbefugtes Öffnen geschützt sind, als auch um Druckereierzeugnisse, die

einen entsprechenden Transfer beschreibend darstellen und sich inhaltlich damit

befassen; schließlich kann es sich um Anleitungen für einen solchen Transfer handeln. Die bedruckten oder geprägten Karten können als Zugangsmedium dem

Transfer dienen; Lehr- und Unterrichtsmittel wiederum können sich beschreibend

mit einem solchen Verfahren befassen. Auch soweit die Dienstleistung der Werbung beansprucht wird, kann mit der angemeldeten Bezeichnung ein Verfahren

zur sicheren Übermittlung des sogenannten „direct mailings“ beschreibend bezeichnet werden. Bei

der Dienstleistung

„Geschäftsführung“

kann

„SecureMailtransfer“ die Erbringung einer sicheren Übermittlung der elektronischen Kommunikation für andere beschreiben. Soweit die Dienstleistung der Telekommunikation insgesamt betroffen ist, ist die angemeldete Bezeichnung hierfür

geeignet, beschreibend verwendet zu werden, da diese Dienstleistung für den

Transfer elektronischer Kommunikation unerlässlich ist; dies erfasst auch den Betrieb sowie die Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Schließlich ist die angemeldete Bezeichnung auch geeignet, das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie die Dienstleistungen einer Datenbank und

das Sammeln und Liefern von Daten – etwa von Empfängerdaten – Nachrichten

und Informationen beschreibend zu bezeichnen; hierzu gehört auch die Vermietung der Datenverarbeitungseinrichtungen und Computer sowie die Projektierung

und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation, da diese Dienstleistungen zur Erbringung einer elektronischen Postübermittlung unerlässlich sind.

Unerheblich ist dabei, dass das Wort „secure“ verschiedene Bedeutungen hat, da

diese Mehrdeutigkeit bei Berücksichtigung des gesamten Anmeldezeichens und

der beanspruchten Waren bzw Dienstleistungen entfällt und daher das Freihaltebedürfnis bei solchen Ausdrücken nicht deshalb in Frage zu stellen ist, weil ihr

konkreter Sinn sich erst aus dem Kontext oder anderen Umständen vom Verkehr

erschließen lässt (vgl BGH GRUR 1997, 627 - A la Carte; GRUR 1995, 269

- U-Key). Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs, die von Haus aus verschiedene Bedeutungen haben, wozu auch das dem englischen Grundwortschatz zugehörige Wort „secure“ zu rechnen ist, können nicht zugunsten eines einzelnen

monopolisiert werden, weil das noch stärkere Auswirkungen hätte als im Fall eines

Worts mit nur einer Bedeutung, das demgemäss nur in engerem Umfang beschreibend verwendet werden könnte. Hinsichtlich des Bestandteils „Mailtransfer“

des Anmeldezeichens ist, nachdem „mail“ zusammen mit Erweiterungen wie „Mailbox“ bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (vgl Duden,

Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999, S 2492, Stichworte „Mail“

und „Mailbox“) der beschreibende Charakter dieser sprachüblich gebildeten Wortkombination auch im Inland offensichtlich, zumal auch Transfer in der Bedeutung

einer Übertragung oder Übermittlung in den deutschen Sprachgebrauch übernommen wurde (Duden, aaO, S 3946). Da in der deutschen Sprache die Bildung zusammengesetzter Substantive vollkommen üblich ist, ist in der Bildung des Bestandteils „Mailtransfer“ daher nur eine dem üblichen Sprachgebrauch entsprechende Wortbildung zu sehen.

In dieser Wertung ist auch keine unzulässige, zergliedernde Betrachtungsweise zu

sehen, sondern diese Feststellung beruht gerade auf der Beurteilung der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit (vgl BGH WRP 2001, 35 - RATIONAL

SOFTWARE CORPORATION). Hinzu kommt, dass in dem Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der vielfach deutsche Fachwörter gar

nicht erst aufkommen lässt, die beteiligten Verkehrskreise an den Gebrauch der

englischen Sprache gewöhnt sind.

Daran vermag auch die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Mailtransfer“

nichts zu ändern, da diese gerade den beschreibenden Charakter des Wortes

„Secure“ hervorhebt.

Steht wie im vorliegenden Fall der Sinngehalt einer angemeldeten Bezeichnung

fest, bedarf es zur Begründung des Eintragungsverbotes gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2

MarkenG keiner Feststellung, ob und in welchem Umfang diese Bezeichnung bereits im Verkehr Verwendung findet (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA;

Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74).

Im übrigen kommt es hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Es wäre dabei verfehlt, ein Freihaltebedürfnis schon durch § 23 MarkenG oder durch die Vorschriften des Wettbewerbsrechts hinreichend abgesichert zu sehen. Bereits im Eintragungsverfahren erkennbar werdenden Belangen der Mitbewerber ist auch in diesem Stadium Rechnung

zu tragen. Nachdem die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres verständlich ist

und ihr Sinn allein in der Beschreibung der Waren bzw Dienstleistungen der Anmelderin zu sehen ist, ist sie im Umfang des Tenors vom Eintragungshindernis

des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG erfasst.

Darüber hinaus fehlt der Bezeichnung die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8

Absatz 2 Nr 1 MarkenG, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde. Der Ausdruck besteht aus einem Wort, das die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend bezeichnen kann, so dass die erforderliche Identifizierungsfunktion im Sinne eines Herkunftshinweises nicht erfüllt werden kann.

In bezug auf die Mechaniken für geldbetätigte Apparate konnte der Senat einen

solchen beschreibenden Bezug für das angemeldete Zeichen nicht ausreichend

sicher feststellen, so dass insoweit die Eintragungsfähigkeit gegeben ist.

Voit

Fink

für Vorsitzende Zugleich Richterin Grabrucker, die wegen Urlaubs an der Unterschriftsleistung gehindert ist.

Voit

Ko