BPatG Beschluss vom 18.03.2003 – 24 W (pat) 112/01

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 112/01

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

18. März 2003

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 399 11 533

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 18. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß

der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Oktober 2000 aufgehoben, soweit der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

2. Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke

DORAL GOLF RESORT & SPA

ist unter der Nummer 399 11 533 ua für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klassen 18, 25, 28 und 42 in das Register eingetragen:

"Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18

enthalten; Reise- und Handkoffer, insbesondere auch Golftaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten;

Golfbälle;

technische, betriebswirtschaftliche, organisatorische Beratung bei der

Planung, Einrichtung und Führung von Hotels, Restaurants, Bars, Golf-

und Tennissportanlagen;

Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Betrieb von Golfmanagement- und Golfanlagen, Golfschulen, Tennisschulen; Betrieb eines Unterhaltungs- und Vergnügungsparks, Vergabe von Lizenzen zu

diesem Zweck; Verpflegung, Partyservice, Beherbergung von Gästen,

insbesondere Betrieb von Hotels und Motels, Urlaubs- und Aufenthaltszentren, Gaststätten- und Freizeitbetrieben, Restaurants, Bars,

Lounges, Golfclubs, Saunen, Solarien; Gesundheits- und Schönheitspflege".

Gegen die Eintragung ist in dem genannten Umfang Widerspruch erhoben aus der

Marke

DORAL

die nach dem Vortrag der Widersprechenden in den Vereinigten Staaten von Amerika unter den Nummern 1.338.517, 1.609.083, 1.622.850 und 1.666.936 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 28 und 42 sowie in Frankreich unter

der Nummer 1.679.697 für Dienstleistungen der Klasse 42 registriert sein soll und

von der die Widersprechende behauptet, daß es sich um eine in Deutschland notorisch bekannte Marke handle. Zum Beleg hat sie gleichlautende, in englischer

Sprache abgefaßte Schreiben der Reiseveranstalter LTU Touristik, TUI Deutschland, McFlight Flugvermittlung GmbH, C & N Touristic AG, ADAC Reise GmbH

und DERTOUR GmbH & Co KG vorgelegt. Darin ist im wesentlichen ausgeführt,

daß die Marke "Doral" in der Europäischen Gemeinschaft und vor allem in

Deutschland im Zusammenhang mit den "Doral Ryder Open", einem Golfturnier,

bekannt geworden sei. Darüber hinaus werde insbesondere das Hotel "Doral Golf

Ferien- und Erholungsressort" in Miami im Katalog von "Meier´s Weltreisen"

empfohlen. "Doral"-Hotels seien für ihren 5-Sterne-Komfort und für die erstklassigen Golfplätze bekannt.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42

des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen

und der Widersprechenden insoweit die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die Widersprechende außer der

Nennung von US-amerikanischen und französischen Registernummern nichts

vorgetragen habe. Dies reiche nicht einmal ansatzweise aus, um eine Notorietät

der Marke "Doral" darzutun. Deren Notorietät sei auch nicht amtsbekannt. Bei dieser Sachlage entspreche es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des

Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, da der Inhaber der jüngeren Marke ein berechtigtes Interesse an der baldigen Klarheit über den Bestand seines Schutzrechts habe und auch die Patentbehörden nicht mit offensichtlich erfolglosen Widersprüchen belastet werden dürften.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, zu

deren Begründung sie im wesentlichen ihren Vortrag im Verfahren vor der Markenstelle wiederholt.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und

die Löschung der Marke 399 11 533 im Umfang der Waren und

Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 28 und 42 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet, daß die Marke "Doral" im Inland notorisch bekannt sei. Bei den vorgelegten Bestätigungen von Reiseveranstaltern handle es sich um bloße Gefälligkeitsschreiben, die von hierzu nicht befugten Personen unterzeichnet seien und

sich im übrigen auf die Verhältnisse auf dem US-amerikanischen Markt bezögen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung

des angefochtenen Beschlusses im Kostenpunkt führt. Im übrigen ist sie nicht begründet.

1. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann ein Widerspruch auch auf eine notorisch

bekannte Marke im Sinne von § 4 Nr. 3, § 10 MarkenG gestützt werden, wobei ein Notorietätsschutz – über Art. 6bis PVÜ hinausgehend, aber in Übereinstimmung mit Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPs-Übereinkommen – auch für Dienstleistungsmarken in Betracht kommt (vgl Regierungsbegründung zum MarkenG-Entwurf, Bl. f. PMZ 1994, Sonderheft, S 60).

Die Markenstelle ist insoweit zutreffend davon ausgegangen, daß die Anerkennung eines Notorietätsschutzes strengen Anforderungen unterliegt. Nach

der in Deutschland herrschenden Auffassung ist der Begriff der notorischen

Bekanntheit im Sinne einer gesteigerten Verkehrsgeltung zu verstehen, die

grundsätzlich in allen angesprochenen Verkehrskreisen (Verbraucher, Händler,

Wettbewerber) vorliegen muß, wobei eine allgemeine Bekanntheit der Marke

gefordert wird, die deutlich über 50%, nämlich im Bereich von 60-70% angesetzt wird (vgl BGH GRUR Int 1969, 257, 258 "Recrin"; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, Rn 5 zu Art. 6bis PVÜ; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 4

Rn 24; Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003, § 4 Rn 88; von Schultz, Markenrecht,

2002, § 4 Rn 19; Noelle-Neumann/Schramm GRUR 1966, 70, 81; vgl auch

schweizBG sic! 2001, 317, 319 "Central Perk"; schweizRKGE sic! 2001, 415,

416 "Elcode/Elcode"; aA Kur GRUR 1994, 330, 337). Hiervon abweichend

sollen bei der Auslegung des Notorietätsbegriffs nach der von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) herausgegebenen, rechtlich jedoch

nicht verbindlichen "Gemeinsamen Empfehlung betreffend die Bestimmungen

über den Schutz notorisch bekannter Marken" (s hierzu Kur GRUR 1999, 866;

Locher sic! 2000, 41) neben dem Bekanntheitsgrad der Marke im Schutzland

auch die sonstigen wertbildenden Faktoren der Marke wie zB Dauer, Umfang

und geographische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Bewerbung

der Marke Berücksichtigung finden.

Im vorliegenden Fall kann nach keinem der beiden Auslegungsansätze eine

Notorietät der Widerspruchsmarke festgestellt werden. Die Widersprechende

hat keine Angaben zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen gemacht. Auch zu sonstigen wertbildenden Faktoren

fehlt jeder Vortrag. Die Vorlage von einigen gleichlautenden, offenbar vorformulierten Erklärungen von Reiseveranstaltern genügt insoweit nicht, zumal die

dortigen Angaben sehr allgemein gehalten sind. Als greifbarer Anhaltspunkt

wird lediglich der Umstand angeführt, daß ein "Doral"-Hotel der Widersprechenden in einem Katalog von "Meier´s Weltreisen" empfohlen werde. Das

reicht nicht aus, um eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in

Deutschland zu belegen. Diese ist – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt

hat – auch nicht amtsbekannt. Der Widerspruch ist daher zu Recht zurückgewiesen worden.

2. Demgegenüber kann die

in dem angefochtenen Beschluß getroffene

Kostenentscheidung keinen Bestand haben. Nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG

hat im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren grundsätzlich jeder Beteiligte

seine Kosten selbst zu tragen. Eine hiervon abweichende Kostenentscheidung

ist nur vorgesehen, wenn dies aus Gründen der Billigkeit geboten ist (§ 63

Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dies ist vor allem dann anzunehmen, wenn ein Widerspruch von vornherein aussichtslos war. Das ist hier nicht der Fall. Die Widersprechende hat mit der Vorlage der genannten Bestätigungsschreiben einiger bedeutender Reiseveranstalter einen zwar letztlich nicht ausreichenden,

gleichwohl nicht von vornherein untauglichen Versuch unternommen, die erforderliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke darzulegen. Die von

der Markenstelle des weiteren angeführte Bewahrung der Patentbehörden vor

offensichtlich unbegründeten Widersprüchen stellt kein Kriterium im Rahmen

der nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu treffenden Billigkeitsentscheidung

dar.

3. Es bestand kein Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten des

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Bb