BPatG Beschluss vom 15.04.2003 – 24 W (pat) 108/01

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 108/01 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 29 824.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 15. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der

Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Bezeichnung

G r ü n d e:

I.

siehe Abb. 1

ist als Marke zur (farbigen) Eintragung in das Register angemeldet.

Das Verzeichnis der Dienstleistungen lautet nach einer Neuformulierung im Beschwerdeverfahren:

„Aufbereitung und Speicherung von Daten in elektronischen Datenbanken und auf elektronischen Trägermedien;

Beratung bei Geldanlagen; Beratung bei der rationalen Einkommensverwendung;

Verbreitung von Informationen in elektronischen Medien sowie in

Filmen und Rundfunk; Erarbeitung und Veröffentlichung von Informationen über optimale Haushaltsführung;

Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Broschüren;

Veranstaltung, Auswertung und Veröffentlichung von Dienstleistungsuntersuchungen; Durchführung von Qualitätsuntersuchungen; Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen;

Verbraucherberatung bei der Auswahl von Dienstleistungen; Information über Rechts- und Steuerfragen; Zurverfügungstellung

von Daten in elektronischen Datenbänken und auf elektronischen

Trägermedien.“

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42

des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender

Unterscheidungskraft und im Hinblick auf ein bestehendes Freihaltebedürfnis zurückgewiesen. Die Bezeichnung „FINANZtest“ weise lediglich darauf hin, daß Gegenstand der so gekennzeichneten Dienstleistungen ein Test im Bereich der Finanzen sei. Dementsprechend würden die angesprochenen Verkehrskreise der

angemeldeten Marke auch nur diese Sachinformation, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, daß es sich bei der angemeldeten Marke um einen ohne

weiteres unterscheidungskräftigen und auch weithin bekannten Zeitschriftentitel

handle. Die Bezeichnung „FINANZtest“ stelle eine ungewöhnliche Wortneubildung

dar, die keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweise.

Es bleibe im Unklaren, wessen Finanzen getestet würden und wie Finanzen überhaupt einem Test unterzogen werden könnten. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Der angemeldeten Marke lasse sich keine konkrete Aussage über die

von ihr erfaßten Dienstleistungen entnehmen. Deren Gegenstand werde allenfalls

im Sinne einer „sprechenden Marke“ angedeutet.

Hilfsweise beruft sich die Anmelderin auf Verkehrsdurchsetzung. Die angemeldete

Marke werde von ihr seit 1991 als Zeitschriftentitel verwendet. Die Zeitschrift „FI-

NANZtest“ erscheine seit 1997 monatlich mit einer Auflage von durchschnittlich

323.000 Exemplaren. Darüber hinaus erbringe sie (die Anmelderin) unter der angemeldeten Marke seit Jahren in großem Umfang die von der Anmeldung erfaßten

Dienstleistungen. Die Anmelderin hat hierzu umfangreiches Material vorgelegt.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben,

hilfsweise,

die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Anmelderin sowie

die hierzu eingereichten Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung führt (§ 8 Abs 3,

§ 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

1. Die Markenstelle hat im Ergebnis zutreffend angenommen, daß die angemeldete Marke von Hause aus nicht die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft aufweist.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens von solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st.

Rspr.; vgl BGH GRUR 2003, 343, 344 „Buchstabe Z“; GRUR 2003, 342

„Winnetou“; GRUR 2002, 1070 „Bar jeder Vernunft“). Obwohl dabei von einem

großzügigen Maßstab auszugehen ist, so daß jede, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis des § 8 Abs 2

Nr 1 MarkenG zu überwinden, darf der Begriff der Unterscheidungskraft im

Sinne dieser Vorschrift nicht mit der Unterscheidungskraft als Schutzvoraussetzung im Bereich des Werktitelrechts gleichgesetzt werden, wo zum Teil

(noch) niedrigere Anforderungen gestellt werden. Denn während der Werktitel

grundsätzlich nur das Werk als solches im Verhältnis zu anderen Werken individualisiert und dementsprechend von Hause aus nur Schutz gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne (Werkverwechslung) bietet

(vgl BGH GRUR 2002, 1083 „1, 2, 3 im Sauseschritt“; GRUR 2000, 504, 505

„FACTS“), kommt der Marke eine betriebliche Herkunftsfunktion mit Schutz

gegen jede Form der betrieblichen Herkunftsverwechslung zu. Soweit daher

insbesondere auf dem Gebiet der Zeitschriften und Zeitungen auch solchen

Titeln die erforderliche Unterscheidungskraft zuerkannt wird, die sich im

wesentlichen

in einer – mehr oder weniger allgemein gehaltenen –

Beschreibung des Werkinhalts erschöpfen (vgl zB BGH GRUR 2002, 176

„Auto Magazin“; GRUR 2000, 504, 505 „FACTS“; GRUR 2000, 70, 72

„SZENE“),

können

diese

sehr

geringen

werktitelspezifischen

Schutzanforderungen nicht auf das Markenrecht übertragen werden (vgl BGH

GRUR 2001, 1043, 1045 „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“; BPatG GRUR

1998, 145, 146 „Klassentreffen“). Die markenrechtliche Unterscheidungskraft

ist vielmehr ua dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung einen

im Hinblick auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund

stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweist (st. Rspr.; vgl BGH GRUR

2002, 64 „INDIVIDUELLE“; GRUR 2001, 162, 163 „RATIONAL SOFTWARE

CORPORATION“). Davon ist insbesondere auch dann auszugehen, wenn die

angemeldete Marke vom Verkehr als Beschreibung des Inhalts von Werken

aufgefaßt werden kann, die Gegenstand der betreffenden Waren oder

Dienstleistungen sind (vgl BGH GRUR 2001, 1042, 1043 „REICH UND

SCHOEN“; GRUR 2001, 1043, 1045 „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“; GRUR

2002, 1070, 1072 „Bar jeder Vernunft“; GRUR 2003, 342, 343 „Winnetou“).

Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke die erforderliche

Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden.

Die Bezeichnung „FINANZtest“ ist sprachregelgerecht aus den Begriffen „Finanz“ und „Test“ zusammengesetzt und insoweit Wortbildungen wie zB „Finanzamt“, „Finanzmakler“, „Finanzlage“ vergleichbar. Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß der Verkehr der angemeldeten Marke ohne

nähere Überlegungen den beschreibenden Hinweis entnimmt, daß die so gekennzeichneten Dienstleistungen sich mit einem Test im Bereich der Finanzen

befassen. In diesem Sinne beschreibt die angemeldete Marke unmittelbar den

(möglichen) Gegenstand der Dienstleistungen „Beratung bei Geldanlagen; Beratung bei der rationalen Einkommenverwendung; Erarbeitung und Veröffentlichung von Informationen über optimale Haushaltsführung; Veranstaltung,

Auswertung und Veröffentlichung von Dienstleistungsuntersuchungen;

Durchführung von Qualitätsuntersuchungen; Verwendung von Test- und

Untersuchungsergebnissen; Verbraucherberatung bei der Auswahl von

Dienstleistungen; Information über Rechts- und Steuerfragen“. Die Anmelderin

weist zwar zutreffend darauf hin, daß die Bezeichnung „FINANZtest“ für die

angesprochenen Verkehrskreise gewisse Interpretationsspielräume eröffnet,

um wessen Finanzen es geht und wie die betreffenden Dienstleistungen im

einzelnen ausgestaltet sind. Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke

kann damit aber nicht begründet werden (vgl BGH GRUR 2000, 882, 883

„Bücher für eine bessere Welt“). Entscheidend ist vielmehr, daß mit der

Bezeichnung „FINANZtest“ der wesentliche Kern der genannten Dienstleistungen beschrieben wird, so daß die Annahme fernliegt, der Verkehr werde

darin nicht nur eine inhaltliche Aussage, sondern ein individuelles betriebliches

Herkunftskennzeichen erkennen.

Im Hinblick auf die Dienstleistungen „Verbreitung von Informationen in elektronischen Medien sowie in Filmen und Rundfunk“ beschränkt sich die angemeldete Marke auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke (zB

Filme, Rundfunksendungen), die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind.

Den titelartig zusammengefaßten Aussageinhalt wird der Verkehr wegen der

Nähe der genannten Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der betreffenden Filme, Rundfunksendungen usw ohne weitere

Überlegung auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen, für welche

die Eintragung erfolgen soll (vgl BGH GRUR 2001, 1042, 1043 „REICH UND

SCHOEN“).

Die Dienstleistung „Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und Broschüren“

wird als solche mit der Wortverbindung „FINANZtest“ nicht unmittelbar beschrieben. Auch insoweit ist aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu berücksichtigen, daß sich die angemeldete Marke ohne weiteres als – wenn auch allgemein gehaltene – inhaltsbeschreibende Angabe über

den Inhalt der betreffenden Bücher, Zeitschriften und Broschüren eignet, die

Gegenstand der genannten Dienstleistung sind. In einem solchen Fall erfaßt

das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG neben den – hier nicht

verfahrensgegenständlichen – Büchern, Zeitschriften und Broschüren als

Waren auch deren Herausgabe als Dienstleistung (BGH GRUR 2003, 342,

343 „Winnetou“; anders insoweit noch BGH GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar

jeder Vernunft“; GRUR 2001, 1043, 1045 „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“).

Nichts anderes gilt für die Dienstleistungen „Aufbereitung und Speicherung

von Daten

in elektronischen Datenbanken und auf elektronischen

Trägermedien“ und „Zurverfügungstellung von Daten

in elektronischen

Datenbänken und auf elektronischen Trägermedien“, die der Sache nach dem

Herausgeben von Büchern usw im elektronischen Bereich entsprechen.

Die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Marke (weiße Schrift auf

blauem Rechteck, Großschreibung des ersten und Kleinschreibung des zweiten Wortbestandteils) hält sich im Rahmen des Werbeüblichen. Sie vermag

nichts daran zu ändern, daß der aufgezeigte beschreibende Sinngehalt im

Vordergrund steht (vgl BGH GRUR 2001, 1153 „anti KALK“; BPatG GRUR

1996, 410, 411 „Color COLLECTION“).

Der Hinweis der Anmelderin auf die Vorschrift des § 23 Nr 2 MarkenG kann

der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen. Diese Bestimmung stellt

eine – neben § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG – zusätzliche Absicherung der freien

Verwendbarkeit beschreibender Angaben dar. Auf die Auslegung und Anwendung der absoluten Schutzhindernisse hat sie keinen Einfluß (vgl EuGH

GRUR 1999, 723, 726 (Nr 28) „Chiemsee“; zu § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG vgl

BPatG GRUR 2000, 1049, 1050 „21st Century“; GRUR 1999, 333, 335 „New

Life“; GRUR 1998, 1021, 1023 „Mona Lisa“).

Der Hauptantrag der Anmelderin konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

2. Die von der Anmelderin im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingereichten

zahlreichen Unterlagen lassen es indessen als möglich erscheinen, daß die

angemeldete Marke sich im Verkehr zugunsten der Anmelderin durchgesetzt

hat (§ 8 Abs 3 MarkenG). Die Anmelderin hat im einzelnen dargelegt, daß sie

die angemeldete Marke nicht nur als Zeitschriftentitel benutzt, sondern unter

dem Zeichen auch Bücher und Broschüren herausgibt (vgl Anlagen B4 sowie

B24 bis B34), umfangreiche Internet-Angebote bereithält, wobei sie auch individuelle Beratungsdienstleistungen erbringt (vgl Anlagen B17 und B18), und in

Rundfunk und Fernsehen präsent ist (Anlagen B19 bis B23). Dabei decken die

von der Anmelderin aufgezeigten Tätigkeiten im wesentlichen das Verzeichnis

der Dienstleistungen der vorliegenden Anmeldung ab. Insbesondere im Hinblick auf den gut im Markt eingeführten Zeitschriftentitel „FINANZtest“ (vgl

Anlagen B3 sowie B5 bis B11) besteht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit,

daß der Verkehr dieses Zeichen – jedenfalls in seiner konkreten Ausgestaltung – auch im Hinblick auf die von der angemeldeten Marke erfaßten und von

der Anmelderin erbrachten Dienstleistungen, die einen engen sachlichen Bezug zu dem Inhalt der genannten Zeitschrift aufweisen, nicht mehr als beschreibende Angabe, sondern als individuellen Herkunftshinweis auffassen.

Insoweit erscheint es gerechtfertigt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben

und der Anmelderin die Möglichkeit zu eröffnen, die behauptete Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Markenstelle im einzelnen nachzuweisen

(§ 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG). In diesem Rahmen wird auch Gelegenheit bestehen, das Verzeichnis der Dienstleistungen – soweit erforderlich, insbesondere

im Hinblick auf den Begriff „Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen“ – noch weiter zu präzisieren.

Dr. Ströbele

Kirschnek

Dr. Hacker

Ju

Abb. 1