Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Beschluss vom 14.05.2003 – 29 W (pat) 111/01
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
14. Mai 2003
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 395 04 718.8
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2003 durch die Vorsitzende
Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink 6.70
beschlossen:
1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. April 1999 und 5. März 2001
werden aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
Die Wortmarke
G r ü n d e
I.
BGHSt
ist am 3. Februar 1995 für die Waren der
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, Entscheidungssammlungen, Bücher, Taschenbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Poster
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 14. April 1999 als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Buchstabenfolge handele es sich um die Abkürzung
für
„Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Strafsachen“, die die beanspruchten Waren unmittelbar
beschreibe. Diese Abkürzung sei zwar
in den einschlägigen
juristischen
Fachkreisen bekannt, es handele sich dabei aber lediglich um einen Werktitel.
Eine markenmäßige Benutzung dieser Abkürzung habe die Anmelderin nicht
belegen können. Aus diesem Grunde sei auch nicht glaubhaft gemacht worden,
dass sich das angemeldete Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt habe.
Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und sich zur
Einholung eines demoskopischen Gutachtens bereit erklärt. Die Markenstelle hat
der Anmelderin daraufhin mit Bescheid vom 5. Juni 2000 einen Musterfragebogen
für eine Verkehrsbefragung übersandt. Die Anmelderin äußerte sich dazu nicht
und reichte auch keine anderweitige Begründung der Erinnerung ein. Mit
Beschluss vom 5. März 2001 hat die Markenstelle daher die Erinnerung aus den
im Erstbeschluss aufgeführten Rechtsgründen zurückgewiesen. Die geltend
gemachte Verkehrsdurchsetzung sei nicht nachgewiesen worden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie
im Wesentlichen aus, dass es sich bei der angemeldeten Buchstabenkombination
um einen Kurztitel für die von der Anmelderin veröffentlichte Entscheidungssammlung handele, die bei den Verkehrskreisen überragende Bekanntheit genieße und ausschließlich mit dem Verlag der Anmelderin in Verbindung gebracht
werde. Eine wichtige Funktion derartiger Kurztitel sei es, die betreffende Entscheidungssammlung beim Zitieren von anderen Entscheidungssammlungen unterscheidbar zu machen. Es gebe daher eine Vielzahl von Entscheidungssammlungen, die jeweils mit entsprechendem Kurztitel in Form einer Buchstabenfolge auf
dem Markt seien. Mit der angemeldeten Marke werde ausschließlich die
Entscheidungssammlung der Anmelderin gekennzeichnet, so dass ein
Freihaltebedürfnis nicht ersichtlich sei. Aus demselben Grund habe sich die
angemeldete Marke auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, sondern
die Unterscheidungskraft auf Grund der Tatsache erlangt, dass es sich bei
„BGHSt“ um den bekannten Titel eines regelmäßig erscheinenden periodischen
Werkes handele. Demgemäß macht die Anmelderin hilfsweise die
Verkehrsdurchsetzung geltend. Der Titel werde seit mehreren Jahrzehnten
genutzt und es seien bisher weit über … Exemplare unter diesem Titel
erschienen.
Die Anmelderin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
II.
Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung führt (§ 8 Abs 3
iVm § 70 Abs 3 Nr. 2 MarkenG).
1. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse des § 8
Abs 2 Nr 3 und Nr 1 MarkenG entgegen.
1. 1. Gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
allgemeinen Sprachgebrauch oder
in den
redlichen und
ständigen
Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen üblich geworden sind (vgl EuGH GRUR 2001, 148 – Bravo). Für
die beantragten Entscheidungssammlungen hat sich das angemeldete Zeichen zu
einer in diesem Sinne üblichen Bezeichnung entwickelt.
Dass das angemeldete Zeichen nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch
eingegangen ist, bedarf keiner näheren Ausführungen. Es ist jedoch eine
fachsprachliche, allgemein bekannte Abkürzung. Für die Beurteilung der redlichen
und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten
ist auf die angesprochenen
Verkehrskreise abzustellen. Entscheidungssammlungen richten sich vorrangig an
den juristischen Fachverkehr, der daher als maßgeblicher Verkehrskreis zugrunde
zu
legen
ist.
In
lexikalischen Abkürzungsverzeichnissen
und
in
Abkürzungsverzeichnissen der juristischen Fachliteratur wird „BGHSt“ mit der
Bedeutung von
„Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
in Strafsachen“
aufgeführt, zB Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl 1999, S 62; Kirchner,
Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4. Aufl 1993, S 40; Palandt,
Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl 2003, S XVII. Auch die Internet-Recherche zu
„BGHSt“ ergibt in der Mehrzahl Hinweise auf Urteile des Bundesgerichtshofs in
Strafsachen, zB www.uni-wuerzburg.de - „Informationen zum Dokument BGHSt
39, 1 - Mauerschützen“; www.alpmann-schmidt.de - „Der BGH hat zwar in BGHSt
2, 169, 170; 30, 363, 364...“; www.jura.uni-bonn.de - „Hinweise zum Aufbau von
BGHSt 11, 268/Schuss auf den Verfolger“. In Verbindung mit den beanspruchten
Entscheidungssammlungen ist das angemeldete Zeichen damit in den juristischen
Fachkreisen
zur üblichen Bezeichnung
für die Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Strafsachen geworden. Dem steht nicht entgegen, dass die
Abkürzung „BGHSt“ möglicherweise ursprünglich für die beanspruchten Waren
nicht beschreibend war. Denn auch eine ursprünglich schutzfähige Angabe kann
infolge der Benutzung durch Dritte als übliche Bezeichnung eine beschreibende
Funktion entfalten (vgl EuG T-237/01 – BSS – Rdn 48; BPatG BlPMZ 2003, 219
- Bravo; Meister, WRP 2001, 796).
1. 2. Dem angemeldeten Zeichen fehlt auch für alle beanspruchten Waren die
erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).
1.2.1.
In Verbindung mit den Entscheidungssammlungen erfasst das
angesprochene juristische Fachpublikum die Bezeichnung „BGHSt“ ohne weiteres
als Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen und
nicht als Unternehmenskennzeichen.
Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen seit 1950 als Titel benutzt, rechtfertigt
keine andere Beurteilung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
kann der Verkehr zwar in Ausnahmefällen mit dem bekannten Titel einer
periodischen Druckschrift, insbesondere einer Zeitschrift, gleichzeitig auch die
Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden. Denn bei
Zeitschriften, bei denen unter einem
identisch wiederkehrenden Titel ein
wechselnder Inhalt veröffentlicht wird, können die Bekanntheit des Titels und das
regelmäßige Erscheinen im selben Verlag dazu führen, dass der Verkehr
zumindest teilweise den Titel auch als Hinweis auf die Herkunft aus einem
bestimmten Verlag erfasst (vgl BGH GRUR 1970, 141 – Europharma; GRUR
1999, 581 – Max – mwN). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht erfüllt. Zwar
handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin veröffentlichten
Entscheidungssammlung
zweifellos um eine
regelmäßig erscheinende
Druckschrift. Während aber bei einer Zeitschrift der redaktionelle Inhalt von
Ausgabe zu Ausgabe wechselt und dessen Auswahl und Präsentation im Laufe
der Zeit bei den Lesern zu einer Vorstellung über die Herkunft dieser Zeitschrift
aus einem bestimmten Verlag
führen kann, besteht der
Inhalt einer
Entscheidungssammlung stets gleichbleibend aus den Entscheidungen eines
bestimmten Gerichts. Der Titel einer solchen Entscheidungssammlung weist daher
auf das Gericht und seine Rechtsprechung hin und nicht auf einen Verlag, der
diese Entscheidungen veröffentlicht,
insbesondere weil auch eine enge
gedankliche Verknüpfung besteht auf Grund der amtlichen Abkürzung des
Bundesgerichtshofs als BGH. Dass die Entscheidungssammlung des
Bundesgerichtshofs in Strafsachen den maßgeblichen Fachkreisen bekannt ist,
beruht daher vorrangig auf der Bekanntheit dieses Gerichts und der Anzahl der
veröffentlichten Entscheidungen und nicht auf dem Titel der Sammlung.
1.2.2. Die übrigen Waren richten sich als allgemeine Gebrauchsgüter an den
Endverbraucher, der als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig
anzusehen ist (BGH GRUR 2002, 812 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II – mwN). Wie
oben ausgeführt ist „BGHSt“ die gängige Abkürzung für die Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Strafsachen, die mit dieser Bedeutung in den einschlägigen
Abkürzungsverzeichnisses aufgeführt und allgemein verwendet wird und darüber
hinaus eng an die amtliche Abkürzung des Bundesgerichtshofs angelehnt ist. In
Verbindung mit
den
beanspruchten Druckereierzeugnissen, Büchern,
Taschenbüchern, Zeitungen, Zeitschriften und Postern versteht der Verbraucher
das Zeichen daher lediglich als fachsprachlichen Hinweis auf die Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, weil auch im Bereich dieser Waren
sachbezogene Inhaltsangaben üblich sind.
2. Allerdings hält es der Senat nicht für unwahrscheinlich, dass sich das
angemeldete Zeichen infolge seiner Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen
im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG für die beanspruchten Waren durchgesetzt und
damit die ursprüngliche Schutzunfähigkeit überwunden hat. Anders als in seiner
früheren Entscheidung zur Schutzfähigkeit des Zeichens „BGHZ“ (BPatG GRUR
1998, 51) geht der Senat nunmehr auf Grund der Weiterentwicklung in der
Rechtsprechung zur Markenschutzfähigkeit von Titeln davon aus, dass eine
Verkehrsdurchsetzung auch dann in Betracht kommen kann, wenn ein Zeichen
bisher ausschließlich als Titel benutzt wurde. Denn jedes markenfähige Zeichen
kann sich gemäß § 8 Abs 3 MarkenG im Verkehr durchsetzen, wenn ein
wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen mit diesem
Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt (vgl
EuGH GRUR 2002, 804 - Philips/Remington).
2.1. Die Beschwerdeführerin hat die Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem
Patent- und Markenamt hilfsweise geltend gemacht. Die über … bisher
erschienenen Exemplare und rund … in der Zeit von 1992 bis Mitte 1998
verteilten Fachprospekte und sonstigen Produktkommunikationen machen die
Verkehrsdurchsetzung
zumindest
für
die
beanspruchten
Entscheidungssammlungen glaubhaft, die sich ausschließlich an das
juristische
Fachpublikum richten. Der Senat ist außerdem auf Grund eigener Wahrnehmung
als Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Ansicht, dass nach den vom
Europäischen Gerichtshof für die Erlangung der Unterscheidungskraft durch
Benutzung aufgestellten Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Dauer der
Benutzung, der geographischen Verbreitung und des Marktanteils der mit „BSGE“
bezeichneten Entscheidungssammlung eine Verkehrsdurchsetzung nicht von der
Hand zu weisen ist (vgl EuGH GRUR 1999, 723 – Windsurfing Chiemsee).
2.2. Aus der Übersendung eines Musterfragebogens für die Verkehrsbefragung an
die Beschwerdeführerin ergibt sich, dass auch die Markenstelle von einer
möglichen Verkehrsdurchsetzung des Zeichens ausging. Die Zurückweisung der
Anmeldung wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses und
fehlender
Unterscheidungskraft ohne Durchführung des hilfsweise beantragten Verkehrsdurchsetzungsverfahrens verstößt damit gegen den Amtsermittlungsgrundsatz
gemäß § 59 Abs 1 MarkenG. Da die Markenstelle der Anmelderin keine Frist zur
Stellungnahme gesetzt hatte, wäre es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs
zumindest erforderlich gewesen, die Anmelderin vor der Beschlussfassung davon
zu unterrichten, dass die Markenstelle nunmehr mangels Vorlage eines
demoskopischen Gutachtens den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung als nicht
erbracht ansah. Die Beschlüsse der Markenstelle waren daher aufzuheben und
die Sache zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das
Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).
3. Das demoskopische Gutachten zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sollte
auf der Grundlage des von der Markenstelle entworfenen Fragebogens erstellt
werden,
für dessen
Inhalt nach Auffassung des Senats Folgendes zu
berücksichtigen ist:
3.1. Die Verkehrsdurchsetzung muss in den für die fraglichen Waren maßgeblichen Verkehrskreisen nachgewiesen werden, worunter die Kreise zu verstehen
sind, in denen das Zeichen Verwendung finden oder Auswirkungen zeigen soll (vgl
BGH GRUR 1990, 360 – Apropos Film II). Wie oben ausgeführt, richten sich die
beanspruchten Waren an unterschiedliche Verkehrskreise, so dass zwei getrennte
Befragungen durchzuführen sind.
Hinsichtlich der beanspruchten Entscheidungssammlungen hat der Senat bereits
in einer
früheren Entscheidung
festgestellt, dass zu den beteiligten
Verkehrskreisen zunächst alle inländischen Juristen und sonstige beruflich mit
Rechtsfragen befasste Personen zu rechnen sind (vgl BPatG – BGHZ - aaO), also
insbesondere sämtliche Organe der Rechtspflege sowie die Lehrkörper und
Studierenden der
juristischen Fakultäten und der verwaltungsrechtlichen
Fachhochschulen.
Außerdem
sind
die
juristischen
Verlage
und
Fachbuchhandlungen den maßgeblichen Verkehrskreisen zuzurechnen.
Bei den übrigen Waren
„Druckereierzeugnisse, Bücher, Taschenbücher,
Zeitungen, Zeitschriften, Poster“ handelt es sich um Gegenstände des täglichen
Bedarfs, die sich an die Allgemeinheit der Verbraucher
richten. Eine
Beschränkung der maßgeblichen Verkehrskreise auf den juristischen Fachverkehr
ist nur bei einer entsprechenden Einschränkung des Warenverzeichnisses
zulässig, wobei die Waren ihrer Art nach in der Weise präzisiert werden müssten,
dass nach den Eigenschaften und der Zweckbestimmung der Waren nur noch ein
bestimmter Abnehmerkreis in Betracht kommen kann, wie das zB bei juristischer
Fachliteratur der Fall ist (vgl BPatGE 24, 67 – „India“).
3.2. Nach dem Vorschlag der Markenstelle kann die Befragung für die insgesamt
drei Zeichen, für die die Anmelderin Markenschutz begehrt, nämlich „BVerwGE,
BSGE, BGHSt“, gemeinsam durchgeführt werden. Der Senat hat hiergegen keine
Bedenken, sofern die drei Zeichen den Befragten auf einem gesonderten Blatt zur
Ansicht vorgelegt und nicht vorgelesen werden. Dies erscheint deshalb wichtig,
weil die Zeichen in unterschiedlicher Weise ausgesprochen werden können und
die Befragten die Zeichen je nach Art der mündlichen Wiedergabe möglicherweise
unterschiedlich wahrnehmen.
3.3. Die Frage 3 des Fragebogens besteht in Übereinstimmung mit der Richtlinie
des Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenanmeldungen vom
27. Oktober 1995 (BlPMZ 1995, 378 ff) aus den folgenden Teilfragen:
Weisen die Bezeichnungen BVerwGE, BSGE, BGHSt für die o.g. Waren
3.1. auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin? (sofern bekannt, bitte Namen angeben: Firma.................................................... in..........................................................)
3.2. auf mehrere Unternehmen hin?
(sofern bekannt, bitte Namen angeben: Firma.................................................... in..........................................................)
3.3. nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern bloß auf eine Sachangabe (z.B. Beschaffenheit, Verwendungszweck, Qualität, örtliche Herkunft usw.?
Nach Auffassung des Senats sollte die Teilfrage 3.3. allgemein verständlicher und
gezielter formuliert werden, um größere Klarheit darüber zu gewinnen, ob der
Befragte in dem Zeichen ein Unternehmenshinweis sieht oder nicht, zB
3.3. oder ist diese Bezeichnung für Sie gar kein Unternehmenshinweis? Wenn die Frage verneint wird: Was verbinden Sie sonst mit der Bezeichnung?
Ergänzt werden sollte außerdem die
folgende vierte Teilfrage, um eine
differenzierte Aussage auch von denjenigen der Befragten zu bekommen, die mit
dem Zeichen keinerlei Vorstellung verbinden:
3.4. oder können Sie dazu nichts sagen?
3.4. Zur Erhaltung des mit der Anmeldung begründeten Zeitrangs muss
grundsätzlich die Verkehrsdurchsetzung bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung
nachgewiesen werden. Ein demoskopisches Gutachten kann aber für länger
zurückliegende Zeitpunkte keine zuverlässigen Feststellungen treffen, weil das
Gedächtnis vieler Menschen den Zeitpunkt der Wahrnehmung eines bestimmten
Zeichens nicht mit hinreichender Genauigkeit rekonstruieren kann. Nach der
Rechtsprechung sind demoskopische Gutachten, die fünf Jahre und später nach
der Anmeldung des fraglichen Zeichens erstellt werden, daher nicht geeignet die
Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung nachzuweisen (vgl BPatG
Mitt. 1985, 74 – Zürich; BPatGE 28, 44 – BUSINESS WEEK; BPatG GRUR 1997,
833 – digital). Dies kann allerdings nur dann gelten, wenn die Unsicherheit in der
rückblickenden Wahrnehmung der Verkehrskreise auf den sich fortlaufend
ändernden Verhältnissen
in dem maßgeblichen Warensektor beruht.
Im
vorliegenden Fall liegt aber eine davon abweichende Besonderheit darin, dass der
beteiligte
juristische
Fachverkehr
seit
unverändert mit
der
Entscheidungssammlung in Berührung kommt und zwar üblicherweise erstmalig
im Rahmen der Ausbildung und dann
fortlaufend während des ganzen
Berufslebens. Deshalb ist es gerechtfertigt, eine zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte
Verkehrsdurchsetzung auch rückwirkend für den Zeitpunkt der Anmeldung
anzuerkennen.
Grabrucker
Pagenberg
Fink
Cl