BPatG Beschluss vom 24.06.2003 – 24 W (pat) 77/02

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 77/02

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

24. Juni 2003

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

…

betreffend die Marke 399 06 585

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß

der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Löschung

der Marke 399 06 585 angeordnet worden ist.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hat beantragt, die am 3. Januar 2000 unter der

Nummer 399 06 585 eingetragene Wort-Bildmarke

für die Waren

„Mittel- zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle,

Parfümeriewaren; Nagelfeilen“,

hilfsweise für die Waren „Nagelfeilen“

wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 und 4 MarkenG zu löschen, weil die

Marke entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 4 MarkenG eingetragen worden und

außerdem die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Bei

dem englischen Wortbestandteil „Ruby Crystal“ handle es sich in seiner deutschen

Bedeutung „Rubinkristall“ zum einen um eine Farbangabe für die Produkte oder

ihre Verpackung sowie zum anderen um eine Beschaffenheitsangabe, insbesondere für Nagelfeilen, die aus – künstlichen - Rubinkristallen bestehen könnten. Der

einfache englische Begriff sei dabei dem entsprechenden deutschen Ausdruck im

Hinblick auf die phonetische Ähnlichkeit und die weite Verbreitung der englischen

Sprache in der inländischen Bevölkerung gleichzustellen. Zumindest werde die

Angabe „Ruby Crystal“ von den Mitbewerbern beim Warenvertrieb, insbesondere

beim Im- und Export der fraglichen Waren benötigt. Der Bildbestandteil, ein stilisierter Rubin, unterstreiche nur den beschreibenden Gehalt des Wortbestandteils,

könne das Gesamtzeichen aber nicht durch seine graphische Eigenheit prägen.

Die Marke sei außerdem geeignet, das Publikum über die Beschaffenheit der

Waren zu täuschen. Der Wortbestandteil „Ruby Crystal“ erwecke den Eindruck

echter Rubinkristalle, während Nagelfeilen aus Kostengründen allenfalls aus

Korund bzw synthetischen Rubinen bestünden. Zudem liege der Löschungsgrund

der Bösgläubigkeit vor, da die Antragsgegnerin die Anmeldung in Kenntnis absoluter Schutzhindernisse getätigt und absichtlich verschwiegen habe, daß Nagelfeilen aus „ruby crystals“ bestehen könnten.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 28. Juli 2000 zugestellten Löschungsantrag

am 13. September 2000 widersprochen.

Mit Beschluß vom 31. Januar 2002 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen

Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der Marke 399 06 585 für die

Waren

„Nagelfeilen“

angeordnet. Im übrigen hat sie den Löschungsantrag in der Hauptsache zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß die angegriffene

Marke für die von der Löschung betroffenen Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft und als ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehend

gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen gewesen sei. Selbst die Teile des angesprochenen inländischen Verkehrs mit nur rudimentären Englischkenntnissen würden wegen der klanglichen und schriftbildlichen

Nähe der englischen Worte „ruby“ und „crystal“ zu den deutschen Entsprechungen

„Rubin“ und „Kristall“ den Begriffsgehalt „Rubinkristall“ der englischen Wortverbindung „Ruby Crystal“ erkennen. Im Zusammenhang mit Nagelfeilen vermittle die

Bezeichnung einen unmittelbar beschreibenden Hinweis darauf, daß die Feilen mit

Rubinkristallen versehen seien, die ihnen ihre besonderen Eigenschaften verliehen. Auch die graphische Gestaltung verschaffe der Marke nicht die erforderliche

Unterscheidungskraft. Die gewählte Schmuckschrift, eine gängige Graphik-Software für Schriften, entspreche einfachsten Mitteln des Werbedesigns, an die der

Verkehr gewöhnt sei. Ebenso wirke die stilisierte Darstellung eines geschliffenen

Kristalls in keiner Weise ungewöhnlich. Sie unterstreiche lediglich die beschreibende Bedeutung von „Ruby Crystal“ und verleihe der Marke kein neues eigenartiges Gepräge. Die angegriffene Marke stelle zudem eine beschreibende freihaltebedürftige Angabe dar, weil ihr eine verständliche glatt beschreibende Aussage zu

entnehmen sei. Ob der Eintragung der Marke für die Waren „Nagelfeilen“ darüber

hinaus auch das Schutzhindernis der Täuschungsgefahr nach § 8 Abs 2 Nr 4

MarkenG entgegengestanden habe, könne dahinstehen. Die Antragsgegnerin sei

ferner bei der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig unter dem Gesichtspunkt

der Markenerschleichung gewesen. Daß sie sich möglicherweise über die rechtliche Beurteilung der Marke als schutzunfähige Angabe im klaren gewesen sei,

mache sie noch nicht bösgläubig iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, nach deren Auffassung die angegriffene Marke mit vorangestelltem stilisierten Rubin weder an fehlender Unterscheidungskraft leide noch freihaltebedürftig sei. Die Bezeichnung

„Ruby Crystal“ sei keine Beschaffenheitsangabe, da darin eine beschreibende

Aussage allenfalls angedeutet und der Zusammenhang zur Ware erst aufgrund

gedanklicher Schlußfolgerungen erkennbar werde. Sie sei auch nicht für alle Arten

von Nagelfeilen beschreibend, so offenkundig nicht für Papier- oder Metallnagelfeilen. Darüber hinaus könne nicht davon ausgegangen werden, daß der englischsprachige Ausdruck vom inländischen Verkehr ohne weiteres als Beschaffenheitsangabe aufgefaßt werde, da insbesondere die Worte „Ruby Crystal“ dem durchschnittlichen Käufer nicht geläufig seien. Außerdem sei bei der Frage der Schutzhindernisse des Freihaltebedürfnisses und der fehlenden Unterscheidungskraft

stets auf das Zeichen als Ganzes abzustellen, das hier nicht nur aus dem Wortbestandteil bestehe, sondern auch den vorangestellten stilisierten Rubin und eine

charakteristische Schriftform aufweise. Dies reiche aus, um die Schutzfähigkeit der

Marke zu begründen. Der Gesamteindruck der Marke vermittle den Eindruck

künstlerischer, ästhetischer Gestaltung, wobei der stilisierte Rubin dem Betrachter

schon aufgrund seiner Größe und der mittig oberhalb der Schrift angeordneten

Stellung ins Auge steche.

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß in seiner Ziffer 1.) aufzuheben

und den Löschungsantrag der Antragstellerin auch bezüglich

der Waren „Nagelfeilen“ zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf ihr bisheriges Vorbringen vor der Markenabteilung und die

ihrer Auffassung nach zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist in der Sache begründet. Nach

Auffassung des Senats ist die angegriffene Marke für die von der Löschungsanordnung der Markenabteilung betroffenen Waren „Nagelfeilen“ weder entgegen

§ 8 Abs 2 Nr 1, 2 oder 4 MarkenG eingetragen worden, noch war die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig. Es liegt daher kein Löschungsgrund nach

§ 50 Abs 1 Nr 3 oder 4 MarkenG vor.

1. Die angegriffene Marke war für die fraglichen Waren nicht wegen fehlender

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Vorschrift ist die einer

Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

für die von ihr beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke

liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl ua EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f „Orange“; BGH

BlPMZ 2001, 321 „marktfrisch“; GRUR 2002, 64 „INDIVIDUELLE“; MarkenR 2003,

148, 149 „Winnetou“). Besteht die Marke - wie im vorliegenden Fall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob

die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an

die Unterscheidungskraft genügt (vgl BGH BlPMZ 1991, 26, 27 „NEW MAN“;

GRUR 2001, 162, 163 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001,

1153 „anti KALK“).

Insofern erscheint schon fraglich, ob dem Wortbestandteil „Ruby Crystal“ der

angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Zwar bestehen aus Sicht

des Senats keine Zweifel an der für Nagelfeilen glatt beschreibenden Bedeutung

der englischen Begriffskombination, welche die Markenabteilung, ausgehend von

der Bedeutung der Einzelworte („ruby“ = Rubin, „crystal“ = Kristall, vgl Pons

Collins Großwörterbuch Englisch Deutsch, 1997, S 1051 u 1496), zutreffend mit

„Rubinkristall“ übersetzt hat und welche in dieser Bedeutung im Englischen auch

zur Bezeichnung echter wie synthetischer Rubine bzw Rubinkristalle verwendet

wird (vgl die den Beteiligten übermittelten Internet-Seiten mit einschlägigen Verwendungsbeispielen des Begriffs „ruby crystal“). Des weiteren ist im Ergebnis

unstreitig, daß Nagelfeilen mit Kristallen oder anderen Edelsteinen (Saphiren oder

Diamanten), respektive mit dem Granulat oder Staub der Edelsteine, beschichtet

sein können (vgl die den Beteiligten vom Senat übermittelten Internet-Seiten

betreffend „Kristall-, Saphir- und Diamantfeilen“; Anlagen 6-9 zum Löschungsantrag vom 20. Juni 2000 mit Produktbeispielen von Kristall-Feilen). Daß Nagelfeilen

insbesondere auch aus Rubinkristallen bzw Rubinkristallstaub bestehen können,

ergibt sich dabei eindeutig aus den Anlagen zum Löschungsantrag vom

20. Juni 2000, welche Werbeunterlagen und Produktbeschreibungen für die unter

der Bezeichnung „Ruby Crystal“ vertriebenen Nagelfeilen (-Sets) enthalten (vgl

hierzu zB Anlage 2, wo es ua heißt: „...Die „Ruby Crystal“ Feile besteht zum größten Teil aus künstlichen Rubinkristallen. ...“; „Die Ruby Crystal Original-Feile besteht aus mikrofein gemahlenem synthetischen Rubinstein. ...“). Im übrigen führt

die Antragsgegnerin selbst in ihrem Schriftsatz vom 13. September 2000, S 6,

aus, daß sie in der Werbung die Begriffe „Rubinstaub“, „Rubinkristalle“, „Rubinstein“ verwende, da die streitgegenständliche Nagelfeile tatsächlich aus synthetischem Rubinkristall bestehe. Damit gibt der Begriff „Ruby Crystal“ einen im Vordergrund stehenden Sachhinweis auf ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal

von Nagelfeilen, die aus Rubinkristallen bestehen bzw damit beschichtet sind.

Fraglich erscheint jedoch, ob überwiegende Teile der hier angesprochenen breiten

inländischen Verkehrskreise die beschreibende Bedeutung des englischen Ausdrucks ohne weiteres erkennen, da es sich nicht um ganz einfache, geläufige Wörter des englischen Grundwortschatzes handelt und zumindest die orthographische

Nähe des Wortes „Ruby“ zu dem entsprechenden deutschen Wort „Rubin“ nicht so

ausgeprägt ist, daß sich daraus zwangsläufig die Sinnidentität erschließen würde.

Die Frage der Unterscheidungskraft des Wortbestandteiles kann hier jedoch

dahingestellt bleiben, weil jedenfalls die graphischen Elemente der Marke in ihrer

Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen.

Einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke kann - unbeschadet der fehlenden

Unterscheidungskraft der Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft

zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl

BGH GRUR 1991, 136, 137 „NEW MAN“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“). Dabei

vermögen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des

Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft ebensowenig aufzuwiegen,

wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl BGH

MarkenR 2001, 207 „Jeanshosentasche“; GRUR 2001, 413, 415 „SWATCH“). Vorliegend ist schon das Bildelement der Marke für sich, die stilisierte Darstellung

eines Kristalls, nicht als ein derartiges einfaches graphisches Gestaltungselement

zu werten.

Die als solche ohne weiteres erkennbare Wiedergabe eines Kristalls vermittelt

insoweit zwar einen bildhaft beschreibenden, die Bedeutung „Rubinkristall“ des

Wortbestandteils ergänzenden Hinweis auf ein Beschaffenheitsmerkmal kristallbeschichteter Nagelfeilen. Soweit zeichnerische Elemente einer Marke lediglich die

typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die

technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, wird

einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die

konkrete Eignung fehlen, mit ihm gekennzeichnete Waren von denjenigen anderer

Herkunft zu unterscheiden (vgl BGH 1999, 495 „Etiketten“; GRUR 2000, 502, 503

„St Pauli Girl“). Anders liegt der Fall, wenn sich das Bildelement nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis

auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl BGH BlPMZ 2001, 58, 59 „Zahnpastastrang“). Dabei muß eine Marke keinen bestimmten Eigentümlichkeitsgrad aufweisen, um als unterscheidungskräftig angesehen werden zu können. Denn Eigentümlichkeit und Originalität sind keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen

für Unterscheidungskraft und können deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden (vgl BGH GRUR 2000, 722, 723 „LOGO“; BlPMZ

2001, 58, 59 „Zahnpastastrang“). Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das Bildelement.

Der Bildbestandteil stellt keine naturgetreue Abbildung eines Kristalls dar, sondern

eine gezeichnete stilisierte Kristallform. Mit dem oberem, aus gleichschenkligen

dreieckigen Flächen bestehenden Rand und der nach unten, im spitzen Winkel

zulaufenden Dreiecksform, die wiederum übereinander und nebeneinander angeordnete spitzwinklige Dreiecksflächen aufweist, handelt es sich offensichtlich um

einen bearbeiteten geschliffenen Kristall, wie er beispielsweise zum Besatz von

Schmuckstücken, Uhren oder ähnlichen Gegenständen Verwendung findet. Dies

aber entspricht nicht der Form, in der Kristalle auf Feilen angebracht sind, die üblicherweise mit zermahlenen Kristallpartikeln oder -staubteilchen beschichtet werden. Die Darstellung eines geschliffenen (Schmuck-) Kristalls zeigt daher dieses

Beschaffenheitsmerkmal nicht in einer für Nagelfeilen typischen oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen, sondern vielmehr in einer symbolhaft verfremdeten Bildform, die über die rein beschreibende Wiedergabe hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist.

Nachdem das Bildelement in der Marke unübersehbar, in optisch hervorgehobener Stellung, mittig nach Art einer Krone über dem in Schmuckschrift geschriebenen Worten „Ruby Crystal“ angeordnet ist, verleiht es in Zusammenwirken mit den

anderen Elementen der Marke einen hinreichend einprägsamen, individualisierenden Gesamteindruck, dem die erforderliche Eignung, Nagelfeilen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, nicht abgesprochen werden kann (vgl

hierzu auch BPatGE 33, 167, 169 f „KAMILL“; 42, 245, 249 „Immo-Börse“; BPatG

BlPMZ 2003, 27 „Fantastic“).

2. Die angegriffene Marke war auch nicht gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von

der Eintragung ausgeschlossen, da sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder

Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der in Rede

stehenden Waren „Nagelfeilen“ dienen können, obwohl nach dieser Bestimmung

ohne Zweifel der isolierte Wortbestandteil „Ruby Crystal“ nicht eintragungsfähig

(gewesen) wäre. Denn auch wenn möglicherweise das angesprochene inländische Publikum die im oben dargelegten Sinn unmittelbar beschreibende Bedeutung der englischen Worte nicht ohne weiteres erfaßt, kann der gebräuchliche

Ausdruck der Welthandelssprache Englisch jedenfalls im Im- und Exportverkehr

zur Bezeichnung der Beschaffenheit von Nagelfeilen dienen und ist daher im Interesse der Mitbewerber der Markeninhaberin freizuhalten. Dem steht nicht entgegen, daß „Ruby Crystal“ nicht für alle Arten von Nagelfeilen eine beschreibende

Angabe darstellt. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG

steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Oberbegriff (hier: „Nagelfeilen“) enthält, dem ua auch Waren

(hier: „Kristallnagelfeilen“) unterfallen, für die ein Freihaltebedürfnis als Sachangabe feststellbar ist (vgl BGH GRUR 1997, 634, 635 „Turbo II“; BlPMZ 2002, 251,

252 „AC“).

Allerdings verschafft auch insoweit das charakteristische individualisierende Gestaltungsmerkmale aufweisende Bildelement der Marke eine hinreichende, über

eine rein beschreibende Aussage in Wort und Bild hinausgehende, kennzeichnungskräftige Verfremdung ihres optischen Gesamteindrucks. Ein berechtigtes

Freihaltebedürfnis der Mitbewerber, die Angabe „Ruby Crystal“ in der konkret eingetragenen graphischen Ausgestaltung zum Hinweis auf die Beschaffenheit von

Nagelfeilen aus „Rubinkristall“ verwenden zu können, ist daher nicht zu erkennen.

3. Weiterhin stand der Eintragung der Marke nicht das absolute Schutzhindernis

nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG entgegen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von

der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum über die Art oder

Beschaffenheit der Waren zu täuschen. Maßgeblich für die Beurteilung ist dabei

eine Irreführung durch den Zeicheninhalt, der im wesentlichen durch die Waren

oder Dienstleistungen geprägt wird, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl BGH BlfPMZ 2002, 256, 257 „OMEPRAZOK“, m w Nachw

a d Rspr zu § 4 Abs 2 Nr 4 WZG u d Lit). Insoweit erscheint schon fraglich, ob die

in der Marke enthaltene Angabe „Ruby Crystal“ im Sinn von „Rubinkristall“ beim

angesprochenen Publikum - die Kenntnis der Bedeutung unterstellt - überhaupt im

beachtlichen Umfang eine unrichtige Vorstellung von der Beschaffenheit von „Nagelfeilen“ aus echtem Rubinkristall hervorrufen kann, da der englische Ausdruck

nachweislich sowohl für echte wie auch für synthetische Rubinkristalle gebraucht

wird (vgl die den Beteiligten übermittelten Internet-Seiten mit einschlägigen Verwendungsbeispielen des Begriffs „ruby crystal“). Zudem liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG dann nicht vor, wenn für die entsprechenden Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung möglich ist, bei der

keine Irreführung des Verkehrs erfolgt (vgl BGH aaO „OMEPRAZOK“). Dies aber

ist hier der Fall, da die Marke für den Warenoberbegriff „Nagelfeilen“ eingetragen

ist, der sowohl eine Verwendung für Nagelfeilen aus synthetischem wie auch für

solche aus echtem Rubinkristall zuläßt. Nachdem es handelsübliche Nagelfeilen

aus anderen echten und wertvollen Edelsteinen (Diamanten und Saphire) gibt,

erscheint eine Verwendung der Marke für Nagelfeilen aus echtem Rubinkristall

bzw Rubinkristallstaub dabei auch nicht aus technischen oder wirtschaftlichen

Gründen ausgeschlossen.

4. Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin schließlich auf den Löschungsgrund

des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG. Nachdem der Eintragung der Marke, wie unter Ziffern 1 bis 3 dargelegt, keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2

und 4 MarkenG entgegengestanden haben, scheidet die Annahme aus, die Markeninhaberin habe die Anmeldung in Kenntnis des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse getätigt und sich dadurch die Eintragung bösgläubig erschleichen

wollen. Abgesehen davon hat die Markenabteilung zutreffend darauf hingewiesen,

daß ein die Bösgläubigkeit begründender Verstoß gegen die Wahrheitspflicht des

Anmelders nur hinsichtlich tatsächlicher Angaben in Betracht kommt, nicht hingegen, wenn er bei der rechtlichen Beurteilung seiner Marke von deren möglicher

Schutzunfähigkeit ausgeht (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 50 Rdn 9).

5. Es bestand kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Fa