BPatG Beschluss vom 01.10.2003 – 29 W (pat) 35/01

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 35/01 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 397 45 016

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 1. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke 397 45 016

siehe Abb. 1 am Ende

deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ursprünglich wie folgt lautete:

„Entwicklung, Bau- und Konstruktionsplanung im Bereich der Lasertechnik; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Materialbearbeitung“

ist Widerspruch erhoben aufgrund der Wort/Bildmarke 924 786

siehe Abb. 2 am Ende

die seit dem 12. November 1974 für die Waren

„Dampferzeuger und deren Teile, nämlich Feuerungen, Gebläse,

Mühlen, Wärmetauscher, Dampfkondensatoren, Ventilatoren; mechanische und hydraulische Förderer; Saug- und Druckluftförderer;

Armaturen, nämlich Ventile und Schieber; Gießerei-Erzeugnisse,

nämlich Grauguß- und Stahlgußteile; Staubabscheider, Schornsteine und deren Teile.“

eingetragen ist sowie aufgrund der Wort/Bildmarke 1 024 639

siehe Abb. 3 am Ende

deren Eintragung am 26. Oktober 1981 für die Dienstleistungen

„Abbrucharbeiten, Installation und Montage von Industrieanlagen

und Maschinenanlagen, Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen des Maschinenbaus, Dämmungsarbeiten,

Isolierbau,

Gerüstbau, Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten

für das Bauwesen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung;

Metallbearbeitung und -härtung, -oberflächenveredelung.“

erfolgte.

Der Markeninhaber hatte mit Schreiben vom 4. November 1998 auf die Eintragung

der Dienstleistungen der Klasse 42 verzichtet, so daß die Marke 397 45 016 am

16. Dezember 1998 antragsgemäß für die Dienstleistungen „Entwicklung, Bau-

und Konstruktionsplanung im Bereich der Lasertechnik“ gelöscht worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Widersprüche mit Beschluß vom 12. Oktober 1999 zurückgewiesen, weil die Vergleichsmarken keine identischen oder ähnlichen Bestandteile aufwiesen, die eine

Verwechslungsgefahr begründen könnten.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde der Beschluß des Erstprüfers mit

Erinnerungsbeschluß vom 8. Dezember 2000 teilweise aufgehoben, die Eintragung der Marke 397 45 016 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 024 639

für die Dienstleistung „Materialbearbeitung“ sowie wegen des Widerspruchs aus

der Marke 924 786 für die „Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten“ gelöscht. Im übrigen sind die Widersprüche zurückgewiesen worden. Es müsse aufgrund der weiten Waren- bzw Dienstleistungsoberbegriffe der jüngeren Marke von

Identität mit den „Gießerei-Erzeugnissen“ und der „Metallbearbeitung und

-härtung, -oberflächenveredelung“ der jeweiligen Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Bei dieser Ausgangslage bestehe angesichts der Ähnlichkeit der

Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr. Die jüngere Marke werde von

dem Kenn- und Merkwort „BABOCK“ geprägt, das in der unsicheren Erinnerung

wegen des einzigen Unterschieds im Wortinnern der Widerspruchsmarken weder

klanglich noch schriftbildlich mit der erforderlichen Sicherheit von diesen

auseinanderzuhalten sei.

Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, daß keine Verwechslungsgefahr gegeben sei, weil schon keine

Produktähnlichkeit bestehe. Der Beschwerdeführer sei auf dem Gebiet des Laserzuschnitts tätig, während sich die Widersprechende nicht mit dem Laserzuschnitt

von Metallteilen beschäftige. Auch könne ihm nicht verwehrt werden, seinen Namen als Marke in bezug auf die Einzelfirma schützen zu lassen. Außerdem werden seine Marke neben dem Namen durch das Logo und den Zusatz „Lasertechnik“ geprägt und nur zusammen verwendet. Phonetisch bestehe

in der

Aussprache des Wortteils „Bab“ ein deutlicher Unterschied. Bildlich falle neben

dem zusätzlichen „c“ insbesondere das als Weltkugel ausgestaltete „o“ ins Auge.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

1.

den angefochtenen Erinnerungsbeschluß aufzuheben und die

Widersprüche aus den Marken 1 024 639 und 924 786 zurückzuweisen.

2. Der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde sowie den Antrag auf Kostenauferlegung zurückzuweisen.

Sie macht sich im Wesentlichen die Begründung des Erinnerungsbeschlusses zu

eigen. Außerdem ist sie der Ansicht, daß die Einwände des Beschwerdeführers

gegen die Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen wegen des

angeblich zu groben Rasters der Warenklasseneinteilung fehl gehen. Zum

Gebrauch des natürlichen Namens trägt die Widersprechende vor, daß diesem auf

jeden Fall ein charakteristischer Bestandteil hinzuzufügen sei, wenn er als neue

Marke verwendet werde und Kollisionsgefahr bestehe.

II

Die Beschwerde ist zulässig. Das durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über das Vermögen der Widersprechenden unterbrochene Beschwerdeverfahren

war nach der Mitteilung der Erklärung des Sachverwalters zur Wiederaufnahme

des Verfahrens fortzusetzen. In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg. Es

besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9

Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft

der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr vgl BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002,

1067, 1068 - DKV/OKV).

Bei der Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist nicht allein maßgeblich, welche Waren bzw Dienstleistungen der Inhaber der jüngeren Marke derzeit mit seiner Marke kennzeichnet. Ausschlaggebend ist vielmehr, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Marke im Register eingetragen ist und Schutz beansprucht. Der Erinnerungsprüfer ist deshalb zu Recht von einer Identität der sich

jeweils gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen ausgegangen. Nach

der Teillöschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen der Klasse 42 „Entwicklung, Bau- und Konstruktionsplanung im Bereich der Lasertechnik“, die am

16. Dezember 1998 auf Grund des Verzichts des Markeninhabers im Schriftsatz

vom 4. November 1998 erfolgte, ist die angegriffene Marke nur mehr für „Waren

aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten“ sowie für die Dienstleistung „Materialbearbeitung“ eingetragen. Auf Seiten der Widerspruchsmarken ist ebenfalls auf die

Registerlage abzustellen, da eine Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs 1

MarkenG nicht erhoben worden ist.

Die Widerspruchsmarke 924 786 ist ua für „Gießerei-Erzeugnisse, nämlich Grauguß- und Stahlgußteile“ eingetragen, bei denen es sich um typische Waren aus

Metall handelt, die in Klasse 6 enthalten sind. Auf Grund der Widerspruchsmarke

1 024 639 genießt die Widersprechende außerdem Schutz für die Dienstleistungen „Metallbearbeitung und -härtung, -oberflächenveredelung“, die von dem weiten Oberbegriff der „Materialbearbeitung“ der Klasse 40 umfaßt werden. Es ist

dem Markeninhaber unbenommen, seine Marke

jederzeit auf Grund der

beanspruchten weiten Waren- und Dienstleistungsbegriffe über den derzeitigen

Laserzuschnitt von Metallteilen hinaus für erstere prioritätserhaltend zu benutzen.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen ist demnach

zu berücksichtigen, daß die Vergleichsmarken

für dieselben Waren bzw.

Dienstleistungen eingesetzt und dem maßgeblichen Publikum begegnen können.

Aus diesen Gründen ist bei den Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen der

höchste Grad der Ähnlichkeit zugrunde zu legen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist von Haus aus normal, weil

der Wortbestandteil keinen die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist. Ob den Widerspruchsmarken erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, weil Babcock Teil der Firmenbezeichnung B… AG und die

Widersprechende nach der unbestritten gebliebenen Behauptung im Markt als

umsatzstarkes Unternehmen hinlänglich bekannt sei, kann dahingestellt bleiben.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nämlich bereits auf der Grundlage

normaler Kennzeichnungskraft zu bejahen.

Beim Vergleich der beiden Zeichen ist zu berücksichtigen, daß die Ähnlichkeit von

Wort/Bildzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks

sowie des Sinngehalts zu ermitteln

ist und

für die Annahme einer

Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in

einer Hinsicht genügt (vgl BGH GRUR 1999, 241 - Lions mwN). Auszugehen ist

bei der Prüfung der Markenähnlichkeit von dem das Kennzeichnungsrecht

beherrschenden Grundsatz, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich

gegenüberstehenden Zeichen ankommt (stRspr vgl BGH GRUR 2002, 167, 169

- Bit/Bud).

Im schriftbildlichen Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichsmarken trotz

der unübersehbaren Gemeinsamkeiten der beiden Namensbestandteile hinreichend. Denn der ins Auge fallende Bildbestandteil eines stilisierten Laserstrahls

oder gebündelten Lichtstrahls der jüngeren Marke hat keine Entsprechung im Gesamteindruck der Widerspruchsmarken, bei denen der Bildbestandteil in den Namenszug eingefügt und als stilisierte Weltkugel ausgestaltet ist. Der weitere Wortbestandteil „Lasertechnik“ vermag den bildlichen Gesamteindruck der jüngeren

Marke entgegen der Ansicht des Markeninhabers dagegen nicht entscheidend zu

beeinflussen, weil er als rein beschreibender Begriff aus Rechtsgründen am

Schutzumfang der Marke nicht teilnimmt.

In klanglicher Hinsicht besteht dagegen ein sehr hoher Grad an Ähnlichkeit der zur

Benennung maßgeblichen Markenteile. Bei einer kombinierten Wort/Bildmarke

wird der klangliche Gesamteindruck erfahrungsgemäß von dem Wortbestandteil

geprägt, weil er in der Regel die einfachste Möglichkeit der Benennung darstellt,

sofern er für sich genommen kennzeichnungskräftig ist und keinen Sinngehalt

enthält, der für die Beschreibung von Waren- oder Dienstleistungsmerkmalen von

Bedeutung ist (vgl BGH aaO - Bit/Bud). Das ist bei dem Namensbestandteil

„BABOCK“ der Fall. Er ist für die kennzeichnende Benennung der jüngeren Marke

alleine geeignet. Der beschreibende Begriff „Lasertechnik“, kommt wie oben

bereits ausgeführt, aus Rechtsgründen dafür nicht in Betracht. Die einen

Laserstrahl versinnbildlichende Stilisierung eines gebündelten Lichtstrahls läßt

sich kaum in Worte fassen. Für die Widerspruchsmarken trifft die Prägung des

klanglichen Gesamteindrucks durch den Wortbestandteil im Verhältnis zu der

stilisierten Weltkugel ebenfalls zu, da diese als Teil des Markenwortes erscheint,

in das sie jeweils integriert ist. Neben dem kennzeichnungskräftigen Namen wird

daher vom Verkehr nicht auch noch das Wort „Weltkugel“ in die Benennung

aufgenommen werden.

Werden die Vergleichsmarken für dieselben Waren und Dienstleistungen verwendet, was bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu unterstellen ist, so sind

sie ebenso wenig für das Fachpublikum, an das sie sich in erster Linie richten, wie

für den normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmer bei ihrer Benennung auseinander zu halten. Die Gemeinsamkeiten im

identischen Wortanfang „BAB“ und im Wortende „CK“, in der Vokalfolge „A-O“ und

in der Silbenzahl überwiegen deutlich gegenüber dem einzigen Unterschied des

„C“ in der ohnehin weniger beachteten Wortmitte. Dabei ist der vom Europäischen

Gerichtshof wie vom Bundesgerichtshof anerkannte Erfahrungssatz zu

berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht

gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleichen kann, so daß die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins

Gewicht fallen als die Unterschiede (EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Rdn 26

- Lloyd; BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Im vorliegenden Fall wird der geringe Unterschied noch durch die Gestaltung der jeweiligen

Kenn- und Merkwörter weiter verringert. Das Markenwort „BABOCK“ der jüngeren

Marke ist mit durchbrochenen Großbuchstaben wiedergegeben, so daß insbesondere in dem „ “ ein „C“ aufgenommen und bei der Benennung wiedergegeben

werden kann. In den Widerspruchsmarken erscheinen die Großbuchstaben „C“

auffallend geschlossen, so daß sie sich als „O“ in das Erinnerungsbild einprägen

und so die akustische Wiedergabe mit beeinflussen können. Hierzu besteht umso

mehr Veranlassung, als die stilisierte Weltkugel vom Durchschnittsbetrachter nicht

stets als „O“ aufgefaßt und ausgesprochen wird. Für diesen Teil des Verkehrs sind

die für die akustische Wiedergabe der Marken prägenden Bezeichnungen nahezu

identisch.

Unter Berücksichtigung des höchsten Grades an Ähnlichkeit zwischen den maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen,

des hohen Grades der Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht sowie unter

Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist die

markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei der Benennung der Vergleichsmarken

zu bejahen.

Der Einwand des Markeninhabers, es dürfe ihm nicht verwehrt werden, seinen

Namen als Marke in Bezug auf die Einzelfirma schützen zu lassen, steht der Bejahung der Verwechslungsgefahr nicht entgegen. Denn das Namensführungsrecht

des Prioritätsjüngeren beschränkt sich - ungeachtet der Rechtsform einer einzelkaufmännischen Firma - auf die Verwendung des Namens als Unternehmenskennzeichen. Ein Recht auf Eintragung des eigenen Namens auch als Marke besteht in aller Regel nicht, wenn ein prioritätsälteres Markenrecht durchgreift (vgl im

übrigen Ströbele/Hacker aaO § 15 Rdn 92 und FN 174 mwN; grdl. BGH GRUR

1966, 499, 501 Merck).

Da die Markenstelle die Löschung der Marke 397 45 016 in dem angefochtenen

Beschluß zu Recht nach § 9 Abs 1 Nr 2 iVm § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG ausgesprochen hat, ist die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

2. Der Antrag des Markeninhabers, die Kosten des Verfahrens der

Beschwerdegegnerin und Widersprechenden aufzuerlegen, ist zurückzuweisen,

da keine Billigkeitsgründe vorliegen, die ein Abweichen von dem Grundsatz der

eigenen Kostentragung des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen. Die Tatsache des Unterliegens oder Obsiegens ist als solche für eine Kostenauferlegung

nicht ausschlaggebend. Hierfür bedarf es stets besonderer Umstände, wie beispielsweise eines Verhaltens, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Anhaltspunkte für derartige

Umstände hat der Markeninhaber weder vorgetragen noch sind sie ersichtlich.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3