BPatG Beschluss vom 29.10.2003 – 32 W (pat) 243/02

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 243/02

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

29. Oktober 2003

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

betreffend die Marke 399 20 011

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin

Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen.

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der am 8. April 1999 u.a. für

Brot, feine Backwaren und Konditorwaren

angemeldeten Marke 399 20 011

siehe Abb. 1 am Ende

ist aus der am 26. September 1995 eingetragenen, für

Brot und Backwaren

geschützten Marke 395 01 351

Panelino

Widerspruch erhoben worden.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für

Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Mai 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, es bestehe keine

Verwechslungsgefahr. Zwar sei von Warenidentität auf dem Gebiet der Backwaren und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarke

auszugehen. Jedoch seien die sich gegenüberstehenden Zeichen nach dem Gesamteindruck einander nicht ähnlich. Einer beschreibenden Angabe, wie hier in

der jüngeren Marke Panino, dem italienischen Wort für Brötchen, fehle regelmäßig

die Kraft, das Gesamtzeichen zu prägen. Das Publikum werde sich daher bei einer

Begegnung mit dieser Marke eher an dem durch Anordnung, Größe und lebhafte

Wirkung optisch hervorgehobenen Bildbestandteil orientieren.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie hält eine Gefahr klanglicher Markenverwechslungen für gegeben. Der die jüngere Marke prägende Wortbestandteil Panino stimme mit der Widerspruchsmarke

Panelino nahezu vollständig überein. Bei Wort-Bild-Marken komme regelmäßig

dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zu. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke – die personifizierende Darstellung einer Backware – weise lediglich in beschreibender Art auf die unter der

Marke angebotenen Waren hin. Auch ein schutzunfähiger Bestandteil könne im

Einzelfall kollisionsbegründend wirken, wenn er – wie hier – blickfangmäßig hervorgehoben sei. Ein Großteil der deutschen Verbraucher kenne zudem das italienische Wort Panino nicht. Die Verwechslungsgefahr werde (begrifflich) verstärkt,

da die Gesamtanmutung der jüngeren Marke den Eindruck erwecke, Panino sei

ein Name. Des Italienischen unkundige Verbraucher könnten aus der Erinnerung

heraus auch Panelino für die Verkleinerungsform eines Namens halten.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

für Brot italienischer Art zum Aufbacken hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers mit Mengen- und Umsatzangaben für

die Jahre 2000 bis 2002 sowie Verpackungsfolien vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

22. Mai 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke hinsichtlich

der Waren "Brot, feine Backwaren, Konditorwaren" zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, der Bestandteil Panino (= italienisch Brötchen) der jüngeren

Marke sei für Brot- und Backwaren objektiv beschreibend. Dieser Sinngehalt sei

den beteiligten Verkehrskreisen, z.B. aus Speisekarten in Restaurants und Cafes,

auch bekannt. Mithin sei schon deshalb Panino nicht das die jüngere Marke prägende Element. Zudem sei der Bildbestandteil seiner Größe und seines originellen

Charakters wegen hervortretend und einprägsam. Ein etwaiger Namenscharakter

von Panino ergebe sich nur bei Betrachtung der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit, also gerade auch der Figur. Aber selbst bei isolierter Gegenüberstellung

wiesen Panino und Panelino nur eine geringe Ähnlichkeit auf, die angesichts der

schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könne.

In der mündlichen Verhandlung hat der Markeninhaber die Benutzung der Widerspruchsmarke für Brot anerkannt.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, jedoch mangels Bestehens

einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nicht begründet.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke

im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer

eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden

Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen

besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere

der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten

Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer

Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist auf seiten der Widerspruchsmarke von Brot auszugehen, weil (nur) diese Ware als benutzt glaubhaft gemacht

(§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) und die Benutzung insoweit vom Markeninhaber

anerkannt worden ist. Im Warenverzeichnis der jüngeren Marke ist Brot identisch

enthalten; feine Backwaren und Konditorwaren sind mit Brot ähnlich (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 90),

wenngleich keine besondere Warennähe gegeben ist.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Panelino ist für die

benutzten Waren (Brot) schwach. Zwar handelt es sich in der Gesamtheit um ein

lexikalisch nicht nachweisbares Kunstwort, jedoch entsprechen die ersten beiden

Silben Pane dem italienischen Wort für Brot (Langenscheidts Handwörterbuch

Italienisch-Deutsch, 8. Aufl, S. 344). Es mag sein, dass Italienischkenntnisse in

breiten deutschen Verkehrskreisen, auf die bei Waren der vorliegenden Art abzustellen ist, nicht allzu verbreitet sind. Für bestimmte italienische Bezeichnungen

gerade auch des Lebensmittelsektors (neben Pane und Panino etwa Pizza, Pasta,

Vino, Latte) gilt diese Beurteilung aber nicht, weil diese auch im Inland, z.B. a0-ls

Etikettenaufschriften oder in der Gastronomie, häufig verwendet werden. Panelino

wird somit von einem nicht unbeträchtlichen Teil des deutschen Verkehrs als Verkleinerungsform zu Pane verstanden werden. Soweit in Panelino eine Abwandlung

von Panino (italienisch für Brötchen, aaO) gesehen wird, gilt der Grundsatz, dass

derartige Abwandlungen nur einen sehr geringen Schutzumfang aufweisen und

aus ihnen keine Verbietungsrechte gegen eine (beschreibende) Verwendung der

schutzunfähigen Angabe selbst, auch nicht innerhalb eines Kombinationszeichens, abgeleitet werden können (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 323

m.w.N.).

c) Schriftbildlich sind die Vergleichsmarken einander nicht ähnlich, weil innerhalb der jüngeren Marke der Bildbestandteil (das Brotmännchen) durch Größe und

lebhafte Bildwirkung unübersehbar hervortritt. Dieser prägt den optischen Gesamteindruck der Marke, auch aus der Erinnerung heraus.

Aber auch in klanglicher Hinsicht ist eine zu Verwechslungen führende Markenähnlichkeit aus tatsächlichen wie rechtlichen Gründen zu verneinen. Der Grundsatz, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr in

der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimißt, gilt nicht uneingeschränkt (Ströbele/Hacker aaO, § 9

Rdn 434). Gerade bei einem weiten deutschen Verbraucherkreisen bekannten

beschreibenden Begriff wie Panino wird die Neigung gering sein, diesen zu verwenden, vor allem dann, wenn der Kunde gerade kein Brötchen (bzw. keines italienischer Backart) erwerben will. Ein rechtserheblicher Teil des Publikums wird

deshalb die jüngere Marke auf andere Weise benennen, etwa als Panino-Männchen oder nur als Brot usw. "mit dem Männchen". Bereits von daher ist die Gefahr

relevanter Begegnungen der Markenwörter in Alleinstellung deutlich herabgesetzt.

Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die jüngere Marke teilweise doch mit

Panino wiedergegeben wird, reichen angesichts des – oben aufgezeigten –

geringen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke die Unterschiede

in der

Gesamtlänge beider Markenwörter (3 zu 4 Silben) und im Klang der zweiten und

dritten Silbe für die Verneinung einer phonetischen Verwechslungsgefahr aus. Die

eintragungsbegründende Eigenprägung von Panelino im Verhältnis zu den

schutzunfähigen Grundwörtern Pane und Panino liegt eben gerade in der

zusätzlichen Silbe bzw. den Abweichungen in Buchstabenfolge und Lautstand,

was aber

im Kollisionsfall – wie hier

im Widerspruchsverfahren – einen

entsprechend eingeschränkten Schutzbereich nach sich zieht. Die – für sich

gesehen eher geringe – klangliche Abweichung im Verhältnis zu Panino führt

deshalb auch zum Ausschluß einer phonetischen Verwechslungsgefahr.

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Vorsitzende Richterin Winkler ist wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert.

Viereck

Sekretaruk

Viereck

Ju

Abb. 1