BPatG Beschluss vom 03.12.2003 – 32 W (pat) 8/03

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 8/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 397 11 504

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

3. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und

Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Der Beschluss

des Deutschen Patentamts

vom

24. Oktober 2002 ist wirkungslos.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I .

Gegen die Eintragung der Marke 397 11 504 wurde aus der EU-Marke 273 011

Widerspruch erhoben. Die angegriffene Marke wurde durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 24. Oktober 2002 des Deutschen Patent- und Markenamts gelöscht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er

legt ein Urteil des Landgerichts Hamburg vom 1. November 2000 (315 O 527/98)

mit Rechtskraftvermerk vom 15. November 2002 vor. Durch dieses wird die Widersprechende verurteilt, den an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten

Widerspruch gegen die Markenanmeldung zurückzunehmen. Aus dem Tatbestand

des Urteils ergibt sich, dass es sich um den Widerspruch gegen die Eintragung

der Marke 397 11 504 handelt. Der Markeninhaber beantragt daher, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2002 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Er habe bereits am 27. November 1998 beantragt, das Widerspruchsverfahren im

Hinblick auf das zivilrechtliche Klageverfahren auszusetzen. Auf diesen Antrag hin

sei dann lediglich auf das nicht abgeschlossene Eintragungswiderspruchsverfahren hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke 273 011 hingewiesen worden. Ferner sei

die Ankündigung erfolgt, dass nach Abschluss des Verfahrens unaufgefordert Bescheid gegeben werde. Tatsächlich aber sei über den Aussetzungsantrag in der

Sache nie entschieden worden. Es entspreche deshalb der Billigkeit wegen dieses

Verfahrensfehlers die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen, weil bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung der angefochtene Beschluss nicht ergangen wäre. In

diesem Fall hätte Gelegenheit bestanden, das Urteil vorzulegen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren in der Sache nicht geäußert.

II.

1. Der Widerspruch gilt gemäß § 894 Abs. 1 ZPO mit Wirkung vom 15. November 2002 als zurückgenommen, nachdem das Urteil des Landgerichts Hamburg an

diesem Tag rechtskräftig geworden ist.

Nach § 82 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO hatte dies

zur Folge, dass das Widerspruchsverfahren als nicht anhängig geworden anzusehen ist und die bereits ergangene – nicht rechtskräftige – Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wirkungslos geworden ist, ohne dass es seiner

ausdrücklichen Aufhebung bedurfte. Auf Antrag des Markeninhabers, der sinngemäß seinem Antrag zu entnehmen ist, war dies durch Beschluss auszusprechen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war anzuordnen.

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Rückzahlung erfolgt insbesondere dann, wenn das Verfahren

vor dem Patentamt an einem schweren Fehler leidet und wenn das Fehlverhalten

kausal für die Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung ist. Die Markenstelle hat

den Antrag des Markeninhabers, das Verfahren im Hinblick auf den Zivilrechtsstreit über die Klage auf Rücknahme des Widerspruchs auszusetzen, nicht beschieden. Das Verfahren wurde lediglich stillschweigend nur bis zur Eintragung

der Widerspruchsmarke ausgesetzt. Die Zurückweisung des Aussetzungsantrags

hätte den Markeninhaber veranlasst, vor der Entscheidung der Markenstelle vom

24. Oktober 2002 auf das zu seinen Gunsten ergangene Urteil vom 1. November 2000 hinzuweisen, das am 15. November 2002 rechtskräftig geworden ist. Damit wäre die Beendigung des Widerspruchsverfahrens herbeigeführt worden, ohne

dass es einer Beschwerde bedurft hätte.

3. Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist nicht veranlasst

(§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Winkler

Viereck

Sekretaruk

Ko