BPatG Beschluss vom 15.12.2003 – 34 W (pat) 334/03

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 334/03 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 11 542

… 10.99

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

15. Dezember 2003 durch den Richter Dr.-Ing. Barton als Vorsitzenden sowie die

Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr. rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-

Ing. Ihsen

beschlossen:

Das Patent wird infolge der Unzulässigkeit des Einspruchs aufrechterhalten.

G r ü n d e

I.

Die Einsprechende hat gegen das Patent Einspruch eingelegt, diesen jedoch nicht

begründet.

II.

1. Der Einspruch ist unzulässig. Gemäß PatG § 59 Abs 1 Satz 4 und 5 müssen die

Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist angegeben werden. Dies hat die Einsprechende versäumt.

2. Das Patent ist deshalb ohne Sachprüfung aufrechtzuerhalten. Der Senat folgt

insoweit einer zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung des 20. Senats des

Bundespatentgerichts vom 30. Oktober 2003 – 20 W (pat) 344/02 – Streulichtmessung. Der 20. Senat führt dort unter III.1. der Gründe aus:

"Ist der einzige Einspruch – oder sind alle Einsprüche – gegen ein Patent unzulässig, ist die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen. Ein alleiniger Ausspruch über die Verwerfung des Einspruchs – oder der

Einsprüche – kommt nicht in Betracht.

a) Die Zuständigkeit des Senats ergibt sich im vorliegenden Fall aus der Übergangsvorschrift nach § 147 Abs. 3 PatG. Obwohl in Satz 1 dieser Vorschrift von

einer "Entscheidung über den Einspruch" die Rede ist, hat der Senat über das

Patent zu entscheiden. Dies gilt zunächst unbestritten bei Sachprüfung infolge eines zulässigen Einspruchs und ergibt sich aus der Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens (dazu BPatG Mitt. 2002, 417 – Etikettierverfahren mwN; so auch

BPatGE 46, 134 - gerichtliches Einspruchsverfahren; bei fehlender Begründetheit

des Einspruchs: Beschl. vom 1.10.2002, 34 W (pat) 705/02).

b) Aber auch dann, wenn der einzige oder alle Einsprüche unzulässig sind und

folglich eine sachliche Überprüfung der Bestandskraft des Patents aufgrund vorgebrachter Widerrufsgründe ausscheidet, bleibt nur der Ausspruch über die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents. Denn in § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG ist abschließend geregelt, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren

zu beenden ist. Es ist durch Beschluß zu entscheiden, ob und in welchem Umfang

das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ist nicht vorgesehen.

In § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG ist geregelt, dass für das Einspruchsverfahren vor

dem Beschwerdesenat des Patentgerichts die §§ 59 bis 62 entsprechend gelten.

Dabei ist zwar § 61 Abs. 1 Satz 1 ausdrücklich ausgenommen; aus dem Bedeutungszusammenhang der Übergangsregelung, insbesondere in Zusammenhang

mit Satz 1 vor Nr. 1, folgt jedoch, dass hiermit die geänderte Zuständigkeit hervorgehoben, nicht aber von den dort aufgezählten Entscheidungsmöglichkeiten im

Einspruchsverfahren abgewichen werden sollte.

Eine das Einspruchsverfahren abschließende isolierte Verwerfung eines unzulässigen Einspruchs sieht das Patentgesetz auch an anderer Stelle nicht vor. Damit

wird zum Ausdruck gebracht, dass der Rechtsbehelf des Einspruchs insoweit anders zu behandeln ist, als die Rechtsmittel der Beschwerde und der Rechtsbeschwerde. In § 79 Abs. 2 PatG ist nämlich ausdrücklich bestimmt, dass die Beschwerde als unzulässig verworfen wird, wenn sie nicht statthaft oder nicht in der

gesetzlichen Form und Frist eingelegt ist. Gleiches ist für die Rechtsbeschwerde in

§ 104 PatG geregelt.

Auch aus den Regeln für das Patentnichtigkeitsverfahren bei Klageunzulässigkeit

lässt sich nichts anderes herleiten. Denn es ist zu beachten, dass der

Gesetzgeber mit der Neuregelung des Einspruchsverfahrens durch das

Gemeinschaftspatentgesetz von 1979 nicht das Einspruchsverfahren an das

Nichtigkeitsverfahren annähern, sondern der Ablösung des bislang vor der

Entscheidung über die Patenterteilung durchgeführten Einspruchsverfahrens

durch ein solches nach der Patenterteilung Rechnung tragen wollte (amtl. Begr.

Bl.f.PMZ 1979, 276, 286 zu Nummer 35). Vielmehr wird die Nähe zum früheren

Einspruchsverfahren als Bestandteil des Erteilungsverfahrens und die Ferne vom

Nichtigkeitsverfahren deutlich, indem die Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 2

eingeführt wurde, wonach das Einspruchsverfahren von Amts wegen ohne den

Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. In

der amtlichen Begründung heißt es hierzu, das vom Einsprechenden mitgeteilte

Material im Falle seines Ausscheidens von Amts wegen zu berücksichtigen, habe

sich bewährt. Hierdurch lasse sich insbesondere verhindern, dass das auch im

allgemeinen

Interesse

liegende Einspruchsverfahren durch Absprache der

Verfahrensbeteiligten beendet werde (Bl.f.PMZ 1979, 276, 287 zu § 35 c). Somit

steht die Bestandskraft des Patents nicht zur Disposition der Beteiligten.

Wegen der Besonderheiten des Einspruchsverfahrens kommt auch eine entsprechende Anwendung von Vorschriften der ZPO über die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen, Rechtsmitteln oder der Klage nach § 99 Abs. 1 PatG nicht in Betracht.

c) Der im Ergebnis gegenteiligen und soweit erkennbar bislang unwidersprochen

gebliebenen Auffassung des Juristischen Beschwerdesenats in seinem Beschluss

vom 23. März 1984, 4 W (pat) 27/83 (BPatGE 26, 143) vermag mithin der beschließende Senat nicht zu folgen.

In den Gründen der genannten Entscheidung wird eine planwidrige Unvollständigkeit des Patentgesetzes festgestellt, die durch den aus dem Patentnichtigkeitsverfahren und der ZPO zu entnehmenden allgemeinen Rechtsgrundsatz zu schließen sei, dass, sofern nicht jedenfalls ein zulässiger Einspruch vorliege, die Patentabteilung allein über die Zulässigkeit des Einspruchs zu entscheiden und sich eines Ausspruchs über die Aufrechterhaltung des Patents zu enthalten habe. Die

planwidrige Lücke im Patentgesetz wird zum einen daraus hergeleitet, dass das

Einspruchsverfahren systematisch dem Patentnichtigkeitsverfahren sehr stark angenähert worden sei. Dem kann sich der Senat, wie vorstehend dargelegt, nicht

anschließen. Zum anderen leiten die Entscheidungsgründe eine planwidrige Unvollständigkeit des Patentgesetzes aus den Vorschriften des EPÜ nach Art. 101

Abs. 1 in Verbindung mit Regel 56 Abs. 1 AusfO ab, wonach die Einspruchsabteilung den Einspruch (u.a.) dann als unzulässig verwirft, wenn er Art. 99 Abs. 1 sowie Regel 1 Abs. 1 und Regel 55 Buchst. c AusfO nicht entspricht. Hieraus vermag der beschließende Senat aber auf keine Regelungslücke im Patentgesetz zu

schließen, sondern kann nur eine insoweit vom Patentgesetz abweichende Regelung des EPÜ sehen. Solche Abweichungen im Detail finden sich auch an anderen

Stellen, die das Einspruchsverfahren regeln. Das EPÜ schreibt beispielsweise vor,

dass die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückzuweisen hat, wenn sie der

Auffassung ist, dass die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen,

Art. 102, Abs. 2 EPÜ. Hingegen ist nach dem Patentgesetz für diesen Fall nur der

Ausspruch über die Aufrechterhaltung des (unveränderten) Patents zulässig, § 61

Abs. 1 Satz 1 PatG."

Dem schließt sich der erkennende Senat an. Dass entgegen der Auffassung des

juristischen Beschwerdesenats a.a.O. in PatG § 61 Abs 1 Satz 1 abschließend geregelt ist, wie der Tenor (Beschlussausspruch) einer abschließenden Entscheidung im Einspruchsverfahren lauten muss, zeigt auch der unmittelbar danach in

PatG § 61 Abs 1 Satz 2 geregelte Fall der Rücknahme des Einspruchs. Wird ein

einziger unzulässiger Einspruch zurückgenommen, kann er danach nicht mehr als

unzulässig verworfen werden

(so aber der

juristische Beschwerdesenat

BPatGE 31, 21; dagegen zu Recht der 23. Senat des Bundespatentgerichts in

seiner zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung vom 4. Februar 2003

- 23 W (pat) 306/02). Nach der Rücknahme kann es schon denkgesetzlich nicht

mehr zur Verwerfung des bereits zurückgenommenen Einspruchs kommen. Da

das Verfahren nach PatG § 61 Abs 1 Satz 2 aber von Amts wegen fortgesetzt

wird, muß es auch zu einer abschließenden Entscheidung kommen. Das ist nach

PatG § 61 Abs 1 Satz 1 die Aufrechterhaltung des Patents. Damit erübrigt es sich,

für solche Fälle auf einen Feststellungstenor auszuweichen, wie es der 23. Senat

a.a.O. vorgezogen hat.

Der erkennende Senat hat Überlegungen des 20. Senats a.a.O. aufgegriffen, ob

ein informierender Zusatz dahingehend, dass die Aufrechterhaltung aufgrund der

Unzulässigkeit des Einspruchs erfolgt sei, zweckmäßig sein könne. Deshalb hat er

das Patent "infolge der Unzulässigkeit des Einspruchs" aufrechterhalten. Damit ist

bereits aus dem Beschlussausspruch (Tenor) zu ersehen, dass in diesem Einspruchsverfahren keine Sachprüfung stattgefunden hat.

Dr. Barton

Hövelmann

Dr. Frowein

Ihsen

Hu