BPatG Beschluss vom 18.02.2004 – 32 W (pat) 213/02

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 213/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die IR-Marke 646 783

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

18. Februar 2004 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter

Rauch und Sekretaruk 10.99

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) für die Waren und Dienstleistungen

Pièces de construction relevant de la technique de

réglage pour les modèles réduits cités en classe 28 et

pour leurs installations de commande; transformateurs;

postes de commande géographique à touches; circuits

pour boucles de retour; commandes de fonctionnement

pour blocs et/ou bus (électriques et/ou électroniques) et

leurs éléments de commutation pour la commande, le

réglage et la surveillance d'installations de rails et/ou de

véhicules miniatures avec raccordement de ligne ou

avec transmission sans fil; appareils électroniques

d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran

(souris); parties des produits précités non comprises

dans d'autres classes.

11 Générateurs électriques de vapeur.

28 Modèles réduits de chemin de fer notamment locomotives, wagons, tramway; matériel de voies pour

modèles réduits de véhicules notamment pour modèles

réduits de chemin de fer et de véhicules; modèles

réduits de véhicules militaires, notamment de tanks,

poids lourds, bateaux, avions; parcours en tant de

jouets; installations de rails pour modèles réduits de

véhicules à entraînement électrique, notamment pour

voitures, tous les produits précités étant avec ou sans

générateur électrique ou avec générateur à vapeur pour

modèles réduits de véhicules, modèles réduits de véhicules sur rails ou sur route avec entraînement à vapeur;

modèles réduits de construction; modèles réduits de

dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispositifs de

commande pour systèmes de voies de modèles réduits

de véhicules, notamment installations de rails pour

modèles réduits de véhicules sur rails et/ou sur routes;

tous les produits précités ayant des échelles et des

écartements de voies différentes; dispositifs de commande par calculateur et autoprogrammables avec

ordinateurs, notamment ordinateurs individuels; tous les

produits précités étant destinés à des modèles réduits

de véhicules et/ou à des installations en modèle réduit

pour modèles réduits de véhicules, notamment pour

des véhicules sur rails et/ou sur routes ou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, composants électriques pour modèles réduits, notamment pour modèles

réduits de véhicules; appareils d'éclairage et de commutation pour les modèles réduits précités ainsi que

leurs installations de commande; tous les produits précités étant des jouets.

42 Élaboration de logiciels pour la commande, le réglage

et/ou la surveillance de véhicules miniatures et/ou d'installations de voies pour véhicules miniatures notamment sous utilisation d'appareils électroniques d'entrée

tels qu'appareils de commande sur écran (souris).

registrierte Marke IR 646 783 (Ursprungsland Österreich mit Priorität vom

15. November 1994)

LOKMAUS

sucht um Schutz in Deutschland nach.

Die Markenstelle

für Klasse 28

IR des Deutschen Patentamts (seit dem

01.11.1998 Deutsches Patent- und Markenamt) hat am 11. Juli 1996 einen auf die

Bestimmungen der Art 5 MMA, Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ, § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3,

§ 107, § 113 MarkenG gestützten refus de protection erlassen und die Schutzverweigerung mit nachfolgenden Beschlüssen vom 24. November 1998 und vom

3. Mai 1999 aufrechterhalten.

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat mit Beschluß vom

29. März 2000 – 32 W (pat) 372/99 – unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse, die er für nicht ausreichend begründet erachtete, das Verfahren an die

Markenstelle zurückverwiesen.

Diese hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 19. März 2002

der IR-Marke erneut den Schutz in Deutschland verweigert.

Das Wort LOKMAUS sei aus den Bestandteilen LOK für Lokomotive und MAUS

für ein Eingabegerät zusammengesetzt. In Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die der Regelung und Steuerung des Fahrbetriebs von Modelleisenbahnen

dienten, stelle LOKMAUS eine beschreibende Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, da die Bezeichnung darauf

hinweise, daß die Waren mit Hilfe einer LOKMAUS betrieben werden könnten und

die Dienstleistungen für den Betrieb einer LOKMAUS bestimmt seien. Der digitalisierte Betrieb von Modelleisenbahnen beschränke sich dabei nicht lediglich auf

die reine Fahrt einer Lok, sondern könne viele Zusatzfunktionen umfassen, zB den

Einsatz von Beleuchtungen, die Steuerung verschiedener Fahrzeuge und deren

Funktionen (etwa Licht-, Geräusch- und Dampfeffekte), die Regelung der Fahrtrichtung, die Regelung der Transformatoren, die Stellung von Weichen und die

übersichtliche Darstellung des Fahrtweges bei Gleisbildstellwerken und des Gleisbaus insgesamt. Diese Beurteilung gelte nicht nur für Waren, die selbst Steuer-

und Regelungsgeräte darstellten, sondern auch für Waren, die durch eine Lokmaus bedient werden könnten. Um digital steuerbar zu sein, d.h. digitale Befehle

empfangen zu können, müßten diese Waren entsprechende Einrichtungen (zB

Decoder) aufweisen. Die Bezeichnung LOKMAUS sei auch insoweit beschreibend, weil die betreffenden Waren von ihrer Beschaffenheit her für den Einsatz

einer Lokmaus bestimmt sein könnten. Da eine solche nicht nur Lokomotiven

steuern könne, sondern auch andere Fahrzeuge oder Apparate wie z.B. einen

Kran oder anderes Zubehör zu Modelleisenbahnen, sei LOKMAUS entgegen der

Ansicht der Markeninhaberin auch für andere Waren als Loks beschreibend, z.B.

für Modelle von Armeefahrzeugen, Lastkraftwagen, Schiffen, Flugzeugen. Auch

für die registrierten Dienstleistungen sei LOKMAUS eine beschreibende Bestimmungsangabe, da diese die Entwicklung der Software für den Einsatz einer Lokmaus beinhalteten. Ob der Marke darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft für sämtliche Waren und Dienstleistungen fehle, könne dahingestellt bleiben.

Im übrigen sei die Ansicht der Markeninhaberin, die Bezeichnung LOKMAUS

werde als Herkunftshinweis verstanden, weil sie im Internet nur im Zusammenhang mit ihr – der Markeninhaberin – oder einer Lizenznehmerin verwendet

werde, unzutreffend. Selbst bei Verwendung einer beschreibenden Angabe nur

durch ein einziges Unternehmen könne daraus noch nicht gefolgert werden, daß

der Verkehr in dieser Bezeichnung eine Marke sehe. Dies gelte gerade bezüglich

der Waren, bei denen LOKMAUS als Gattungsbegriff verstanden werde.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die erneute, den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildende Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie bezieht sich auf ihren Vortrag in den vorangegangenen Verfahren vor der

Markenstelle und dem Senat. Die Markenstelle habe der IR-Marke den Schutz

nicht nur für „ganz unmittelbar beschriebene Waren“ verweigert, sondern in einem

wesentlich weiterem Umfang. Sie habe verkannt, daß die Frage, ob einer Angabe

die erforderliche Unterscheidungskraft aufgrund beschreibender Eigenart fehle,

ausschließlich anhand der konkret registrierten Waren und Dienstleistungen zu

beurteilen sei. Der angefochtene Beschluß sei insoweit mit der Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs nicht vereinbar. Im übrigen sei die gegebene Begründung

für einen waren- und dienstleistungsbeschreibenden Charakter des Wortes

LOKMAUS weiterhin unzulänglich. Schließlich komme den Voreintragungen des

Markenworts, u.a. auch in den deutschsprachigen Staaten Österreich und der

Schweiz, eine erhebliche Indizwirkung zu.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der IR-Marke für

die beanspruchten Waren und Dienstleistungen den nachgesuchten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

In der mündlichen Verhandlung, in der – zusätzlich zu den bereits vorliegenden –

weitere Internet-Recherchen Gegenstand der Erörterung waren, hat der Senat

nach entsprechender Einverständniserklärung der Markeninhaberin beschlossen,

im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

In einem nachgereichten Schriftsatz hat sich die Markeninhaberin ergänzend zu

den Umständen der Namensgebung, zu den Rechtsbeziehungen zu den Firmen

LGB und Lenz, zum Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung des Markennamens

und zu Konkurrenzprodukten Dritter unter dieser Bezeichnung geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Gerichtsakten

dieses und des vorangegangenen Verfahrens 32 W (pat) 372/99 sowie der Akten

des Deutschen Patent- und Markenamts Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin muß ohne Erfolg bleiben. Einer

Schutzgewährung für den deutschen Anteil der IR-Marke stehen die Regelungen

des Art 5 MMA, Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ i.V.m. § 8 Abs 2 Nr 2, § 107, § 113

MarkenG entgegen.

Gemäß Art 5 Abs 1 Sätze 1 und 2 MMA, § 113, § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 MarkenG

war das Deutsche Patent- und Markenamt befugt, die IR-Marke auf absolute

Schutzhindernisse in den Grenzen des Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ zu überprüfen

und ihr im Ergebnis die Schutzerstreckung auf Deutschland zu verweigern. Ob der

materielle Regelungsgehalt dieser Bestimmung des internationalen Verbandsrechts sich von der entsprechenden nationalen Norm unterscheidet, etwa in der

Frage der Anforderungen an eine Produktmerkmalskennzeichnung nach § 8 Abs 2

Nr 2 MarkenG, kann dahinstehen. Denn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts

von Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ stellt LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Werts der Erzeugnisse, für welche die Marke beansprucht wird, dienen kann. Für die Dienstleistungen, hinsichtlich derer die IR-Marke in gleicher Weise zu prüfen ist (vgl. Art

6 sexies PVÜ), liegt eine Bestimmungsangabe vor.

Die Markenstelle hat die Schutzverweigerung auch innerhalb der Jahresfrist des

Art 5 Abs 2 MMA dem Internationalen Büro (OMPI) mitgeteilt. Für den Beginn dieser Frist war insoweit nach den Bestimmungen der Ausführungsordnung zum

MMA der Tag der tatsächlichen Eintragung im internationalen Register – hier der

18. Januar 1996 – maßgeblich (nicht der des Eingangs des Antrags auf internationale Registrierung bei der Behörde des Ursprungsstaats oder beim Internationalen

Büro). Die Regelung des Art 5 Abs 2 MMA, wonach die nationale Behörde innerhalb dieser Frist dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe

aller Gründe mitzuteilen hat, besagt nicht, dass im weiteren Verlauf des amtlichen

und gerichtlichen Verfahrens gefundene tatsächliche Belege, welche die (Rechts-)

Gründe der Schutzverweigerung bestätigen, unbeachtlich wären; diese dürfen

vielmehr bei der Entscheidung im Beschwerdeverfahren nicht unberücksichtigt

bleiben.

Der mit der Beschwerde angefochtene Beschluß der Markenstelle ist weder in

formaler Hinsicht, noch was die inhaltliche Begründung der Schutzverweigerung

anbetrifft zu beanstanden. Eine nochmalige Zurückverweisung der Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs 3 MarkenG, die wegen der

damit verbundenen Verfahrensverzögerung ohnehin nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt, ist daher nicht geboten. Wenn der Senat nunmehr, im Ergebnis der

Beurteilung der Markenstelle folgend, die IR-Marke für sämtliche registrierten Waren und Dienstleistungen für schutzunfähig erachtet, so setzt er sich damit auch

nicht in Widerspruch zu seinem früheren Beschluß vom 29. März 2000 (32 W (pat)

372/99). Er hatte dort (vgl. S. 7 des Umdrucks) bereits ausgeführt, dass er

LOKMAUS zumindest für Waren, die der Regelung und Steuerung des Fahrbetriebs von Modelleisenbahnen dienen, als freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig ansieht. Bezüglich der Waren, die durch eine LOKMAUS zu bedienen

sind, könne schon wegen der Neuartigkeit der digitalen Steuerungstechnik der

entsprechende Hinweis eine Beschaffenheitsangabe darstellen und auch für mit

dieser in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen eine beschreibende Bezeichnung vorliegen (was allerdings noch eingehender Prüfung bedürfe).

LOKMAUS stellt ein neues, bis Mitte des letzten Jahrzehnts unbekanntes Kunstwort dar, welches ersichtlich aus den Bestandteilen LOK, der im deutschen

Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive, und MAUS gebildet ist. Letzterer ist hier nicht in der ursprünglichen Bedeutung des Worts als Bezeichnung eines Tieres zu verstehen, sondern im übertragenen Sinn als ein von

Hand zu bedienendes Steuerungsinstrument, wie es vor allem vom Computer her

ebenfalls seit langem bekannt und gebräuchlich ist. LOKMAUS bezeichnet also

naheliegenderweise ein derartiges elektronisches Steuerungs- oder Regelungsgerät, welches – im Blick auf das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen – der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Modellspielzeugeisenbahnanlage mit deren Bestandteilen zu dienen bestimmt ist. Ob

dieser Sinngehalt, von dem der Senat – in Übereinstimmung mit der Markenstelle

– ausgeht, von Anfang an (der Vortrag der Markeninhaberin dürfte so zu verstehen sein, dass die erstmalige Verwendung des Markenworts zeitgleich mit der

Präsentation des von ihr zusammen mit der Firma Lenz entwickelten Produkts im

November 1994 auf einer Ausstellung in Köln erfolgte) für alle Beteiligten, d.h. die

Interessenten an Modelleisenbahnanlagen ebenso wie konkurrierende Hersteller,

im Vordergrund des Verständnisses stand, kann dahinstehen. Selbst wenn man

den Vortrag der Markeninhaberin als richtig unterstellt, ein leitender Mitarbeiter

ihres Unternehmens habe den Begriff LOKMAUS unabhängig von anderen, an der

technischen Entwicklung des betreffenden digitalen Handreglers beteiligten Betriebe geschaffen, ließe sich allein daraus nichts für die markenmäßige Schutzfähigkeit ableiten. Denn etwaige urheber- oder namensrechtliche Gesichtspunkte

sind insoweit ohne Belang (vgl. BPatGE 33, 12, 17 – IRONMAN TRIATHLON). Es

mag auch sein, dass die Wortbildung LOKMAUS ursprünglich - zumindest in Kreisen der Endabnehmer, zu denen unterschiedlich sprachbewusste Interessenten,

darunter auch Jugendliche und Kinder, zählen - als ungewöhnlich und originell

empfunden worden ist und vielleicht auch heute noch von weniger informierten

Kunden als Marke verstanden wird. Die Markenstelle hat aber im angefochtenen

Beschluß, anders als noch im refus de protection, die Schutzverweigerung nicht

mit fehlender Unterscheidungskraft der IR-Marke begründet, sondern mit deren

Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschreibende Sachangabe zu dienen.

Dieser Beurteilung folgt der Senat.

Sämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen beziehen

sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) Eisenbahn- und sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere Funktionen der Anlage auch digital gesteuert und überwacht werden können. Das als

LOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stellt die zentrale technische Innovation dieser Anlagen dar, wobei die an der Entwicklung beteiligte Firma L… –

jedenfalls in den ersten Jahren – die elektronischen Komponenten geliefert hat.

Möglicherweise hat sich gerade deshalb, weil diese Art der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit als gleichsam revolutionierend empfunden wurde und – bei Konkurrenten ebenso wie Endverbrauchern –

große Aufmerksamkeit und Anklang gefunden hat, die von der Markeninhaberin

als Marke – im Sinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen – gedachte

Bezeichnung binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter) entwickelt. Ob hierzu auch das Verhalten der Markeninhaberin beigetragen hat, nämlich u.a. die von ihr eingeräumte Lizenzvergabe an die Firma L1… (L2…),

welche in Verbindung mit ihren Modellanlagen nicht nur ein (nach Angaben der

Markeninhaberin) der ursprünglichen LOKMAUS 1 entsprechendes Gerät anbietet, sondern dieses auch als Lokmaus bezeichnet, ist letztlich nicht entscheidungserheblich. Für das betreffende digitale Handsteuergerät und dessen Bauteile

bezeichnet LOKMAUS jedenfalls die Art der Ware selbst.

Diese Beurteilung gilt für folgende Waren:

(da es sich bei der von der Markeninhaberin vorgelegten deutschen Fassung des

Verzeichnisses anscheinend um eine, mit Ungenauigkeiten behaftete, Rückübersetzung aus dem Französischen handelt, nicht aber um das Verzeichnis der Ursprungsanmeldung in Österreich, werden nachfolgend ausschließlich die französischsprachigen Bezeichnungen der internationalen Registrierung verwendet)

9 Pièces de construction relevant de la technique de réglage … ; postes de

commande … ; commandes de fonctionnement pour blocs … ; appareils

électroniques d’entrée … ; parties des produits précités … ;

28 dispositifs de commande pour systèmes de voies de modèles réduits

… ;dispositifs de commande par calculateur … ; appareils …de

commutation …ainsi que leurs installations de commande :

Der erste Nachweis über eine beschreibende Verwendung des Wortes Lokmaus

findet sich auf S. 71 von Heft 7/96 der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ - also in

etwa aus der Zeit, als der refus de protection erlassen wurde – in einem,

offensichtlich redaktionellen, Beitrag über Erzeugnisse der Firma L1… (L2…).

Neben Warenabbildungen findet sich der Satz: „Mit einem Set aus Lok,

Digitalzentrale, Lokmaus, Bedienungsanleitung und Zubehör kann man sich nun

bei LGB in’s coole Lenz-Digitalvergnügen stürzen“. Abgesehen davon, dass sich

in diesem Text nur die Firmenschlagworte L1… und L3…, nicht aber R…, finden,

wird Lokmaus hier in gleicher Weise wie die voranstehenden und nachfolgenden

Wörter beschreibend gebraucht. Der Verfasser geht ersichtlich davon aus, dass

dem Leser bekannt ist, was eine Lokmaus ist. In einem darunter stehenden

Textbeitrag unter der Überschrift „Es ist soweit: L1… fährt digital!“ finden sich

anstelle von Lokmaus (sinngleich) die Bezeichnungen „Mausregler“ und

„Handregler“.

Weitere Belege über eine beschreibende Verwendung des Wortes Lokmaus (bzw.

der Pluralform) waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung am

29. März 2000 im Verfahren 32 W (pat) 372/99. Nicht ganz eindeutig zu werten ist

allerdings der in Frageform stehende Satz: „Kann man wirklich über eine R…-

Lokmaus eine Selectrix-Lok steuern?“ Hier wird zwar die Firmenkurzbezeichnung

der Markeninhaberin genannt; wenn aber LOKMAUS als Marke bereits in

Alleinstellung den Herkunftshinweis vermitteln soll, hätte es der Voranstellung der

Herstellerangabe nicht bedurft. Somit ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der

angesprochenen Interessenten gerade wegen der Verbindung mit dieser zu der

Annahme gelangt, auch andere Hersteller als R… würden ein als Lokmaus

bezeichnetes Steuergerät anbieten. Gleiches gilt für den Satz: „Wer mit den

Lokmäusen von L1… bzw. R… geliebäugelt hat, der erhält per Lokmaus-Adapter

die Möglichkeit, bis zu acht Lokmäuse an den X-Bus (L…, A… Digital neu

oder das LocoNet (Digitrax) anzuschließen“. Hier deutet schon die bei Marken

unübliche Verwendung der Pluralform, aber auch die Wortbildung Lokmaus-

Adapter auf eine beschreibende Verwendung hin. Entsprechendes gilt für den sich

auf Produkte der Markeninhaberin beziehenden Satz: „Eine Zentrale für den

Fahrbetrieb bietet Anschluß für bis zu acht Handregler, die „Lokmäuse“ genannt

werden.“ Daß die Mehrzahlform in Anführungsstrichen steht, genügt nicht, um ein

markenmäßiges Verständnis aufkommen zu lassen.

Schließlich lassen auch die im vorliegenden Beschwerdeverfahren in der

mündlichen Verhandlung am 10. September 2003 erörterten Internet-Seiten

(http://www.khm-modellbahnen.de) eine ausschließlich beschreibende Verwendung von Lokmaus erkennen. Dort findet sich in Angeboten der Firma L1… u.a.

unter der Nr 55010 eine „Lokmaus für das Mehrzugsystem“. Diese wird wie folgt

beschrieben: „Die Lokmaus ist ein handlicher Regler mit: ...(es folgen die

einzelnen Bestandteile)“. In Bezug auf einen unter der Nr 55020 angebotenen

Decoder heißt es: „Sie können die Adresse (1-8) ferngesteuert mit der Lokmaus

einstellen“. Irgendein Hinweis, dass es sich bei LOKMAUS um eine Marke der

Markeninhaberin handelt, fehlt.

Auf dem Verpackungskarton des von der Markeninhaberin eingereichten

Warenmusters einer Lokmaus findet sich zwar auf der Rückseite (neben sonstigen

beschreibenden Angaben wie Weichen-Keybord, Joystick und Dekoder sowie in

gleicher – geringer - Schriftgröße) hinter dem Wort Lokmaus das R im Kreis,

darunter aber die englischen und französischen Übersetzungen „Locomouse 2“

und „Loco-Souris type 2“, was gerade bei IR-Marken äußerst ungewöhnlich ist und

Zweifel aufkommen

lässt, ob die Markeninhaberin selbst die deutsche

Bezeichnung Lokmaus für eine auf dem internationalen Markt geeignete Marke

hält. Nur der Vollständigkeit halber soll darauf hingewiesen werden, dass das

mehrfach genannte Unternehmen L1… in englischsprachigen Texten seine

Lokmaus durchweg als „Train Mouse“ bezeichnet (so z.B. in der Übersicht über

die MTS-Funktionen der L1…-Lokomotiven, 27. September 2000, S. 2).

Der Senat folgt der Beurteilung der Markenstelle auch insoweit, dass die IR-Marke

für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mittels einer

Lokmaus (verstanden als Handsteuergerät im vorstehend aufgezeigten Sinn)

gesteuert oder überwacht werden, ebenfalls schutzunfähig ist. Zwar bezeichnet

LOKMAUS insoweit nicht die Art der Waren selbst, kann aber dazu dienen, ein

wesentliches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per Lokmaus

steuerbar und somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein.

Die Bezeichnung LOKMAUS auf oder in Verbindung mit diesen Erzeugnissen

stellt deshalb eine – schlagwortartige – Beschaffenheitsangabe dar, die ebenfalls

nicht zu Gunsten eines einzelnen Unternehmens monopolisiert werden darf. Die

Mitbewerber der Markeninhaberin müssen die Möglichkeit haben, unbehindert

darauf hinweisen zu können, dass ihre Produkte für eine Lokmaus-gesteuerte

Anlage geeignet und mit einer solchen kompatibel sind.

Diese Beurteilung gilt zunächst für sämtliche Modell-Fahrzeuge in Klasse 28,

nämlich

Modelès réduits de chemin de fer ...; modèles reduits de vehicules

militaires, … .

Sodann aber auch für alle Teile einer derartigen Spielzeug-Modellanlage, die der

Strom- und Dampferzeugung, der Beleuchtung (von Fahrzeugen, Gebäuden und

Außenanlagen), der Signalgebung (einschließlich einer akustischen) sowie dem

Fahrbetrieb dienen, weil alle vorgenannten Funktionen per Lokmaus gesteuert

werden können. Hierunter fallen

9 transformateurs; circuits pour boucles de retour;

11 générateurs électriques de vapeur;

28 modèles réduits de construction ; modèles réduits de dispositifs

d’éclairage et de signalisation ; appareils d’éclairage …

Schienen und Bahnen als solche dürften zwar nicht per Lokmaus steuerbar sein,

wohl aber in das Schienennetz integrierte Teile wie Weichen oder Kehrschleifen.

Eine eindeutige Grenzziehung erscheint hier kaum möglich, weshalb die IR-Marke

auch für die sehr allgemein gefassten Warenbegriffe

28 matériels de voies ...; installations de rails …

nicht dem inländischen Markenschutz zugänglich ist. Insbesondere der sehr weite

Begriff

28 parcours en tant de jouets

kann zahlreiche, per Lokmaus beeinflußbare Teile einer Modellbahnanlage

umfassen. Daher kann LOKMAUS auch für die unter einen derart wenig präzisen

Oberbegriff fallenden Waren keinen Schutz beanspruchen, zumal die Möglichkeit

des Einsatzes einer Lokmaus (bzw. mehrerer solcher Geräte) den Wert der

Anlage insgesamt wesentlich mitbestimmen dürfte.

Die verbleibenden Dienstleistungen in Klasse 42

Élaboration de logiciels pour la commande, le réglage et/ou la surveillance

de véhicules miniatures …

betreffen die Entwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von

Modellfahrzeugen und Schienenanlagen, somit von Programmen, wie sie

insbesondere auch in Lokmaus-gesteuerten Modellbahnanlagen zum Einsatz

kommen. Von daher wird bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungsangebote mit dem Begriff LOKMAUS naheliegenderweise von einer Bestimmungsangabe ausgegangen werden.

Der der Markeninhaberin an sich zustehende Schutzerstreckungsanspruch (§ 107,

§ 33 Abs 2 MarkenG) besteht nicht ausnahmslos; wenn – wie hier – ein

Schutzhindernis nach Art 6 quinquies B Nr 2 PVÜ vorliegt, ist die Markenstelle

- und im Beschwerdeverfahren das Bundespatentgericht - gehalten, der IR-Marke

den inländischen Schutz zu verweigern. Hierbei handelt es sich um eine rechtlich

gebundene, nicht aber um eine Ermessensentscheidung. Die Voreintragung im

Ursprungsstaat (und ggf. die Schutzgewährung in weiteren Verbandsstaaten) führt

demgegenüber zu keiner rechtlichen Bindung der im Inland zur Entscheidung

berufenen Stellen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rdn 31; Ströbele/Hacker,

MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 264, 266). Die tatsächliche Indizwirkung, welche der

Registrierung eines

fremdsprachigen Markenworts

in einem Staat des

betreffenden Sprachraums in Zweifelsfällen zukommen kann (vgl. BGH GRUR

1999, 728 – PREMIERE II; 2001, 1046 – GENESCAN), kommt vorliegend schon

deshalb nicht zum Tragen, weil LOKMAUS keine fremdsprachige Wortbildung

darstellt und das Ursprungsland Österreich ebenfalls deutschsprachig ist.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG zugelassen. Eine

höchstrichterliche Erörterung und Klärung der Rechtsfragen des vorliegenden

Falles ist zur Fortbildung des Rechts erforderlich.

Viereck

Richter Rauch ist wegen Urlaubs an der Unterschrift verhindert

Sekretaruk

Viereck

Cl