Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 27.04.2004 – 33 W (pat) 163/01
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend die Marke 398 12 696
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 27. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter
Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der
Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 2. März 2001 aufgehoben und die Löschung der Marke
398 12 696 angeordnet.
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der für „Kalksandsteine“ registrierten Wort/Bildmarke
398 12 696
siehe Abb. 1 am Ende
ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der Marke 11 81 270
KASASTURZ
die am 2. Oktober 1991 für die Waren der Klasse 19
„Baumaterialien (nicht aus Metall); Natursteine, insbesondere Kalksandsteine, Marmor, Schiefer, Kunststeine; Betonsteine; Betonwerksteine; Ziegel; Dachsteine und Dachziegel; Glasbausteine;
Glasbetonsteine; Pflastersteine; Betondachsteine;
feuerfeste
Steine; Profilsteine; Verblendsteine; Hintermauersteine; Wegsteine;
Bauteile aus Natur- und Kunststeinen, aus Marmor, Terrazo, Asbest, Schiefer und/oder Ton; Rohre aus Beton und/oder Zement;
Platten, insbesondere Wand-, Boden- und Verkleidungsplatten, aus
Stein, Marmor, Beton und/oder Zement; Faserplatten; Hartfaserplatten; Belagplatten für Bauzwecke aus Marmor, Glas, Porzellan,
Ton; Klinkerplatten; Leichtbauplatten, nicht aus Metall; Mörtelplatten; Fassadenplatten, nicht aus Metall; Tor-, Tür- und Fensterstürze
aus Natur und Kunststeinen sowie aus Beton, insbesondere Verblendstürze; vorgefertigte Gebäudedecken, nicht aus Metall;
U-Schalen, bestehend aus Natur- und/oder Kunststeinen; vorgefertigte Treppen aus Natur- und/oder Kunststeinen; Treppenstufen und
Treppenpodeste aus Natur- und/oder Kunststeinen; Erstrichmassen, vorgefertigte Fußböden aus keramischen Stoffen, aus Stein,
aus Holz und/oder aus Terrazzo; Überdachungsmassen; Fußbodenbelagmassen, soweit in Klasse 19 enthalten; Estrichgips; Kalk
als Baustoff; Kies; Kunststeinmassen; Mörtel; Preßmassen für Verputzzwecke; Steinmehl zur Herstellung von Kunststeinen und
Steinholz; Steinsplitt; Zement“
eingetragen worden ist. Die Eintragung der jüngeren Marke ist am 6. August 1998
veröffentlicht worden.
Auf die mit Schriftsatz vom 22. Dezember 1998 erhobene Nichtbenutzungseinrede
hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung ua eine eidesstattliche Versicherung des Verkaufsleiters Herrn L… vom 25. Mai 1999,
Prospekte, Rechnungskopien sowie Preislisten für 1996 und 1997 eingereicht.
Die Markenstelle für Klasse 19 hat in ihrem Beschluß vom 2. März 2001 die Frage
der Benutzung offengelassen und die auf eine Zeichenserie der Widersprechenden gestützte assoziative Verwechslungsgefahr verneint. Wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks fehle es an der Ähnlichkeit der Marken, weil die jüngere
Marke nicht von dem Bestandteil „KASAPLAN“ geprägt werde.
Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im wesentlichen vor, daß Warenidentität hinsichtlich der Kalksandsteine vorliege und im übrigen eine hochgradige
Ähnlichkeit bestehe, weil es sich bei den sonstigen Bauteilen, insbesondere bei
den Tür- und Fensterstürzen, um Teile aus Kalksandstein handele. Die jüngere
Marke werde in ihrem Gesamteindruck von dem Bestandteil „KASAPLAN“ geprägt, da „KS“ ein Symbol des Kalksandstein-Verbandes sei und das größenmäßig exponierte „E“ vom Verkehr als gestalterisches Element oder als beschreibender Hinweis aufgefaßt werde. Die Widersprechende macht geltend, daß die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bestehe.
Sie beruft sich hierzu darauf, daß der Stammbestandteil „KASA“ von der Widersprechenden bzw der Schwesterfirma bereits seit vielen Jahren im Rahmen einer
Zeichenserie verwendet werde. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende weitere eidesstattliche Versicherungen ihres Verkaufsleiters, Herrn
L…, vom 27. August 2001 und vom 27. Februar 2004 sowie Fotografien,
Preislisten, Rechnungskopien und Prospekte der Firma G… eingereicht.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der
Marke 398 12 696 anzuordnen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hält die Nichtbenutzungseinrede nach wie vor aufrecht, da der Zeitpunkt der
Anfertigung der eingereichten Fotos nicht ersichtlich sei und die Angabe in der
eidesstattlichen Versicherung
fehle, daß alle … Packungseinheiten mit
dem Stempel „KASASTURZ“ versehen worden seien. Außerdem benutze die
Widersprechende die Marke nicht für Kalksandsteine. Die Verwendung der Bezeichnung „KASA-HM-Stürze“ stelle keine Benutzung der Widerspruchmarke dar.
Auch werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht von dem Wortbestandteil „KASAPLAN“ bestimmt, weil die Bestandteile „KS“ als markenmäßiger
Hinweis auf den Kalksandsteinverband und der inhaltlich nicht eindeutige Buchstabe „E“ ebenfalls zur jüngeren Marke gehörten. Im übrigen bestreitet die Markeninhaberin die Benutzung einer Serie der Widersprechenden, die für die Abnehmer ohnehin nicht erkennbar sei. Der Bestandteil „KASA“ erfülle nicht die hohen Anforderungen an die Besonderheit und Originalität eines Stammbestandteils,
weil er die Abkürzung von „Kalksandstein“ und klanggleich mit dem spanischen
Begriff „Casa“ (= Haus) sei. Der ungewöhnliche Zusatz „E“ finde keine Entsprechung in der Bildung der genannten Zeichenserie. Der Seriengedanke müsse
nach der Rechtsprechung ohnehin restriktiv angewendet werden. Außerdem sei
der Bestandteil
„KASA“ durch die Eintragung zahlreicher Drittzeichen
geschwächt, deren Benutzung ihrer Ansicht nach von der Widersprechenden
bewiesen werden müßte.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens, weil die jüngere Marke bei ihrer Benennung im Verkehr gedanklich
mit der Widerspruchsmarke „KASASTURZ“ als weitere Serienmarke der Widersprechenden in Verbindung gebracht wird (§ 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG).
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist wie die unmittelbare Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller entscheidungserheblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Auch sie ergibt sich aus der
Wechselwirkung von Waren- und Markenidentität oder -ähnlichkeit und der
Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw des in Frage stehenden Stammbestandteils, wobei sich die maßgeblichen Faktoren gegenseitig ausgleichen können
(stRspr vgl BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; GRUR 2002, 542 - BIG; zuletzt
WRP 2004, 353 - DONLINE).
1. Wegen der im Schriftsatz vom 23. Dezember 1998 zulässig erhobenen Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke vom 6. August 1998 bereits mehr als fünf Jahre
eingetragen war (Eintragungstag 2. Oktober 1991), können für die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr nur die Waren berücksichtigt werden, für die die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1
Satz 3 MarkenG). Die Widerspruchsmarke muß gemäß § 26 Abs 1 in Verbindung mit Abs 2 MarkenG von der Inhaberin bzw mit deren Zustimmung im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Eine Benutzungshandlung ist nur dann als
ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu
verhindern, wobei die Anforderungen am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen
und wirtschaftlich Angebrachten zu messen sind.
Die Widersprechende hat die ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den zunächst maßgeblichen Zeitraum (6. August 1993 bis 6. August 1998) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur Überzeugung des Senats
glaubhaft gemacht. Diese gründet sich auf die Gesamtbetrachtung der in den eidesstattlichen Versicherungen abgegebenen Erklärungen und der übrigen zur
Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen. Danach wird die
Widerspruchsmarke
von
der
Schwesterfirma
G… GmbH & Co.
KG in A…, mit Zustimmung der Widersprechenden für Kalksandstein-Hintermauerstürze benutzt, von denen in der Zeit August 1993 bis August 1998 nach der
eidesstattlichen
Erklärung
des
Verkaufsleiters mindestens … Pakkungseinheiten auf dem deutschen Markt verkauft worden sind. Daß es sich bei
der ursprünglichen Angabe von „Kalksandstein-Hintermauertüren“ an Stelle von
„Kalksandstein-Hintermauerstürzen“ um einen offensichtlichen Schreibfehler
handelt, ergibt sich aus der ergänzenden eidesstattlichen Erklärung vom
27. August 2001 in Verbindung mit den übrigen Unterlagen sowie aus der
Tatsache, daß Türstürze ua aus Kalksandstein, nicht aber Türen aus
Kalksandstein gefertigt werden. Ebenso wenig ergeben sich angesichts der
Gesamtheit der Unterlagen Zweifel an der funktionsgemäßen Benutzung aus dem
Umstand, daß der Stempelaufdruck „KASASTURZ GRÄPER DIN 1045“ und die
Fotos
keine Datumsangabe
enthalten. Die
teilweise
abweichende
Benutzungsform, bei der der Markenteil „STURZ“ nicht in Versalien, sondern in
Normalschrift wiedergegeben wird, erweist sich als unschädlich iSv § 26 Abs 3
MarkenG, da sie den kennzeichnenden Charakter der Marke, der in dem Wortteil
KASA liegt, nicht verändert.
Soweit die Markeninhaberin erst in der mündlichen Verhandlung Aspekte der
Benutzung im zweiten 5-Jahres Zeitraum angesprochen hat, ist - soweit darin
überhaupt ein ausreichendes Bestreiten der Benutzung zu sehen ist - davon
auszugehen, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke auch insoweit glaubhaft
gemacht worden ist. Das ergibt sich aus den Angaben in der eidesstattlichen
Versicherung vom 27. Februar 2004 in Verbindung mit den Rechnungskopien, den
Preislisten 1999 und 2002 sowie den Prospekten zum Produkteinsatz und den
Belastungstabellen.
2. Die als benutzt geltenden „Kalksandstein-Hintermauerstürze“ fallen unter die
Warenbegriffe „Tor-, Tür- und Fensterstürze aus Natur- und Kunststein“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke. Sie sind mit den „Kalksandsteinen“ der angegriffenen Marke in einem hohen Grad ähnlich. Nach den vom Europäischen
Gerichtshof (GRUR 1998, 922, 923 - Canon) und der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN)
aufgestellten Grundsätzen bestehen zwischen den Vergleichswaren derart enge
Berührungspunkte, daß für den hier angesprochenen Fachverkehr wie für den
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen fachlich interessierten Durchschnittsabnehmer bei unterstellter identischer Kennzeichnung die
Herkunft aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen naheliegt. Nicht nur ist die Materialbeschaffenheit gleich, es werden von
einem Teil der Hersteller auch beide Waren gefertigt und angeboten, wobei die
Fertigungsstufe, die Abnehmerkreise sowie der Vertriebswege ohnehin die gleichen sind. Hinzu kommt, daß die Vergleichswaren für ihre Verarbeitung hinsichtlich der Wand- bzw. Steinstärke und der Proportionen derart aufeinander abgestimmt sind, daß von ergänzenden und einander bedingenden, jeweils typischen Baumaterialien auszugehen ist. Zudem sind sie für einen gemeinsam zu
verfolgenden Verwendungszweck des Tür-, Tor- und Fenstermauerbaus bestimmt
und geeignet, was insbesondere auch den Schall- und Wärmeschutz betrifft.
3. Die Ähnlichkeit der Marken ergibt sich aus der Übereinstimmung des
Stammbestandteils „KASA“ der Widerspruchsmarke „KASASTURZ“ mit dem
Kenn- und Merkwort der jüngeren Marke „KASAPLAN“ bzw. „KASAPLAN E“, so
daß die Gefahr besteht, daß die jüngere Marke bei ihrer Benennung im Verkehr
gedanklich als ein weiteres Zeichen einer bestehenden älteren Zeichenserie der
Widersprechenden mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht wird.
Zwar hat die Markeninhaberin zutreffend hervorgehoben, daß bei der Annahme
der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens Zurückhaltung geboten ist. Auch setzt sie Abnehmer voraus, die den fachlich orientierten
oder zumindest interessierten Verkehrskreisen angehören. Dem Verkehr ist aber
die Übung mancher Unternehmen bekannt, sich eines Stammzeichens für ihre
Waren zu bedienen und dieses Stammzeichen, das als solches erkennbar bleibt,
für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln.
Ist ein
Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im
Verkehr aufgetreten und hat diesen an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so
wird der Verkehr vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein
solches der Serie (vgl BGH GRUR 2002, 542 - BIG). So ist es hier.
Die Widersprechende hat zur Überzeugung des Senats hinreichend belegt, daß
sie bereits zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im März
1998 mit dem Wortstamm „KASA“ als Bestandteil einer Zeichenserie im Verkehr
aufgetreten ist. Die Markenserie betrifft die Zeichen KASA, KASASTURZ, KASA-
U-Schalen und KASA-Color, die von der Widersprechenden bzw. von der
Schwesterfirma mit ihrer Zustimmung benutzt worden sind und benutzt werden.
Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Serie pauschal bestritten. Sie hat aber
zu dem im einzelnen vorgelegten Material nicht substantiiert Stellung genommen.
Soweit die Widersprechende
in der mündlichen Verhandlung eine weitere eidesstattliche Erklärung von Herrn L… zur Glaubhaftmachung der
Benutzung der Zeichenserie in Kopie eingereicht hat, begegnen deren Verwertung zwar Bedenken, da diese - anders als in dem vom 24. Senat entschiedenen
Fall einer eidesstattlichen Telefax-Erklärung
(vgl 24 W (pat) 103/02 vom
23. März 2004 - BONSAL/Bonfal) nicht unmittelbar bei Gericht eingegangen ist.
Jedoch ergibt sich aus der Gesamtheit der schon mit Schriftsatz vom 4. März 2004
eingereichten eidesstattlichen Erklärung vom 27. Februar 2004 in Verbindung mit
den ebenfalls eingereichten Rechnungskopien und insbesondere den dort im
Briefkopf der Firma G… aufgeführten Marken KASA-Color, KASA Schalen,
KASASTURZ sowie den auf den Belastungstabellen herausgestellten Marken
KASASTURZ und KASA, daß von der Widersprechenden bzw der Schwesterfirma
mehrere Marken benutzt worden sind. Aus diesen Gründen hält der Senat das
Bestehen einer benutzten Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil KASA letztlich noch für ausreichend glaubhaft gemacht.
Hinsichtlich des Einwands einer Schwächung der Widerspruchsmarke durch
Drittzeichen, den die Markeninhaberin geltend macht und sich hierfür auf die Liste
der 16 eingetragenen KASA-Marken stützt, ist festzustellen, daß von diesen 11
der Widersprechenden gehören, zwei die angegriffene Marke betreffen und lediglich drei für andere Unternehmen eingetragen sind. Über deren Benutzung und
Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen ist nichts bekannt oder vorgetragen,
wobei die Darlegungs- und Beweispflicht hierfür die Markeninhaberin trifft.
Jedenfalls reichen die drei Eintragungen schon zahlenmäßig nicht aus, um eine
Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittzeichen zu begründen. Soweit
der Registerstand Marken betrifft, die das spanisch-italienische Wort „CASA“
enthalten, sind diese anders gebildet, so daß sie eine Schwächung nicht bewirken
können. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus
normal, da der Stammbestandteil einen phantasievollen Hinweis auf Kalksandstein darstellt und KASA vom Verkehr nicht mit dem Begriff „CASA“ und
dessen Bedeutung gleichgesetzt wird.
Der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird von dem naheliegenden Kenn- und
Merkwort „KASAPLAN“ bzw „KASAPLAN E“ für ihre Benennung und klangliche Wiedergabe geprägt. Bei einer Kombinationsmarke, die aus Bildelementen
und den drei Wort- bzw Buchstaben-Bestandteilen „KS“, „KASAPLAN“ und „E“
besteht, entspricht es der Lebenserfahrung, daß der Verkehr sich für die Benennung in erster Linie an aussprechbaren Wörtern orientiert und nicht sämtliche
Wortbestandteile aneinanderreiht. Dies umso mehr, als „KS“ das allgemeine
Verbandszeichen des Kalkstein-Verbandes ist und für den angesprochenen
Verkehr die eigentliche Kennzeichnung in den Wortelementen „KASAPLAN“ bzw
„KASAPLAN E“ gesehen wird. Soweit
„KS“ nicht als markenmäßiger
Verbandshinweis verstanden wird, ist nicht auszuschließen, daß ein Teil des
Verkehrs
„KS“ als Abkürzung von
„KASASTURZ“ auffaßt, was die
Verwechslungsgefahr eher erhöht.
Stehen sich „KASASTURZ“ und „KASAPLAN“ oder „KASAPLAN E“ gegenüber, so
ist unter Berücksichtigung des hohen Ähnlichkeitsgrades und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die assoziative Verwechslungsgefahr
unter dem Gesichtspunkt einer (weiteren) Serienmarke zu bejahen.
Für eine Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 MarkenG).
Vors. Richter Winkler ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben.
Pagenberg
Kätker
Pagenberg
Cl
Abb. 1