BPatG Beschluss vom 07.05.2004 – 10 W (pat) 27/02

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 27/02 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 197 50 983.5-24

wegen Wirksamkeit der Teilungserklärung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 7. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin

Püschel und den Richter Rauch 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für

Klasse B 03 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom

29. April 2002 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Anmelderin reichte am 18. November 1997 beim Patentamt die vorliegende

Patentanmeldung (Stammverfahren) mit der Bezeichnung "Verfahren zur Trennung von Stoffgemischen unterschiedlicher spezifischer Gewichte der Komponenten mittels eines Trennmediums in flüssiger Phase" ein.

Im Laufe des Prüfungsverfahrens beanstandete das Patentamt eine Fassung von

Patentanspruch 1, in der das Merkmal der senkrechten Beruhigungsbleche weggelassen war, wegen unzulässiger Erweiterung. Nachdem das Patentamt die Patentanmeldung ua aus diesem Grunde zurückgewiesen hatte, legte die Anmelderin Beschwerde ein und reichte am 14. März 2002 neue Unterlagen ein, in denen

in Patentanspruch 1 das Merkmal bezüglich der senkrechten Beruhigungsbleche

enthalten ist.

Am 15. März 2002 erklärte die Anmelderin die Teilung der Patentanmeldung. Es

würden abgetrennt eine Anlage und ein Verfahren gemäß den Patentansprüchen

in der Fassung vom 14. März 2002, bei denen jedoch im Unterschied zum Gegenstand dieser Patentansprüche zwischen den horizontalen Leitblechen keine senkrechten Beruhigungsbleche angeordnet seien. Zugleich wurden ein Erteilungsantrag, eine Einzugsermächtigung bezüglich der nachzuentrichtenden Gebühren

(Anmeldegebühr, Prüfungsgebühr, 3. bis 5. Jahresgebühr), eine Erfinderbenennung, eine Beschreibung, Patentansprüche 1 bis 12, eine Zusammenfassung und

Zeichnungen eingereicht.

Das Patentamt hob daraufhin im Wege der Abhilfe den Zurückweisungsbeschluss

auf und beanstandete gleichzeitig die Wirksamkeit der Teilungserklärung.

Durch Beschluss vom 29. April 2002 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 03 B des

Deutschen Patent- und Markenamts die Unwirksamkeit der Teilungserklärung vom

15. März 2002 festgestellt. Zur Begründung ist ausgeführt, dem Gegenstand der

Teilungserklärung fehle ein aus den ursprünglichen Unterlagen als erfindungswesentlich erkennbares Merkmal hinsichtlich der senkrechten Beruhigungsbleche,

wodurch dieser unzulässig erweitert worden sei. Da sich die Teilungserklärung

ausschließlich auf eine gemäß § 38 Satz 2 PatG unzulässige Erweiterung beziehe, sei sie somit unwirksam.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung ist

zum Hauptantrag, in dem sie die Feststellung der Wirksamkeit der Teilungserklärung begehrt, ausgeführt, die Teilungserklärung sei wirksam, weil eine Anlage und

ein Verfahren gemäß der Erfindung auch ohne senkrechte Beruhigungsbleche in

den ursprünglichen Unterlagen offenbart sei. Sie verweist hierzu auf ihre entsprechende Stellungnahme im patentamtlichen Verfahren. Dort hat sie ausgeführt, es

gehe bei der Erfindung um die Erzeugung einer laminaren Fließströmung. Insoweit

entnehme der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen, dass die

waagrechten Leitbleche für die Erzielung der laminaren Fließströmung verantwortlich seien, die senkrechten Bleche hingegen anderen (nicht näher angegebenen)

Zwecken dienten und nur von untergeordneter Bedeutung seien. Zum Hilfsantrag,

mit dem die Anmelderin die Aufhebung und Zurückverweisung der Sache begehrt,

ist zur Begründung ausgeführt, er werde nur vorsorglich für den Fall gestellt, dass

der Senat die Prüfung der Zulässigkeit der Teilungserklärung im Verfahren der

Stammanmeldung für einen so gravierenden Verfahrensfehler halte, dass er nicht

zur Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung komme.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und festzustellen,

dass die Teilungserklärung vom 15. März 2002 wirksam ist,

hilfsweise, den angefochtenen Beschluss ohne Feststellung der

Wirksamkeit der Teilungserklärung aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

II

Die Beschwerde ist zulässig und begründet, denn die Patentanmeldung ist wirksam geteilt worden.

Die am 15. März 2002 abgegebene Teilungserklärung ist gemäß § 39 PatG formell und materiell wirksam.

Die Teilung ist gemäß § 39 Abs 1 Satz 2 PatG schriftlich erklärt worden. Gemäß

der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt die wirksame Teilung

eines Patents nicht voraus, dass bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt

wird (vgl BGH BlPMZ 2003, 66, 68 li Sp o - Sammelhefter). Diese Entscheidung ist

zwar zur Teilung des Patents gemäß § 60 PatG ergangen, doch ergibt sich aus

den Gründen, dass die Ausführungen hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen

an die Teilungserklärung gleichermaßen für die Teilung einer Anmeldung gelten

(BGH aaO, Seite 68 li Sp letzter Absatz). Mit dieser Abkehr vom gegenständlichen

Teilungsbegriff, jedenfalls soweit es die Anforderungen an die Teilungserklärung

betrifft, kann die frühere Rechtsprechung zur Unzulässigkeit einer Teilungserklärung, die sich in einer unzulässigen Erweiterung erschöpft (vgl BGH Mitt 1998, 424

- Rutschkupplung; BlPMZ 1998, 199 - Texdatenwiedergabe), nur noch als überholt

angesehen werden. Denn dieser Rechtsprechung liegt der gegenständliche Teilungsbegriff zugrunde, wonach es an der Aufspaltung des Gegenstands der Patentanmeldung in mindestens zwei Teile dann fehlt, "wenn das, was nach der Teilungserklärung 'abgetrennt' werden soll, sich in einer unzulässigen Erweiterung

erschöpft. In diesem Fall wird nämlich durch die 'Teilungserklärung' vom Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung in Wahrheit nichts abgespalten, so dass tatbestandlich eine Teilung im Sinne von § 39 PatG 1981 nicht vorliegt." (BGH

Mitt 1998, 424, 426 re Sp - Rutschkupplung).

Wenn gleichwohl wie hier ein gegenständlich bestimmter Teil der Patentanmeldung (durch Einreichung von Patentansprüchen) definiert worden ist, ist dies für

die Wirksamkeit der Teilungserklärung als solche nicht mehr zu prüfen, denn die

Teilungserklärung ist schon wirksam ohne diese gegenständliche Bestimmung. Es

ist somit unerheblich, dass hier die mit der Teilungserklärung eingereichten Patentansprüche möglicherweise auf eine unzulässige Erweiterung gerichtet sind.

Formulierungen in der Beschreibung deuten zwar darauf hin, dass die Erfindung in

der Tat nur so ursprungsoffenbart ist, dass waagrechte Leitbleche nur in Kombination mit senkechten Beruhigungsblechen Teil der Anlage bzw des Verfahrens sind

(vgl Beschreibung Seite 4 Zeilen 14 bis 16: "Die zur Trennung erforderliche laminare Strömung wird durch ein oberes und ein unteres, paralleles Leitblech in Kombination mit mehreren Beruhigungsblechen (29) eingestellt.", vgl auch Beschreibung Seite 5, Zeilen 20, 21). Eine unzulässige Erweiterung kann aber - ebenso

wie die unzulässige Doppelpatentierung - nicht durch inhaltliche Anforderungen an

die Teilungserklärung vermieden werden, sondern allein durch entsprechende Anforderungen an die jeweils zu gewährenden oder aufrechtzuerhaltenden Ansprüche in der Trennanmeldung. Wenn es in der Trennanmeldung bei einer unzulässigen Erweiterung bleibt, wäre die Trennanmeldung zurückzuweisen (vgl hierzu

auch BGH BlPMZ 2003, 66, 68 re Sp: "Versuchen, die Grenzen der Ursprungsoffenbarung zu überschreiten, kann und muss durch eine besonders aufmerksame

Prüfung auf Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, bei

Trennanmeldungen entgegengetreten werden.").

Nachdem auch die weiteren in § 39 Abs 2 und 3 PatG vorgeschriebenen Erfordernisse (Anmeldungsunterlagen, Gebühren) fristgemäß erfüllt worden sind, liegt eine

in jeder Hinsicht wirksame Teilung vor. Das Patentamt wird nunmehr auch das

Stammverfahren zügig abzuschließen haben, zumal Gründe, mit der Entscheidung im Stammverfahren zu warten, bis die Wirksamkeit einer Teilung feststeht,

erst recht mit der neueren Rechtsprechung nicht ersichtlich sind (vgl BGH BlPMZ

2003, 397 - Basisstation). Gründe für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr,

die die Anmelderin im übrigen auch nur im Rahmen ihres Hilfsantrags beantragt

hat, waren für den Senat nicht ersichtlich.

Schülke

Püschel

Richter Rauch hat Urlaub und ist deshalb gehindert, zu unterschreiben.

Schülke

Be