Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 06.07.2004 – 33 W (pat) 82/02
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
6. Juli 2004
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend die Marke 399 32 932
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2004 durch die Richterin Pagenberg als Vorsitzende, die Richterin Dr. Hock und den Richter Kätker
beschlossen:
1.
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2.
Kosten werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I
Gegen die am 2. September 1999 veröffentlichte Eintragung der Wort/Bildmarke
399 32 932
deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:
Klasse 18:
Leder und Lederimitationen sowie daraus hergestellte Gegenstände, soweit in Klasse 18 enthalten; Koffer, Reisetaschen; Regenschirme, Sonnenschirme; Spazierstöcke; Einkaufstaschen,
Sporttaschen, Windeltaschen; Matchbeutel, Rucksäcke; Brieftaschen, Geldbörsen; Handtaschen und Fahrradtaschen;
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, Jacken, Mäntel, Hosen,
Shorts, Pullover, Kleider, Röcke, Jumpsuits, Overalls, Strümpfe,
Strumpfhosen, Socken, Unterbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;
Klasse 35:
Werbung und Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des
Vertriebs, der Verwaltung und der Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften; Überlassung von Werbemöglichkeiten im Internet; Direktwerbung; Verbreitung von Werbe- und
Verkaufsförderungsmaterial; Erstellung von Versandlisten; Bestellung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte mittels elektronischer Datenübertragung; Organisation und Veranstaltung von Geschäfts- und Handelsausstellungen; Fernsehwerbung; Erbringung
der vorgenannten Dienstleistungen über Computerdatenbanken
oder das Internet; Information- und Beratungsdienstleistungen in
bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen;
Klasse 42:
Modeberatung, Dienstleistungen eines Modedesigners, insbesondere Entwerfen von Bekleidung und Bekleidungsstücken, Abstimmung verschiedener Bekleidungsstücke aufeinander und auf
deren Accessoires, einschließlich Schuhwaren und Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch auf
schriftlichem Wege sowie online oder als Internet-Dienstleistung;
Dienstleistungen eines Modeateliers
ist Widerspruch erhoben auf Grund der Wortmarke 2 913 964
OLD BLUE
die seit dem 12. Mai 1988 für die Waren
Bekleidungsstücke aller Art für Damen, Herren und Kinder, einschließlich Sweartshirts und Pullover (ausgenommen Jeanswear,
auch getragene), Lederbekleidung und Gürtel für Bekleidungsstücke (aller vorgenannten Waren mit Ausnahme von einfarbig
blauen oder überwiegend blauen Bekleidungsstücken)
eingetragen ist.
Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 21. Januar 2002 zurückgewiesen. Auch soweit
identische bzw ähnliche Waren oder Dienstleistungen betroffen seien, bestehe
keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Vergleichszeichen
wiesen einen ausreichend unterschiedlichen Gesamteindruck auf, der eine sichere
Abgrenzung der beiden Marken auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen
ermögliche. Das angesprochene Publikum werde die Kennzeichnungsfunktion
nicht dem übereinstimmenden Bestandteil „OLD“ beimessen, sondern die beiden
Marken in ihrer Gesamtheit aufnehmen. Als Gesamtbegriff wichen „OLD NAVY“
und „OLD BLUE“ aber sowohl im Schriftbild wie im Klang deutlich voneinander ab.
Darüber hinaus wirke der unterschiedliche, jeweils leicht erfassbare Sinngehalt
von „Alte Marine“ einerseits und „Alt Blau“ andererseits einer Verwechslungsgefahr hinreichend entgegen. Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr seien bei den Gesamtbegriffen ebenfalls nicht gegeben.
Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und ihren Widerspruch auf die
Waren und Dienstleistungen
Leder- und Lederimitationen sowie daraus hergestellte Gegenstände, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, Jacken, Mäntel, Hosen, Shorts, Pullover, Kleider,
Röcke, Jumpsuits, Overalls, Strümpfe, Strumpfhosen, Socken, Unterbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Dienstleistungen
eines Modedesigners, insbesondere Entwerfen von Bekleidung und
Bekleidungsstücken
beschränkt. Sie ist der Auffassung, dass Verwechslungsgefahr bestehe, weil die
Marken gedanklich miteinander
in Verbindung stünden. Die gedankliche
Verbindung dränge sich auf den ersten Blick auf, weil die kollidierenden Marken
jeweils aus zwei englischen Wörtern bestehen, von denen das erste identisch sei
und die weiteren Wörter sinngemäße Berührungspunkte aufwiesen, wie sie in der
Entscheidung des Bundespatentgerichts „Queens Garden/Queens Club“ (BPatGE
35, 212) zugrunde gelegt worden seien. „Navy“ werde im Modebereich mit der
Farbangabe „Blau“ assoziiert und sowohl in Alleinstellung für einen Blauton als
auch in Kombination mit „Blau“ und „Blue“ verwendet. Die jüngere Marke
übernehme mit ihrem Markenaufbau das maritime Flair der Widerspruchsmarke,
so dass die Marken vergleichbar mit dem Beschluss „Blue Boat/Blue Ship“ (28 W
(pat) 168/97) gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Nach der
Beschränkung des Widerspruchs seien die „Bekleidungsstücke“ der Widerspruchsmarke mit denen der jüngeren Marke identisch und mit den übrigen
angegriffenen Waren und Dienstleistungen ähnlich.
Auf die mit Schriftsatz vom 26. Mai 2003 erhobene Einrede der Nichtbenutzung
hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen des Herrn V…,
Geschäftsführer der Lizenznehmerin der Markeninhaberin, vom 18. September 2003 und vom 6. April 2004, Kopien des Lizenzvertrages, Fotos verschiedener
Herren-Shirts mit dem Label „OLD BLUE“ sowie Muster des Labels und Kopien
diverser Bestellaufträge zum Import von Polo-Shirts eingereicht.
Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken macht die Widersprechende ferner geltend, dass die Markeninhaberin in den USA auf der Grundlage der Marke „Old
Navy“ ihrerseits gegen zwei Markenanmeldungen „Old Blue“ Widerspruch eingelegt habe, woraus auf deren Verwechslungsgefahr bzw auf eine widersprüchliche
Argumentation der Markeninhaberin geschlossen werden könne.
Die Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der
Marke 399 32 932 anzuordnen, jeweils im Umfang des mit Schriftsatz vom 16. April 2002 beschränkten Widerspruchs.
Die Markeninhaberin stellt den Antrag,
die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Unter Bezugnahme auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses und ihr
Vorbringen im Widerspruchsverfahren trägt sie im Wesentlichen vor, dass die
Marken weder unmittelbar klanglich oder schriftbildlich zu verwechseln seien noch
unmittelbare begriffliche oder assoziative Verwechslungsgefahr bestehe. Die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei denkbar gering, weil „OLD“ im
Textilbereich einen beliebten, abgegriffenen Bestandteil und „BLUE“ eine Farbangabe darstelle. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sei den Angaben in den
Benutzungsunterlagen nicht zu entnehmen. Die Markenähnlichkeit könne insbesondere nicht auf ein gemeinsames maritimes Flair gestützt werden. Lediglich die
jüngere Marke habe eine enge Verbindung zu Begriffen wie Meer, Marine und
Navy, während die Widerspruchsmarke als Farbbezeichnung für blaue Bekleidungsstücke erkannt werde. Im übrigen setze sich die Widersprechende in Widerspruch zu den Angaben des Disclaimers und sie könne aus dem Bestandteil
„BLUE“ keine Rechte herleiten. Der deutsche Verbraucher verstehe den Markenbegriff „OLD NAVY“ anders als den isolierten Begriff „Navy“ ohnehin nicht als
Farbbezeichnung, sondern im Sinne von „alte Flotte, Marine“. Die angegebenen
Entscheidungen seien anders gelagert. Abgesehen davon eigne sich die Angabe
„Old“ nicht als Stamm einer Markenserie. Aus den von der Widersprechenden genannten US-Verfahren könnten keine Rückschlüsse auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Verfahren gezogen werden, da es nicht zu einer sachlichen Prüfung des Widerspruchs gekommen sei.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des
Senats besteht weder eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr noch
die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).
1.
Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der
ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller
Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren
Marke in dem Sinne auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke aufgewogen wird und
umgekehrt (vgl BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus; WRP 2004, 1046
-Zwilling/Zweibrüder mwN).
a)
Zwar besteht Warenidentität hinsichtlich der „Bekleidungsstücke“ der jüngeren Marke sowie mittlere bis entfernte Ähnlichkeit zwischen den übrigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen, wenn von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für „Herren-Sweatshirts, T-Shirts und Polo-Shirts“ ausgegangen
wird, die der Senat im allein maßgeblichen Zeitraum von Juli 1999 bis Mai 2004
gemäss § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auf Grund der eingereichten Unterlagen und
Erklärungen für das Vertriebsgebiet Deutschland durch die Lizenznehmerin bei
seiner Beurteilung hier zugrundelegt.
b)
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist jedoch sehr gering.
Insbesondere erstreckt sie sich nicht auf die beschreibende Angabe „BLUE“ als
Farbbezeichnung, die durch den Disclaimer
im Warenverzeichnis der
Widerspruchsmarke ua
für
„einfarbig blaue oder überwiegend blaue
Bekleidungsstücke“ vom Schutz ausdrücklich ausgenommen worden ist und womit
die Eintragung erst begründet worden
ist. Der Schutzbereich der
Widerspruchsmarke erfaßt vielmehr die Kombination mit dem Bestandteil „OLD“,
da die Verbindung „OLD BLUE“ nicht als Farbangabe belegt ist und ihre
Verwendung im Bekleidungsbereich nicht festgestellt werden konnte. Er ist
zugleich auf diese eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt. Die Widersprechende kann die Verwechslungsgefahr nicht auf den Bestandteil „BLUE“ als
solche stützen, da dies einem Schutz für die beschreibende schutzunfähige Farbangabe gleich käme (vgl BGH aaO - AntiVir/AntiVirus). Die von Haus geringe
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durch die Angabe des im übrigen
bestrittenen jährlichen Umsatzes von … € nicht erhöht worden.
c)
Für die Prüfung der Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen
Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl BGH GRUR 2003,
1044, 1046 - Kelly). Dabei ist zu berücksichtigen, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende
Kennzeichnungskraft beigemessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der
beiden Gesamtbezeichnungen bejaht werden kann (vgl BGH GRUR 2003, 880,
881 - City Plus mwN). Das ist hier aber weder bei dem Bestandteil „OLD“ noch bei
dem Zeichenteil „BLUE“ der Fall. Bei „OLD“ handelt es sich um eine Angabe, die
im Modebereich eine beschreibende Aussage über eine Stilrichtung (oldfashioned) oder modische Wertschätzung
im Sinne etwa von alten,
überkommenen, getragenen oder abgewetzten Bekleidungsstücken beinhaltet.
Eine Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch den
Zeichenbestandteil „BLUE“ als Farbbezeichnung scheidet aus Rechtsgründen
aus, da die für Bekleidungsstücke schutzunfähige Angabe für sich gesehen nicht
Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein kann (vgl
Ströbele/Hacker Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 322, 323 mwN). Soweit für
„BLUE“ eine sonstige Bedeutung außerhalb der Farbangabe in Betracht kommt,
ist diese auf die Verbindung mit dem vorangehenden Bestandteil „OLD“ als Einheit
bezogen und damit nicht selbständig kollisionsbegründend. Der Gesamteindruck
der Widerspruchsmarke wird von beiden Wortbestandteilen gleichermaßen
bestimmt, ohne dass es sich bei „OLD BLUE“ um eine belegbare Farbbezeichnung handelt.
Die jüngere Wort/Bildmarke wird in ihrem Gesamteindruck ebenfalls von den
Wortbestandteilen „OLD“ und „NAVY“ gemeinsam bestimmt, die einen Gesamtbegriff bilden, der gleichfalls keine Farbangabe darstellt. „Navy“ in Alleinstellung
wird zwar wie auch „navy-blue, marine oder marineblau“ für Bekleidungsstücke als
Farbbezeichnung verwendet, wovon auch die Markeninhaberin ausgeht. Dass
eine Farbangabe „old navy“ für die in Rede stehenden Waren existiert, ist aber
weder von der Widersprechenden behauptet worden noch konnte
ihre
Verwendung - ebenso wenig wie für „old blue“ - festgestellt werden. Durch die
Kombination mit dem Bestandteil „OLD“, der aus den bereits genannten Gründen
als beschreibende Angabe für Modeartikel den Gesamteindruck der jüngeren
Marke nicht allein zu prägen vermag, ist mit „OLD NAVY“ ein Gesamtbegriff
entstanden, der von einer Farbbezeichnung völlig wegführt. Vielmehr rückt die
Hauptbedeutung von „Navy“ = „Marine“ in den Vordergrund und diese ruft in
Verbindung mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen allenfalls
Gedanken an einen klassischen Marinestil, Matrosenlook, Anker, Knoten oder
Streifenmotive sowie an sonstige traditionelle Marineausstattungselemente, nicht
aber an eine neue Farbangabe, hervor.
Stehen sich die Vergleichszeichen somit in ihrem jeweiligen Gesamteindruck von
„OLD BLUE“ und „OLD NAVY“ und nicht als Abwandlungen von „Navy“ und „blue“
gegenüber, so ist die Zeichenähnlichkeit in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht zu gering, um die unmittelbare Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung
der geringen Kennzeichnungskraft selbst für den Identitätsbereich der Vergleichswaren zu bejahen. Dies gilt ebenso für die begriffliche Verwechslungsgefahr. Der maritime Sinngehalt von „OLD NAVY“ hat keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke „OLD BLUE“, deren Bedeutungsgehalt wegen des Ausschlusses
„blaue Bekleidungsstücke“ nicht eindeutig erkennbar ist. Soweit „OLD BLUE“ vom
Verkehr als (neue) Farbbezeichnung aufgefasst wird, kann die Widersprechende
wegen des Disclaimers Rechte gegen die jüngere Marke auf der Grundlage der
Farbangabe „Blau“ nicht geltend machen. Hinzu kommt, dass „OLD NAVY“ keine
Farbbezeichnung darstellt, eine Übereinstimmung der Zeichen ihrem Sinngehalt
nach insoweit ausscheidet.
2.
Die Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens der Zeichen derart,
dass das angegriffene Zeichen infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem
wesentlichen Kern der Inhaberin der Widerspruchsmarke zugeordnet wird, besteht
- wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt - ebenfalls nicht. Eine derartige
Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen zwar auch aus
einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben. Dies setzt aber
voraus, dass es sich für maßgebliche Teile des Verkehrs aufdrängt, dass die
Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen
sind (vgl BGH WRP 2004, 1046, 1048 - Zwilling/Zweibrüder). Aus den unter 1c
genannten Gründen fehlt es aber an einem übereinstimmenden oder ähnlichen
Sinngehalt. Deshalb greifen auch die von der Widersprechenden angegebenen
Entscheidungen nicht, weil bei ihnen ein ähnlicher Sinngehalt vorlag (Queen’s
Club/Queen’s Garden; Blue Ship/Blue Boat; Farbbezeichnung LILA und lila
Farbgestaltung).
Ebenso wenig sind die Voraussetzungen der Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die in dem zitierten
Beschluss „Black Smith/Smith“ (27 W (pat) 236/99) angenommen worden war,
oder der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben. Die Widersprechende
hat weder vorgetragen noch ist ersichtlich, dass sie den Verkehr an eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „OLD“ gewöhnt hat (vgl BGH GRUR 2002, 542
- BIG) oder dass „OLD“ ein Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden
bzw. ihrer Lizenznehmerin ist oder als ein solcher erkannt wird.
3.
Auf eine Ähnlichkeit der Zeichen kann auch nicht aus der
Widerspruchseinlegung der Markeninhaberin gegen zwei Markenanmeldungen für
„OLD BLUE“ in den Vereinigten Staaten geschlossen werde. Zu einer Entscheidung in der Sache ist es nicht gekommen und der Widerspruch war ua auf eine
Zeichenserie von „OLD NAVY“-Marken gestützt. Im übrigen enthielten die Markenanmeldungen „OLD BLUE“ einen Disclaimer hinsichtlich des Bestandteils
„BLUE“.
4.
Der Kostenantrag war zurückzuweisen, weil die Markeninhaberin keine ausreichenden Billigkeitsgründe angegeben hat und diese auch nicht ersichtlich vorliegen, die ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung unabhängig vom Verfahrensausgang rechtfertigten (§ 71 Abs 1 MarkenG).
Pagenberg
Dr. Hock
Kätker
Cl