BPatG Urteil vom 17.08.2004 – 1 Ni 6/03

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 17. August 2004 …

In der Patentnichtigkeitssache

1 Ni 6/03

(Aktenzeichen)

… 9.72

…

betreffend das deutsche Patent 39 01 894

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 17. August 2004 durch den Richter Rauch als Vorsitzenden sowie die Richter Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein, die

Richterin Fink und den Richter Dipl.-Ing. Pontzen

für Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 39 01 894 wird für nichtig erklärt, soweit es

über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:

1. Verwendung einer Vorrichtung,

umfassend einen Behälter (G), mit einer in dem Behälter (G)

koaxial angeordneten Welle (2) sowie mit mindestens zwei

an der Welle (2) über Tragarme (L) befestigten, bezüglich

der Horizontalebene mit ihren Längsachsen in Umlaufrichtung gesehen nach unten geneigten Rührorganen (4a, 4b,

4c, 4d; 8), wobei die Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d, 8) rohrförmig ausgebildet, an beiden Stirnseiten offen und mindestens

auf einem Teil ihrer Gesamtlänge konisch sind und dabei die

den größeren Querschnitt aufweisenden Stirnseiten in Umlaufrichtung vorne liegen, wobei weiterhin die Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d; 8) mindestens annähernd tangential zu einem gedachten, zur Welle (2) koaxialen Kreiszylinder liegen

und wobei schließlich sämtliche Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d;

8) die gleiche Neigungsrichtung haben,

zum Rühren eines strömungsfähigen Mediums, insbesondere eines hochviskosen Mediums, in der Weise, dass die

Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d; 8) mit einer derartigen Umlaufgeschwindigkeit betrieben werden, dass sich das Medium in

einer kontinuierlichen, geschlossenen Strömung (U) in der

Nähe der Behälterwand nach oben und in dem koaxial zur

Welle (2) liegenden Mittelbereich nach unten bewegt.

2. Verwendung nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Längsachse jedes Rührorgans (4a, 4b, 4c, 4d; 8)

bezüglich einer zu der Welle (2) senkrechten Ebene einen

nach unten gerichteten Winkel von 10° bis 20° aufweist.

3. Verwendung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Winkel 14° bis 16°, vorzugsweise 15° beträgt.

4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verhältnis (F1/F2) von Eintritts- und Austrittsquerschnitt jedes Rührorgans (4a, 4b, 4c, 4d; 8) je nach Viskosität des zu rührenden Mediums zwischen 1,4 und 3,0 liegt.

5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d; 8) im unteren Drittel

des Behälters (G) angeordnet sind.

6. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d; 8) von dem zu rührenden Medium im Wesentlichen laminar durchströmt werden.

7. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass sich die von der vorderen Öffnung des Konus jedes

Rührorgans (4a, 4b, 4c, 4d; 8) gebildete Fläche im Vergleich

zur von der hinteren Öffnung des Konus gebildeten Fläche

für das Rühren hochviskoser Produkte wie 3 : 2, für wäßrige

Produkte 3 : 1, verhält.

8. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche

dadurch gekennzeichnet,

dass unterhalb der Rührorgane (4a, 4b, 4c, 4d; 8) an der

Welle (2) ein im wesentlichen S-förmiges Rührorgan (4) befestigt ist, das mit rotiert und auch bei Verwendung großer

Rührbehälter (G) die Bildung einer toten Zone im Zentrum

verhindert.

II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 2/3, die Beklagte 1/3.

III. Das Urteil ist für die Parteien im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 39 01 894 (Streitpatent), das am 23. Januar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung 430/88 vom 8. Februar 1988 angemeldet worden ist.

Das Streitpatent führt die Bezeichnung "Vorrichtung zum Rühren eines strömungsfähigen Mediums".

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Rühren eines strömungsfähigen Mediums, insbesondere eines hochviskosen Mediums, mit einem Behälter (G),

mit einer in dem Behälter (G) koaxial angeordneten Welle (2) und

mit mindestens zwei Rührorganen (4a, 4b, 4c, 4d; 8), die an der

Welle befestigt sind, die rohrförmig, an beiden Stirnseiten offen

und mindestens auf einem Teil ihrer Gesamtlänge konisch sind,

die geneigt sind und mindestens annähernd tangential zu einem

gedachten, zur Welle koaxialen Kreiszylinder liegen, und deren

den größeren Querschnitt aufweisende Stirnseiten in Umlaufrichtung vorne liegen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die Befestigung der Rührorgane an der Welle über Tragarme

erfolgt, und dass sämtliche Rührorgane die gleiche Neigungsrichtung haben, so dass sich das Medium je nach Neigungsrichtung

der Rührorgane entweder in der Nähe der Behälterwand nach

oben und in dem koaxial zur Welle liegenden Mittelbereich nach

unten bewegt oder umgekehrt."

Wegen der erteilten Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift Bezug

genommen.

Die Beklagte hat das Streitpatent zuletzt nur noch im Umfang der im Urteilstenor

genannten, in der mündlichen Verhandlung vom 17. August 2004 überreichten

neuen Patentansprüche 1 bis 8 verteidigt.

Die Klägerin führt aus, der Patentanspruch 1 in der geänderten Fassung habe keine ausreichende Stütze in den ursprünglichen Unterlagen, weil dort ein kausaler

Zusammenhang zwischen Umlaufgeschwindigkeit und Strömungsausbildung ursprünglich nicht offenbart sei. Auch sei es nicht möglich, in das Patent Verfahrensmerkmale aufzunehmen. Den ursprünglich als Verfahrensanspruch formulierten

Anspruch 6 habe die Beklagte im Lauf des Prüfungsverfahrens fallen gelassen.

Darin sei ein endgültiger Verzicht auf die Verfahrensmerkmale zu sehen. Gegenüber dem Stand der Technik seien die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 bis

8 mangels Neuheit bzw erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Sie verweist

hierzu auf folgende Druckschriften:

(K1) US - Patentschrift 169 835

(K2) US - Patentschrift 122 075

Darüber hinaus reiche die technische Lehre des Hauptanspruchs des Streitpatents

nicht aus, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

Im Verfahren befindet sich weiter die Druckschrift

Schweizerische Patentschrift 333 494

und im Prüfungsverfahren vor der Patenterteilung sind zusätzlich noch die Druckschriften

Deutsche Offenlegungsschrift 20 61 882

Deutsche Gebrauchsmusterschrift 71 38 140

Französische Patentschrift 1 157 156 und

Französische Patentschrift 72 132

in Betracht gezogen worden.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 39 01 894 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass an die Stelle der erteilten Patentansprüche die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 8 treten.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten

Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend

gemacht werden (§ 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG), ist nur insoweit

begründet, als das Streitpatent über die von der Beklagten in zulässiger Weise nur

noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht. Insoweit ist das Streitpatent ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl.,

§ 84 Rdn 45 mwN). Im Übrigen ist die Klage unbegründet.

I. Die verteidigten Patentansprüche 1 bis 8 sind zulässig.

1. Der Schutzbereich des Patents ist nicht erweitert.

a) Der verteidigte Patentanspruch 1 ist auf die Verwendung einer Vorrichtung in einer bestimmten Weise gerichtet. Gegenüber dem erteilten Patent, dessen Anspruch 1 einen Erzeugnisanspruch darstellte, wird damit ein Wechsel der Patentkategorie vorgenommen. Der Wechsel von einem Erzeugnis- zu einem Verwendungspatent stellt eine zulässige Beschränkung dar, weil der Schutz nunmehr auf

die im Patentanspruch genannte Verwendung beschränkt ist (vgl Schulte, PatG,

6. Aufl., § 22 Rdn 21 iVm § 1 Rdn 175 f).

b) Neben der geänderten Patentkategorie unterscheidet sich der verteidigte Patentanspruch 1 von dem erteilten Anspruch 1 außerdem noch dadurch, dass

- folgende Vorrichtungsmerkmale zusätzlich aufgenommen wurden: die Rührorgane sind bezüglich der Horizontalebene mit ihren Längsachsen in Umlaufrichtung

gesehen nach unten geneigt;

- für das Medium eine Bewegung in der Nähe der Behälterwand nach unten und in

dem koaxial zur Welle liegenden Mittelbereich nach oben nicht mehr beansprucht

wird;

- die Verwendung zusätzlich in der Weise erfolgen soll, dass die Rührorgane mit

einer derartigen Umlaufgeschwindigkeit betrieben werden, dass sich das Medium

in einer kontinuierlichen, geschlossenen Strömung bewegt.

Durch diese vorgenommenen Änderungen wird der Schutz des Patents weiter beschränkt. Denn der erteilte Anspruch 1 gewährte noch Schutz für

- die Neigung der Rührorgane in alle möglichen Richtungen;

- eine Strömung des Mediums in der Nähe der Behälterwand nach oben und in

dem koaxial zur Welle liegenden Mittelbereich nach unten und umgekehrt und

- den Betrieb der Vorrichtung mit allen möglichen Umlaufgeschwindigkeiten der

Rührorgane und den dadurch erzeugten Strömungen.

2. Der verteidigte Patentanspruch 1 geht nicht über den Inhalt der ursprünglich

eingereichten Fassung hinaus.

Die zusätzlichen Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 sind ohne weiteres

aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen herleitbar (siehe dort Anspruch 1

i.V.m. Fig. 1, 3 und 4 sowie Seite 9, Abs. 4 und Seite 12, Abs. 4). Dem Einwand

der Klägerin, ein kausaler Zusammenhang zwischen Umlaufgeschwindigkeit und

Strömungsausbildung sei ursprünglich nicht offenbart, vermag sich der Senat nicht

anzuschließen. Mit der Erfindung soll eine kontinuierliche, geschlossene Strömung U erzielt werden (siehe Seite 9, Abs. 4 der ursprünglich eingereichten Unterlagen). Auf Seite 12, Abs. 4 der ursprünglich eingereichten Unterlagen ist u.a. ausgeführt, dass bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten der beschriebene Strömungsverlauf gestört wird. Da die Umfangsgeschwindigkeit der Rührorgane bekanntermaßen vom Abstand der Rührorgane zur Drehachse und von der Drehzahl

(= Umlaufgeschwindigkeit) abhängig

ist,

ist

für den Fachmann – einen

Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der

Rührtechnik – der kausale Zusammenhang zwischen Umlaufgeschwindigkeit und

Strömungsausbildung ohne weiteres offenbart.

3. Die kennzeichnenden Merkmale der verteidigten Unteransprüche 2 bis 8 sind

ohne weiteres aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 3 bis 5 i.V.m.

Fig. 3 und der Beschreibung Seite 8, Abs. 2 herleitbar und entsprechen sinngemäß denen der erteilten Ansprüche 2 bis 8.

4. Die Beklagte war auch nicht gehindert, in die verteidigte Fassung des Streitpatents Verfahrensmerkmale aufzunehmen. Soweit sie solche Merkmale im Lauf des

Prüfungsverfahrens fallen gelassen hat, stellt dies keinen endgültigen Verzicht auf

die Merkmale dar. Ein solcher endgültiger Verzicht hätte eindeutig erklärt werden

müssen, was hier nicht der Fall war (vgl. BGH BlPMZ 1987, 354 – Mittelohr-Prothese; Schulte aaO § 34 Rdn 370 ff).

II. Das Patent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Die Bemessung der Umlaufgeschwindigkeit der Rührorgane, mit der sich die geforderte Strömung U einstellt, hängt neben der konstruktiven Gestaltung der Rührorgane von der Viskosität des Mediums ab und ist durch einfache und dem Fachmann zumutbare Versuche ermittelbar.

Der von der Klägerin behauptete Widerspruch zwischen den die Strömung U betreffenden Merkmalen des verteidigten Patentanspruchs 1 und den Darstellungen

der Figurenzeichnungen 1, 3 und 4 der Streitpatentschrift besteht nach Überzeugung des Senats nicht. Nach dem hierzu relevanten Wortlaut des verteidigten Patentanspruchs 1 soll sich das Medium in einer kontinuierlichen, geschlossenen

Strömung (U) in der Nähe der Behälterwand nach oben und in dem koaxial zur

Welle (2) liegenden Mittelbereich nach unten bewegen. Exakt diese Strömungsausbildung ist in Figur 1 der Streitpatentschrift dargestellt. Die Pfeile U zeigen,

dass die Strömung sich in der Nähe der Behälterwand nach oben bewegt und in

dem koaxial zur Welle 2 liegenden Mittelbereich nach unten strebt. Der abwärts

strebende Teil der Strömung U durchquert dabei die Zwischenräume zwischen

den Tragarmen L und wird erst im Bereich des Behälterbodens wieder umgelenkt

(siehe Fig. 1 i.V.m. Spalte 5, Zeilen 3 bis 8 der Streitpatentschrift). Darüber hinaus

erkennt der Fachmann ohne weiteres, dass die in der Zeichnungsebene der Figur 1 ellipsenförmige Darstellung der Strömung U nur eine schematische Darstellung sein kann, da die beim Rühren zwangsweise noch vorhandene um die Welle 2 rotierende Komponente der Strömung nicht wiedergegeben ist.

Die Figuren 3 und 4 zeigen schematisch die Strömungsverhältnisse innerhalb und

unmittelbar entlang der Außenfläche sowie an der vorderen Kante K eines einzelnen Rührorgans 8. Zu einer Strömungsausbildung in dem Behälter G entsprechend dem verteidigten Patentanspruch 1 stehen die Darstellungen der Figuren 3

und 4 somit nicht im Widerspruch.

III. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist patentfähig.

1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist unbestritten neu. Keine

der von der Klägerin genannten Druckschriften K1 und K2 beschreibt die Verwendung einer Rührvorrichtung mit den im verteidigten Patentanspruch 1 genannten

Vorrichtungsmerkmalen in der beanspruchten Weise, mit einem kontinuierlichen,

geschlossenen Strömungsverlauf in der Nähe der Behälterwand nach oben und in

dem koaxial zur Welle liegenden Mittelbereich nach unten. Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigen keine Rührwerke mit über Tragarme an einer Welle befestigten rohrförmigen Rührorganen.

2. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Der Senat geht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von der

US - Patentschrift 122 075 (Druckschrift K2) als dem nächstkommenden Stand der

Technik aus. Diese Druckschrift K2 zeigt unbestritten eine Rührvorrichtung mit

sämtlichen gegenständlichen Merkmalen der gemäß dem verteidigten Patentanspruch 1 verwendeten Vorrichtung. Die seit 1871 (!) bekannte Vorrichtung nach

der K2 ist jedoch speziell für die Herstellung von Butter in sehr kurzer Zeit konzipiert (siehe Spalte 1, Abs. 3 in K2). Nach der Lehre der K2 wird die Vorrichtung

derart betrieben, dass die in Umlaufrichtung vorne liegenden und nach unten weisenden größeren Öffnungen der Rührorgane E in das Medium eintauchen, so

dass die Rührorgane nur teilweise unterhalb der Oberfläche des Mediums liegen.

Durch die hohe Drehzahl (über 800 U/min) und die vorgesehene Neigung der konischen Rührorgane wird das Medium durch die Rührorgane gepresst und nach

oben und nach außen gegen die Seiten des Behälters geschleudert. Das Medium

wird dadurch in heftige Bewegung (Turbulenzen) versetzt und dabei gründlich mit

Luft durchmischt (siehe Spalte 2, Zeilen 9 bis 22 in K2).

Eine Anregung, die bekannte Vorrichtung in der Weise zu verwenden, dass damit

entsprechend der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe hochempfindliche

Substanzpaarungen schonend behandelt und in einen Zustand homogener Mischung überführt werden können, indem eine kontinuierliche, geschlossene Strömung in der Nähe der Behälterwand nach oben und in dem koaxial zur Welle liegenden Mittelbereich nach unten erzeugt wird, ist der K2 nicht entnehmbar.

Die US – Patentschrift 169 835 (Druckschrift K1) beschreibt ebenfalls eine Rührvorrichtung für die Herstellung von Butter. Diese Vorrichtung unterscheidet sich

gegenständlich von der nach dem Streitpatent verwendeten Vorrichtung schon dadurch, dass die nach unten geneigten Öffnungen der rohrförmigen und verjüngten

Rührorgane B, C einen kleineren Querschnitt aufweisen als die Öffnungen an den

anderen Enden (siehe Fig. 1 i.V.m. Spalte 1, vorletzter vollständiger Satz in K1).

Beim Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 wird dagegen eine Vorrichtung verwendet, bei der die nach unten geneigten, in Umlaufrichtung vorne liegenden Öffnungen der konischen Rührorgane den größeren Querschnitt aufweisen.

Mit der gewählten Ausbildung der Rührorgane der seit 1875 (!) bekannten Vorrichtung nach der K1 soll in den Rührorganen eine Saugwirkung verursacht werden

und ein Verdichten des Rahms beim Eintritt in das Rührorgan und ein Entspannen

beim Verlassen gefördert werden (siehe Spalte 1, vorletzter vollständiger Satz in

K1), woraus sich für die Darstellungen der Figuren 1 und 2 eine Drehrichtung beim

Rührvorgang entgegen dem Uhrzeigersinn ergibt. Nach der Lehre der K1 werden

die Rührorgane in zwei unterschiedlichen Höhen an der Welle A angeordnet, so

dass untere Rührorgane B und obere Rührorgane C vorhanden sind. Die oberen

Rührorgane C sind dabei entlang der Welle A gleitend und lose beweglich gelagert

(siehe Spalte 2, Zeilen 11 bis 14 in K1). Beim Rührvorgang werden daher die oberen Rührorgane C nach oben bewegt und fangen mit ihren dann oberhalb des

Rahmspiegels liegenden oberen größeren Öffnungen Luft ein, die durch die geneigten Rührorgane nach unten in das Medium hineingezwungen wird. Bei einer

Bewegungsumkehr des Rührwerkes (Drehrichtung dann im Uhrzeigersinn) werden

die oberen Rührorgane aufgrund ihrer Neigung nach unten gedrückt und dienen

nun dem Sammeln der Butterteilchen, die entlang der eingetauchten geneigten

Flächen der Rührorgane nach oben gleiten (siehe Spalte 2, Zeilen 14 bis 18 in

K1). Die Eigenschaften der aus K1 bekannten Rührorgane sollen das Einengen

des Rahms, das Sammeln der Butterteilchen wie auch das Einbringen von Luft in

den Rahm unterstützen (siehe Spalte 1, vorletzte Zeile bis Spalte 2, Zeile 2 in K1).

Durch eine Neigung der Rührorgane von 45° soll der Rahm wirksamer umgewälzt

werden (im Sinne von Aufwühlen). In gleicher Weise soll eine heftigere Bewegung

(mit entsprechenden Verwirbelungen) in allen Bereichen, nämlich unten, in der

Mitte und oben, erzeugt werden (siehe Spalte 2, Zeilen 3 bis 8 in K1).

Wie die Vorrichtung nach K2 ist auch die Vorrichtung nach K1 speziell für die

schnelle Herstellung von Butter konzipiert und wird daher ebenfalls in einer Weise

betrieben, dass durch heftige, turbulente Bewegung des Rahms Luft in ihn eingebracht wird.

Der von der Klägerin aufgegriffene Stand der Technik liefert dem Fachmann daher

auch in der Zusammenschau keine Anregung für eine Verwendung der aus K2 bekannten Vorrichtung zur Herstellung von Butter in der Weise, dass sich eine kontinuierliche, geschlossene Strömung in der Nähe der Behälterwand nach oben und

in dem koaxial zur Welle liegenden Mittelbereich nach unten ausbildet, zur aufgabengemäß schonenden Überführung hochempfindlicher Substanzpaarungen in einen Zustand homogener Mischung, da beim Buttern ja gerade der Rahm in Buttermasse und Buttermilch aufgetrennt wird. Die Fachwelt hat daher die aus den

Druckschriften K1 und K2 bekannten Vorrichtungen für eine streitpatentgemäße

Verwendung auch mehr als 110 Jahre lang nicht in Betracht gezogen.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und sind bezüglich des verteidigten Patentanspruchs 1 von der Klägerin in der mündlichen

Verhandlung zu Recht nicht aufgegriffen worden.

3. Da auch keine Veranlassung besteht, die gewerbliche Anwendbarkeit in Zweifel

zu ziehen, hat der verteidigte Patentanspruch 1 aus den vorgenannten Erwägungen Bestand.

IV. Die verteidigten Unteransprüche 2 bis 8 haben ebenfalls Bestand. Sie sind unmittelbar oder mittelbar auf den bestandsfähigen Patentanspruch 1 rückbezogen

und werden von diesem mitgetragen.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709

Satz 1 u 2 ZPO.

Rauch

Dr. Barton

Dr. Frowein

Fink

Pontzen

Pü