BPatG Beschluss vom 31.08.2004 – 33 W (pat) 422/02

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 422/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 300 17 208

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 31. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

1.

Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse

der Markenstelle

für

Klasse 19

vom

28. August 2001 und vom 7. März 2002 aufgehoben, soweit

der Widerspruch aus der IR-Marke 574 594 zurückgewiesen

worden ist.

2.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens

an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

3.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 17 208

PANDA

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Klassen 9, 19 und 42

"Hardware sowie Software, Computer, Computerteile, Computerprogramme; Computerausrüstungen, im Wesentlichen bestehend

aus Computertastaturen, Computerzentraleinheiten, Datenträgern,

Datenübertragungssystemen, Modems, Monitoren, Schnittstellengeräten, Stromversorgungsgeräten für Computer; Computerperipheriegeräte, im Wesentlichen bestehend aus Druckern, Plottern,

Scannern; elektronische Steuerungen; alle vorgenannten Waren

für die Herstellung und den Vertrieb der Waren der Klasse 19; Agglomarmor

(Naturstein, kunstharzgebunden); Baumaterialien,

Bauten, Dächer, Dämmstoffe für Bauzwecke, Erzeugnisse aus

Beton, Holz, Leichtbeton oder Ziegeln, Betonwerkstein und Erzeugnisse aus Betonwerkstein; Betonwerksteinblöcke; Betonwerksteinplatten, insbesondere Wand-, Boden- und Fassadenplatten; Decken- und Wandverkleidungsteile; Fensterbänke; Fliesen und andere keramische Erzeugnisse; gepresste Betonwerksteinplatten; Kunststeine, bearbeitet und unbearbeitet; Naturstein,

nämlich Granit, Marmor, Sandstein; Sockelleisten; Terrazzoerzeugnisse; Treppen- und Treppenstufen; Türen; sämtliche vorgenannte Waren für Bauzwecke und nicht aus Metall; Bauberatung,

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung

von Baugutachten, Landvermessung, Vermittlung und Durchführung von Dienstleistungen eines Architekten, Landschafts- und Innenarchitekten, Statikers und anderen Sonderfachleuten am Bau,

technische Projektplanung, Vermittlung und Durchführung von

Baugrunduntersuchungen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung für die Herstellung und den Vertrieb der Waren

der Klasse 19"

ist Widerspruch ua erhoben aufgrund der Wortmarke IR 574 594

PANDA

die in Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

Couleurs, vernis, laques, colorants.

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; pâtes dentifrices.

Huiles et graisses industrielles, matières, éclairantes; bougies,

veilleuses et mèches.

Produits

pharmaceutiques,

hygièniques

et

vétérinaires;

substances, diététiques à usage médical, pour bébés; emplâtres

et pansements; désinfectants.

Coutellerie, fourchettes et cuillers.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques et optiques, appareils et

instruments destinés à l'enseignement; verres de lunettes et

matériel optique; distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement; appareils pour l'enregistrement ou la

diffusion du son, radios, tourne-disques, appareils à cassettes ou

à bandes magnétiques; calculatrices électroniques.

Véhicules; appareils pour voyager sur terre, air ou mer.

Métaux précieux et leures alliages, ainsi que tous objets fabriqués

à partir de ces métaux précieus ou de leures alliages; joaillerie,

pierres

précieuses;

horlogerie

et

autres

instruments

chronométriques; bracelets et bracelets-montres.

Instruments de musique.

Papier, carton, cartes postales, cartes de vœux, calendriers, sousmains, puzzles, cartes murales, posters, albums, lithographies,

autocollants, journaux et périodiques, livres, matériel pour la

reliure, photographies, articles de papeterie, matériel pour artistes,

pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception

des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie,

clichés.

Tuyaux flexibles non métalliques.

Cuir, mallettes, sacs, sacs d'école, peaux et fourrures, malles et

valises, parapluies, parasols et cannes.

Pierres naturelles et artificielles; ornements et monuments de

pierre.

Mobilier, miroirs, cadres pour tableaux.

Utensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses de toutes

sortes; verrerie, porcelaine et faìence comprises dans cette

classe.

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matières de

rembourrage (crin, kapok, plumes, algues marines et produits

similaires); matières textiles fibreuses brutes.

Fils à usage textile.

Tissus, étoffes textiles; couvertures de lit, nappes.

Vêtements à l'exception des bottes, chaussures et pontoufles;

ceintures.

Dentelles; broderies; rubans et lacets; boutons, boutons-pression,

crochetes et œillets, èpingles et aiguilles.

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; ornements et

décorations pour arbres de Noël.

Gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, conserves

alimentaires, sauces à salade.

Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, farines et préparations à base

de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiserie, crèmes

glacées, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever; seil,

moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace alimentaire;

pain, pain azyme, pain d'épices, poudres pour glaces alimentaires;

préparations aromatiques pour la cuisine.

Graines et produits agricoles, horticoles et forestieres; semences;

aliments pour animaux.

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool.

Vins, spiritueux et liqueurs.

Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs, allumettes

Schutz genießt.

Auf die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers vom 21. Dezember 2000 hat

die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widersprechenden mit Schreiben vom 26. Januar 2001 aufgefordert, die Benutzung

der Widerspruchsmarke innerhalb einer Frist von 2 Monaten glaubhaft zu machen.

Der Widersprechende hat sich nicht geäußert, worauf ua der Widerspruch aus der

IR-Marke 574 594 mit Beschluss vom 28. August 2001 wegen fehlender Glaubhaftmachung zurückgewiesen worden ist. Die Zurückweisung ua des vorliegenden

Widerspruchs hat der Erinnerungsprüfer durch Formularbeschluss vom

7. März 2002 bestätigt, wobei er ebenfalls von einer zulässigen Nichtbenutzungseinrede ausgegangen ist.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, mit der er geltend

macht, dass es für die Widerspruchsmarke IR 574 594 bislang nicht auf deren Benutzung ankomme, weil die Benutzungsschonfrist auch bei Beschwerdeeinlegung

noch nicht abgelaufen sei, sondern erst im Jahr 2004 ablaufe.

Mit Zwischenbescheid vom 9. Januar 2003 hat der Senat den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass die Schlussmitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts

bezüglich der Widerspruchsmarke, dem

Internationalen Büro erst am

27. Januar 1999 zugegangen sei. Die Zurückweisung des Widerspruchs mangels

Benutzungsnachweises durch die Markenstelle erscheine daher nicht

gerechtfertigt, so dass eine Zurückverweisung nach § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG

erwogen werde.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse hinsichtlich der Zurückweisung des

Widerspruchs aus der IR-Marke 574 594 aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens an die Markenstelle zurückzuverweisen.

Die Markeninhaberin hat hiergegen weder Einwände erhoben noch im Beschwerdeverfahren Anträge gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde führt zur (teilweisen) Aufhebung der angefochtenen

Beschlüsse, soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 574 594 wegen fehlender

Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen worden

ist, sowie zur

Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle des Patentamts gemäß § 70

Abs 3 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Voraussetzungen für die teilweise Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse,

ohne dass der Senat in der Sache selbst entscheidet, sind hier gegeben. Das Patentamt hat in der Sache selbst, nämlich der Frage der Verwechslungsgefahr der

Vergleichsmarken nach § 9 Abs 1 Nr 2 iVm § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG, noch nicht

entschieden und das Verfahren vor der Markenstelle leidet an einem wesentlichen

Begründungsmangel. Die Markenstelle ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass

die Benutzung der IR Marke 574 594 vom Markeninhaber am 21. Dezember 2000

wirksam bestritten werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt lief noch die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke, die ausweislich der Widerspruchsakte nach

Berichtigung erst mit dem Tag des Zugangs der abschließenden Mitteilung über

den Umfang der Schutzbewilligung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum am 27. Januar 1999 gemäß § 115 Abs 2 MarkenG zu

laufen begonnen hatte. Diesen Umstand hat der Markeninhaber nicht bedacht, die

Markenstelle nicht geprüft und auch der Widersprechende nicht angegeben.

Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 21. Dezember 2000 war unzulässig. Eine unzulässig erhobene Einrede wird mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist auch nicht automatisch zu einer rechtswirksamen Einrede, so dass die

angefochtenen Beschlüsse nicht auf die fehlende Glaubhaftmachung der Benutzung gestützt werden konnten. Sie leiden an einen wesentlichen Verfahrensmangel und sind daher aufzuheben.

Bei der Entscheidung, die Sache an das Patentamt zurück zu verweisen, hat der

Senat berücksichtigt, dass die Verfahrensbeteiligten auf Grund ihrer Eingaben einen Instanzverlust nicht erleiden wollen. Hinzu kommt, dass die Sache im Beschwerdeverfahren nicht entscheidungsreif ist, so dass eine Verfahrensverzögerung im Hinblick auf eine zügige Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens durch

die bereits angekündigte Zurückverweisung nicht zu befürchten ist.

Für eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs 1 MarkenG bestand keine Veranlassung. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war angesichts des Verfahrensmangels der angefochtenen Beschlüsse auf Grund der fehlerhaften Aufforderung

zur Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Markenstelle angezeigt.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Hu