Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 15.09.2004 – 29 W (pat) 167/02
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. September 2004
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
betreffend die Marke 399 41 255
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. September 2004 durch die
Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und die Richterin am
Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2002 wird aufgehoben,
soweit die Löschung der Marke angeordnet wurde.
G r ü n d e
I.
Gegen die am 11. November 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke
399 41 255
Fonetix
für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38, 41
und 42 ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke
396 35 584
eingetragen am 22. Januar 1997 in den Farben Rot, Schwarz und Weiß für die
Waren und Dienstleistungen:
Computerhard- und -software, einschließlich Teile der vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Schulung von
Personal und Anwendern, Herausgabe von Broschüren, Handbüchern und Anleitungen; EDV-Systemintegration; technische
Beratung; Planung und
Installation von Datenverarbeitungsanlagen
sowie
von
Informations- und Kommunikationstechnologien; Erstellen von Programmen
für die Datenverarbeitung, Schaffung von Zugangsberechtigungen für Datenbanken und Datennetzwerke.
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 28. Juni 2002 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke
angeordnet für die Waren und Dienstleistungen
Datenverarbeitungsprogramme; Werbung; Geschäftsführung, Büroarbeiten; Zusammenstellen von Daten in Computer-Datenbanken;
Bearbeitung von Daten nach vorgegebenen Kriterien; Unternehmensberatung zur Nutzung von Dienstleistungen eines Callcenters;
Einrichten der automatischen Spracherkennung bei der telefonischen Anrufentgegennahme; Einrichten der elektronischen und digitalen Verbindung zum Call-Center; Telekommunikation; Telefondienstleistungen; Sammeln und Liefern von Daten, Anzeigen und
Nachrichten,
Informationen und Adressen; Durchführung von
Schulungen und Seminaren; Dienstleistungen einer Datenbank,
insbesondere Bereitstellung von Daten, Telekommunikations- und
Adressverzeichnissen sowie mittelbare und unmittelbare entgeltliche Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen;
Entwicklung, Erstellung und Anpassung von Programmen für die
Datenverarbeitung; Entwicklung, Erstellung und Anpassung der
automatischen Spracherkennung bei der telefonischen Anrufentgegennahme.
Im Umfang der identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen bestehe
wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen für das angesprochene
Publikum die Gefahr von Verwechslungen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Mit
Schriftsatz vom 9. Oktober 2002 hat sie zur Begründung ausgeführt, dass es sich
bei „PhoNetic“ um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle. Der Verkehr
erkenne ohne weiteres die englischen Begriffen „Phone“ und „Net“, die beide auf
dem in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungsgebiet beschreibend seien.
Die geschwächte Kennzeichnungskraft ergebe sich darüber hinaus aus den
zahlreichen Voreintragungen entsprechend gebildeter Marken. Eine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke sei daher ausgeschlossen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke werde ausdrücklich bestritten.
Die Markeninhaberin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung
der Marke 399 41 255 angeordnet worden war.
Die Beschwerdegegnerin hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der
Benutzung eingereicht und keinen Antrag gestellt.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der angefochtene Beschluss
war im Umfang der Löschungsanordnung aufzuheben, weil die Widersprechende
die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1
S. 3 iVm Abs. 2 S. 2 MarkenG).
Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2002 zulässig die
Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten.
Die Eintragung der angegriffenen Marke wurde am 11. November 1999
veröffentlicht. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 22. Januar 1997
eingetragene Widerspruchsmarke, gegen deren Eintragung kein Widerspruch
erhoben wurde (§ 26 Abs. 5 MarkenG), endete am 22. Januar 2002, und damit
nach der Veröffentlichung der angegriffenen Marke. Glaubhaft zu machen war
demnach eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum von 1999 bis 2004
(§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Da die Widersprechende keine Unterlagen zur
Glaubhaftmachung eingereicht hat, ist die Einrede mangelnder Benutzung
begründet (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Im Umfang der Löschungsanordnung war
der Beschluss der Markenstelle daher aufzuheben.
Grabrucker
Fink
Dr. Mittenberger-Huber
Cl