BPatG Beschluss vom 29.09.2004 – 29 W (pat) 155/04

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 155/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 31 859.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir

Dr. Mittenberger-Huber 10.99

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. April 2004 und vom 2. Juni 2004

werden aufgehoben, soweit Schutz für die Ware „Klebstoffe

(Klasse 16)“ versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

design24

soll für Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen

Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Klebstoffe;

Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Planung und Gestaltung

von Werbemaßnahmen; Organisation und Veranstaltung von Werbe- veranstaltungen; Herausgabe von

Werbetexten; Plakatanschlagwerbung; Versandwerbung; Versenden von Werbesendungen; Verteilen von

Werbemitteln; Online Werbung in einem Computernetz; Werbung im Internet für Dritte; Präsentation von

Firmen im Internet und anderen Medien; Vermietung

von Werbeflächen, auch

im

Internet (Bannerexchange); Marketing (Absatzforschung); Marketing für

Dritte in digitalen Netzen; Merchandising; Vermittlung

und Abschluß von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch

über das Internet; Vermittlung, Abschluß und Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren, auch über das Internet; Vermittlung, Abschluß

und Abwicklung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, auch über das Internet;

Bestellannahme, Auftragsannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von

e-commerce und über das Internet; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations);

Klasse 40: Dienstleistungen in einer Druckerei, insbesondere

Druckarbeiten;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Graphikdesigners; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Styling (industrielles Design); Dienstleistungen eines Graphikers; Computersystem-Design; Design von Computer-Software; Design von

Homepages und Webseiten; Beratung und Gestaltung

von Homepages und Webseiten; Beratung bei der

Gestaltung und Unterhalt von Webseiten für Dritte; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Anmeldung mit Beschluß vom 1. April 2004 zurückgewiesen.

Die Erinnerung des Anmelders mit Schriftsatz vom 16. April 2004 wurde sodann

mit Beschluß vom 2. Juni 2004 ebenfalls zurückgewiesen.

Das DPMA vertritt die Auffassung, für die versagten Waren und Dienstleistungen

fehle der Marke die Fähigkeit zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung.

Der Begriff „design“ stamme zwar aus der englischen Sprache, werde heute aber

von jedermann verstanden, und bereits vielfach verwendet, so u. a. für cardesign24, classic-design24, z-design24, Netz-Design24 etc..

Das Nachstellen der Zahl 24 weise insoweit ohnehin lediglich auf einen 24-Stunden- bzw. Rund-um-die-Uhr-Betrieb hin, und sei ebenfalls bereits üblich geworden.

Der vorliegende Gesamtbegriff sei daher glatt beschreibend, keinesfalls ungewöhnlich und nicht phantasievoll. Darüber hinaus sei er für die angesprochenen

Verkehrskreise für alle in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen unmittelbar verständlich. Eine lexikalische Nachweisbarkeit sei nicht erforderlich.

Eine Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht erkennbar.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 28. Juni 2004 (Bl. 20 ff. d. A.)

trägt der Anmelder vor, dass die angemeldete Marke über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge und darüber hinaus kein Freihaltebedürfnis bestehe.

Gegenstand der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei allein die Marke in der

angemeldeten Form, also design24. Eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile „design“ und „24“ sei daher unzulässig. Eine derartige Wortanalyse in

mehreren Schritten nähmen die betroffenen Verkehrskreise ohnehin nicht vor. Daher sei festzustellen, dass design24 sprachwidrig gebildet und lexikalisch nicht

nachweisbar sei, weshalb bei diesem Kunstwort per se schon keine beschreibende Verwendung erkennbar sei, und zumindest nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. Das Vorliegen der konkreten Unterscheidungskraft im Hinblick auf die

konkreten Waren und Dienstleistungen sei auch vom DPMA nicht geprüft, sondern

pauschal angenommen worden.

„Design“ bezeichne die Gestaltung oder Formgebung und sei mit zweierlei Bedeutungen versehen. Zum einen beschreibe es den Prozeß des bewussten

Gestaltens einer Sache, zum anderen diene es als Sammelbegriff für alle bewusst

gestalteten Aspekte dieser Sache. In diesem Bedeutungsgehalt könne es den beantragten Waren und Dienstleistungen nicht zugeordnet werden.

Außerdem gebe es eine Reihe von Marken, die in dieser Form, und zwar insbesondere auch für Klasse 16, eingetragen seien, so u. a. „block24“, „businesspaper24“, „card24“, „druck24, „formular24“ u. a. m..

Gegen den Beschluß der Markenstelle richtet sich der Anmelder mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2004 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nur zu einem geringen Teil begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke überwiegend das Freihaltebedürfnis gem. § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, bzw. das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt.

1. Bei dem zu prüfenden Zeichen design24 handelt es sich um ein

zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren, dem Verkehr auch einzeln

gegenübertretenden Komponenten besteht.

Das englische Wort „design“ bedeutet in seiner Übersetzung „Entwurf, Design,

Konstruktion, Muster, Plan, Absicht“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch-Deutsch,

2001).

Es gehört zum einfachen englischen Grundwortschatz und hat auch in den deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden. Es wird in der Alltagssprache als Synonym für alle Arten und Prozesse der Gestaltung verwendet (vgl. Beispiele aus

der Süddeutschen Zeitung, Nr. 195/2002, S. 41; Nr. 198/2002, S. 44; Nr. 210/

2002, S. 51; Nr. 294/2003, S. 20).

Lexikalisch ist „design“ in der deutschen Sprache als „Form, Entwurf“ nachgewiesen (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, dtv, 2002, S. 278) bzw. als

„formgerechte und funktionale Gestaltgebung und die so erzielte Form eines

Gebrauchsgegenstandes; Entwurf(szeichnung)“ (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001).

Die Ziffer 24 wird allgemein mit einem 24-Stunden-Service in Verbindung gebracht, so z. B. bei Deutsche Bank Service 24, Travel 24, shopping 24, Hundeshop-24, Gebrauchtwagen-Markt24, etc. Die Assoziation zwischen 24 und einer

anderen Maß-, Zeit- oder Gewichtseinheit ist nicht üblich (vgl. BPatG 25 W (pat)

110/03 - beauty24.de; BPatG 29 W (pat) 251/03 - DruckDiscount24.de; BPatG

29 W (pat) 262/02 - auskunft24).

Es ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit jedoch auf die Maßgeblichkeit des

Gesamteindrucks abzustellen, worauf der Anmelder zu Recht hinweist.

Die angesprochenen Abnehmer müssen aus dem Gesamtbegriff unmittelbar und

ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen herstellen können, ohne eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile vorzunehmen (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 42; Ingerl/Rohnke, Kommentar

zum MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 53; Ströbele/Hacker, Kommentar zum MarkenG,

7. Aufl., § 8 Rn. 125).

In seiner Entscheidung vom 16. September 2004 (EuGH Urteil vom 16. September 2004, Rs. C-329/02 P, Rn. 28 - SAT.2) hat der EuGH zum wiederholten

Male klargestellt, dass bei einem aus mehreren Worten bzw. einem Wort und

einer Zahl zusammengesetzten Zeichen „eine eventuelle Unterscheidungskraft

teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile getrennt geprüft werden“

könne, dann „aber auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden,

abhängen“ müsse.

Die angemeldete Wortfolge aus dem Begriff design und der Zahlenfolge 24 enthält

daher in ihrer Zusammensetzung für die angemeldeten Dienstleistungen nichts

anderes als den Hinweis eines „Rund-um-die-Uhr“-Service zur Bereitstellung des

Know-how eines Designers.

Bezüglich der Waren in Klasse 16 handelt es sich - mit Ausnahme der Klebstoffe –

ebenfalls um eine Beschreibung der Waren aus Papier und der Schreibwaren, die

entweder durch ihre besondere Gestaltung auffallen, oder zur Gestaltung gedacht

sind.

2. Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz Freihaltebedürfnis sind solche Marken

von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen,

die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der

Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen

können.

Dies ist hier bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 40 und 42 festzustellen, weil

Dienstleistungen eines Designers, d. h. einer Person, die gestaltend wirkt, sowohl

im Internet als auch im konventionellen Bereich u. a. der Druckarbeiten angeboten

werden. Die angemeldete Marke bezeichnet damit nur den Gegenstand oder die

Zweckbestimmung der Dienstleistung. Der Verkehr wird bei der Ansicht des Zeichens design24 deshalb keinen Herkunftshinweis vermuten, sondern davon ausgehen, dass er rund um die Uhr auf die angebotenen Dienste zurückgreifen und

sich gestalterisch beraten lassen kann.

Aus den - dem Anmelder übersandten - Rechercheunterlagen ist ersichtlich, dass

dabei die unterschiedlichste Produktpalette bedient wird, vom Grafik-, Navigations-

und Webdesign in der Internet-, Computer- und Elektronikbranche, über das

Erstellen von spezieller Fahrzeugdekoration (www.car-design24.de) bis hin zum

Angebot von „Schönem aus Werkstätten für Behinderte“ (www.werkstatt-designshop24.de).

Bezogen auf die Dienstleistungen in Klasse 35 kann man zwei Bereiche unterscheiden, nämlich einmal den Bereich „Werbung“, der sich in seiner Aufzählung in

Unterspezifikationen mit den Dienstleistungen eines Werbeunternehmens von

Werbung über Marketing bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit befasst, und den zweiten

Bereich, der sich mit der Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder

Handelsverrichtungen eines Handelsunternehmens beschäftigt.

Bezogen auf die o. g. Dienstleistungen einer Werbeagentur beschreibt design24

die Art bzw. Qualität der Werbung, wie es u. a. dem Berufsbild des Werbedesigners nahe kommt. Es wird nicht die übliche Art der Werbung angeboten, sondern

eine solche, die sich durch ihr besonderes Design von anderen abhebt. „Werbung

und Design-Werbung komplett aus einer Hand …“(www.andreasbode.com). Die

Werbung in Klasse 35 kann auch Werbung für andere Dienstleistungen, hier also

Gestaltung rund um die Uhr, sein.

Die Vermittlung und der Abschluß von Handelsgeschäften - als Oberbegriff für die

weiteren Dienstleistungen auf diesem Gebiet - beschäftigt sich wiederum mit

Handelsgeschäften, die inhaltlich „Design“ vermarkten, vom Büromöbel, über Kleidung und Porzellan bis hin zum Wohndesign.

Damit besteht das angemeldete Zeichen ausschließlich aus Angaben, die die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar zur Sachbeschreibung dienen können

Es spielt dabei keine Rolle, dass eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung

nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH

MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; BGH WRP 2002, 982/984 - FRÜHSTÜCKS-

DRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum als sachbeschreibenden

Hinweis verstehen kann.

Die Waren bzw. Druckereierzeugnisse in Klasse 16, mit Ausnahme der Klebstoffe,

sind ebenfalls nicht geeignet, dem Verbraucher bzw. Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch das angemeldete Zeichen design24 gekennzeichneten

Ware zu garantieren. Der Verkehr wird in den Druckerzeugnissen z. B. lediglich

eine Zeitschrift erwarten, die sich umfassend mit dem Thema „design“ beschäftigt

bzw. einen Flyer oder Prospekt, in dem es Informationen und Tips zum Thema

„Gestaltung rund um die Uhr“ gibt. Die Dienstleistungen der Klasse 16 stehen insoweit in engem Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die der Anmelder in

Klasse 40 und 42 anbietet.

Eine Ausnahme gilt dabei für Klebstoffe, da der Verkehr in der Bezeichnung eines

Klebstoffes mit design24 weder eine beschreibende Sachangabe noch die Art

oder Beschaffenheit des Klebers sehen kann, so dass die Beschwerde des Anmelders in diesem Punkt erfolgreich ist.

3. Für die o. g. Waren und Dienstleistungen fehlt dem Zeichen auch die im Sinn

von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete

Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer

Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050

- Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Kann einem Zeichen ein

für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender

beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst

um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in

der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK;

BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten

- Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH

BlfPMZ 2001, 398 - LOOK; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Die Internet-Recherche hat ergeben, dass es vielfach Angebote im Web für die

Gestaltung von Online-Auftritten gibt, die „design24“ im Namen verwenden. Es

handelt sich dabei z. T. um Firmennamen, für die „design24“ aber gleichzeitig jeweils beschreibend für die angebotene Dienstleistung steht, so Hp-Design 24, ein

24-Stunden-Online-Service für die Erstellung von Homepages; Netz-Design24, ein

Unternehmen, das Kunden in Fragen rund um das Internet berät; Homepage Design24, eine Web-Agentur, die Firmen den Einstieg ins Internet rund um die Uhr

anbietet etc..

Der durchschnittlich informierte Verbraucher wird daher ohne weiteres davon ausgehen, dass mit „design24“ gestalterische Leistungen, i. d. R. im Internet, über

24 Stunden, d. h. rund um die Uhr, angeboten werden.

4. Der Hinweis des Anmelders auf Voreintragungen mit gleichen Wortbestandteilen oder mit ebenfalls beschreibendem Inhalt muß erfolglos bleiben. Abgesehen

davon, dass es sich jeweils um andere Kombinationen handelt, gibt es auch Gegenbeispiele für ähnliche Anmeldemarken wie z. B. „Designconnection“ (BPatG

33 W (pat) 44/00), „Design Zentrum Nordrhein Westfalen“ (BPatG 30 W (pat)

39/01), „Design & more“ (BPatG 29 W (pat) 248), die ebenfalls nicht eintragungsfähig waren, da der Bestandteil „Design“ als prägender und schlagwortartig rein

beschreibender Sachhinweis auf den Tätigkeitsbereich oder das Produkt aufgefasst wurde.

Darüber hinaus begründet selbst eine rechtsfehlerhaft erfolgte Eintragung weder

nach dem Gleichheitssatz, noch nach anderen Rechtsgrundsätzen einen Anspruch auf eine andere rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit (BGH GRUR

1997, 527 ff. - Autofelge; BlPMZ 1998, 248/249 - Today).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

Cl