BPatG Beschluss vom 07.12.2004 – 27 W (pat) 94/02

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 94/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 395 46 098.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

7. Dezember 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter

Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wir der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 1997 aufgehoben. 10.99

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 14. November 1997 unter Beanspruchung der Priorität aus der US-Anmeldung 74/677,934 vom 22. Mai 1995 die

„Farbe Grün“ (Pantone Nr. 3288U) als sonstige Markenform für die Waren

„Elektronische Bauteile, enthaltend integrierte Schaltkreise, insbesondere Prozessoren“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die der Anmeldung

beigefügte Beschreibung lautet: „Beansprucht wird die Farbe Grün (Pantone

Nr. 3288U), in der die Gehäuse der beanspruchten Waren ausgeführt sind“.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf „Elektronische Bauteile, nämlich integrierte Schaltkreise, insbesondere Prozessoren“ beschränkt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dem angemeldeten abstrakten Farbzeichen sei die Markenfähigkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG abzusprechen; jedenfalls fehle ihm

die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist durch Beschluss des 29. Senats vom

18. November 1998 zurückgewiesen worden (29 W (pat) 43/98). Zwar handele es

sich nicht, wie von der Markenstelle angenommen, um eine konturlose abstrakte

Farbmarke, sondern um eine im einzelnen präzisierte farbige Aufmachung der

Ware, die dem Markenschutz grundsätzlich zugänglich und auch grafisch darstellbar sei. Auch ein konkretes Freihaltungsbedürfnis an der Farbe „Grün“ für die Gehäuse integrierter Schaltungen erscheine letztlich zweifelhaft. Die angemeldete

Marke sei aber jedenfalls wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen. Bei elektronischen Bauteilen sei die Einfärbung weit verbreitet, wobei die Farbe Grün insbesondere für Platinen und Fassungen integrierter Schaltkreise besonders beliebt sei. Daher seien an die Unterscheidungskraft

der angemeldeten Gestaltung strenge Anforderungen zu stellen, denen die angemeldete Farbmarke nicht genüge. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten

keine Veranlassung, die grüne Gestaltung des Kunststoffgehäuses eines integrierten Schaltkreises von Haus aus als Mittel betrieblicher Zuordnung zu verstehen. Hinzu komme, dass der gewählte Farbton bei ungünstiger Beleuchtung

schwer zu unterscheiden sei und Prozessoren ohnehin weniger auf Sicht gekauft

würden, schon gar nicht anhand besonderer Farbstellungen.

Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Bundesgerichtshof durch Beschluss vom 19. September 2001 (=GRUR 2002, 538 – grün eingefärbte Prozessorengehäuse) den angefochtenen Beschluss aufgehoben und die

Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Zutreffend sei das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass der Gegenstand der Anmeldung grundsätzlich markenfähig (§ 3 Abs. 1 MarkenG) und

grafisch darstellbar sei (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Die Annahme, dass bei der Prüfung

der Frage der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) der angemeldeten

Marke ein eher strenger Maßstab anzulegen sei, sei indes nicht frei von Rechtsfehlern. An Farben und sonstige durch das Markengesetz eingeführte neue Markenformen seien keine strengeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft als

an herkömmliche Markenformen zu stellen. Das Interesse an einer generellen

Freihaltung von Farben dürfe im Rahmen der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft keine Rolle spielen. Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die grüne

Einfärbung von Prozessoren als genormte Farbcodierung eine Beschreibung bestimmter Eigenschaften darstelle und deshalb vom angesprochenen Verkehr nicht

als Herkunftshinweis verstanden werde, seien vom Bundespatentgericht nicht

festgestellt worden. Allein die Beliebtheit der Farbe Grün für Kunststoffteile besagte nichts über einen Mangel an Unterscheidungskraft für die hier allein in Betracht zu ziehenden Prozessoren. Prozessorengehäuse seien üblicherweise nicht

in dekorativer Art farbig gestaltet, insbesondere werde nach den Feststellungen

des Bundespatentgerichts weder die Farbe grün noch – mit Ausnahme der sich

aus technischen Gründen anbietenden Farben Grau und Schwarz – eine andere

Farbe zur Einfärbung von Prozessorengehäusen verwendet, so dass die Annahme fern liege, der Verkehr werde in der angemeldeten Aufmachung eine bloß

dekorative Gestaltung sehen. Das gelte umso mehr, als nach dem Vortrag der

Anmelderin, von dem das Bundespatentgericht ausgegangen sei, der Verkehr ein

bestimmtes Blau dem Unternehmen I… zurechne, mithin daran gewöhnt sei, in

einer konkreten farblichen Aufmachung eines Prozessors einen Herkunftshinweis

zu sehen. Auf die mangelnde Unterscheidbarkeit der bei besonders ungünstigen

Beleuchtungsverhältnissen in üblicher Weise grau wirkenden Einfärbung komme

es nicht an. Auch sei es rechtlich unerheblich, dass Prozessoren weniger auf Sicht

gekauft würden, denn die Identifizierungsfunktion einer Marke sei in jedem

Stadium des Warenabsatzes beachtlich, von der Werbung bis zum Absatz und

darüber hinaus auch noch in der Hand des Kunden und nach dem Einbau zum

funktionellen Gebrauch. Zu der bisher nicht ausdrücklich entschiedenen Frage

eines Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG habe das Bundespatentgericht über die geäußerten Zweifel an einem konkreten Freihaltungsbedürfnis hinausgehende Feststellungen zu treffen. Ansonsten werde es bei

der Verneinung eines Freihaltungsbedürfnisses an der beanspruchten Gehäusefarbe bewenden müssen. Auch ein Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG hat der Bundesgerichtshof als derzeit nicht gegeben erachtet.

Im nunmehr vor dem erkennenden Senat anhängigen Beschwerdeverfahren hat

die Anmelderin ergänzend vorgetragen:

Bei den beanspruchten elektronischen Bauteilen, nämlich integrierten Schaltungen, insbesondere Prozessoren, würden die auf einer Halbleiterplatte hergestellten Schaltungsanordnungen nebst Leiterrahmen zu einem kleinen flachen Gehäuse aus isolierendem Material vergossen. Aufgrund der üblicherweise verwendeten Vergussmasse seien die so hergestellten Gehäuse seit mehr als

40 Jahren regelmäßig in den Farben Schwarz oder Anthrazitgrau hergestellt worden. Daher könne davon ausgegangen werden, dass die Wettbewerber die beanspruchte grüne Gestaltung auch weiterhin nicht benötigten.

Der Senat hat an das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen

sowie an den Fachverband Bauelemente der Elektronik im ZVEI und den VDE

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., jeweils in Frankfurt am Main, die Anfrage gerichtet, ob es häufiger vorkomme, dass Gehäuse der

fraglichen Art außer in grau oder schwarz auch in anderen Farben gehalten seien

oder ob es sich um Einzelfälle handele; welche Farben ansonsten verwendet würden, und aus welchem Grunde auch andere Farben verwendet würden, etwa zur

optisch ansprechenden Gestaltung, zum Hinweis auf bestimmte Eigenschaften

oder auf den Hersteller.

Hinsichtlich des Ergebnisses dieser Verbandsanfragen und der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig; sie hat auch in der Sache Erfolg. Der angemeldeten

Marke steht nach den vom Senat im wieder eröffneten Beschwerdeverfahren getroffenen Feststellungen ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3

MarkenG nicht entgegen.

Nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs ist sowohl von der Markenfähigkeit

(§ 3 Abs. 1 MarkenG) und der grafischen Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG) der

beanspruchten Farbgestaltung als auch von ihrer Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG) auszugehen. An diese rechtliche Beurteilung ist der Senat gemäß

§ 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG gebunden, allerdings vorbehaltlich der Rechtssätze,

die der EuGH in der später ergangenen „Libertel“-Entscheidung vom 6. Mai 2003

(GRUR 2003, 604) in Auslegung der Art. 2 und 3 Abs. 1 MRRL zur Eintragbarkeit

einer Farbe als Marke aufgestellt hat. Diese Rechtssätze sind wegen des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem nationalen Recht auch in dem

vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen (vgl zur Bindungswirkung von Vorabentscheidungen nach Art. 234 EG auch außerhalb des Ausgangsverfahrens:

BVerfG NJW 1988, 2173 mwNachw; ferner BVerG MDR 1991, 685).

Eine von den Rechtssätzen des EuGH in der Libertel“-Entscheidung abweichende

Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke durch den Bundesgerichtshof ist hier nicht zu erkennen. Die Markenfähigkeit und die grafische

Darstellbarkeit der beanspruchten grünen Farbgebung von Gehäusen integrierter

Schaltungen stehen ohnehin außer Frage. Was die Unterscheidungskraft betrifft,

hat es der EuGH nur unter außergewöhnlichen Umständen als vorstellbar erachtet, dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung betriebliche

Hinweisfunktion zukommt, weil eine Farbe nach den derzeitigen Gepflogenheiten

des Handels grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird und

die Verbraucher es daher nicht gewöhnt sind, aus der Farbe von Waren oder ihrer

Verpackung ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu

schließen (EuGH aaO, Rdn. 65, 66 – Libertel). Das Vorliegen solcher besonderer

Umstände hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „grün eingefärbte Prozessorengehäuse“ indessen im einzelnen dargelegt.

Zusätzlich gestützt wird dies durch die vom Senat im Rahmen ergänzender Ermittlungen zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses der Mitbewerber an der beanspruchten grünen Farbgestaltung eingeholten Auskünfte bei drei Fachinstitutionen. Danach scheiden bei Gehäusen integrierter Schaltungen Farben als

Mittel einer ästhetisch ansprechenden dekorativen Gestaltung aus. Das Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen hat ebenso wie der Fachverband Bauelemente der Elektronik im ZVEI und der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. bestätigt, dass Gehäuse in anderen Farben als

schwarz und grau bei Kunststoff und – materialbedingt – weiß bei Keramik sehr

selten vorkommen. Als Grund hierfür ist angegeben worden, dass Farben

abgesehen von den Zusatzkosten für die Einfärbung des Werkstoffs die Gefahr

negativer (Langzeit-)Effekte hinsichtlich der

thermischen oder elektrischen

Eigenschaften der Halbleiter (Leitfähigkeit, Absorption, Wärmeabgabe) mit sich

bringen.

Soweit der Vorsitzende des Arbeitskreises Umwelt/Verpackung in der FG Aktive

Bauelemente des Fachverbands Bauelemente der Elektronik im ZVEI ausgeführt

hat, dass ihm bisher nur blaue, ockerfarbige und grüne Plastiken als Angebot von

Pressmassen einzelner Hersteller bekannt seien, wobei in dieser Farbgebung

nach seiner Einschätzung neben einer optisch ansprechenden Gestaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch „Corporate Identity“ stehe, beziehen sich die genannten Farben auf die bereits in dem Beschluss des 29. Senats erwähnten Hersteller IBM (Big Blue) und LaSprague (ocker bzw gold). Die Farbe „grün“ betrifft

die Produkte der Anmelderin selbst. Auch das Fraunhofer-Institut für integrierte

Schaltungen hat geantwortet, dass die farbige Gestaltung von Prozessoren im allgemeinen als Hinweis auf den Hersteller und als optisch ansprechende Gestaltung

diene. Ein Fall, in dem sie als Hinweis auf sachliche Merkmale verwendet werde,

sei nicht bekannt.

Das Ergebnis der vom Senat eingeholten Auskünfte lässt auch nicht die konkrete

Feststellung zu, dass die beanspruchte grüne Farbgebung – ungeachtet ihrer derzeit unüblichen Verwendung für Gehäuse integrierten Schaltungen – in sonstiger

Weise zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,

des Wertes, der Herstellung oder sonstiger Merkmale der Waren im Sinne des § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet ist oder eine solche Eignung zumindest künftig zu

erwarten sein könnte. Anders als bei den in die Gehäuse eingegossenen Schaltungsanordnungen (Platinen), die nach den Ermittlungen des Senats im Internet

aus organischem Material von meist (materialbedingt) grüner, aber auch rotbrauner Farbe hergestellt sind, ist bei den Gehäusen selbst die Farbe grün nicht üblich.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Umwelt/Verpackung in der FG Aktive Bauelemente des Fachverbands Bauelemente der Elektronik im ZVEI hat zwar ausgeführt, es sei „im Bekanntenkreis von Fachleuten diskutiert worden, ob eine

Farbe auf bestimmte Eigenschaften der Waren hinweise, zB die Farbe grün auf

umweltfreundliche Herstellung der Bauelemente, weniger Energieverbrauch oder

aber als Farbschlüssel als Aussage über die Empfindlichkeit der durchzuführenden Lötprozesse“. Eine Aussage darüber, dass sich Gehäuse-Farben in

nächster Zukunft als Indikatoren beschreibenden Inhalts herausbilden könnten, ist

in der Stellungnahme aber nicht enthalten. Dort wird im Gegenteil – ebenso wie in

den Antworten des VDE und des Fraunhofer-Instituts – abschließend betont, dass

bei nicht schwarz oder grau eingefärbten Gehäusen immer wieder das Problem

negativer Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften auftauche. Schließlich

rechtfertigt auch der Hinweis des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. – Geschäftsbereich DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE -, dass es bei Chip-Gehäusen sehr kleiner Bauform anwendungsspezifische Kennzeichnungsempfehlungen gebe, bei denen mitunter ganze Gehäuseflächen in einer bestimmten Art farblich gekennzeichnet würden, zB zur automatischen Positionierung der Bauteile im

Bestückungsprozess, nicht die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses an der

angemeldeten Marke. Der Verband hat nämlich gleichzeitig betont, dass mit den

Kennzeichnungsempfehlungen die eigentliche Gehäusefarbe nicht vorgegeben

sei. Nur diese bildet aber den Gegenstand der Anmeldung und des Schutzes der

Marke.

Da die erneuten Ermittlungen des Senats auch keine Anhaltspunkte für ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben haben, war der Beschwerde stattzugeben und der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Na