BPatG Beschluss vom 18.01.2005 – 27 W (pat) 370/03

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 370/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 34 323 10.99

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die

Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin

Prietzel-Funk am 18. Januar 2005

b e s c h l o s s e n :

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 24. September 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus

der Gemeinschaftsmarke 1 253 186 für die Waren „Wissenschaftliche, elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe

von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche

Instrumente und ärztliche Apparate“ zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 302 34 323 „Powderjector“ wird aufgrund

des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1 253 186 für die

Waren „Wissenschaftliche, elektrische, optische, Wäge-, Mess-,

Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und ärztliche Apparate“ angeordnet.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

Powderjector

für die Waren

„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische,

photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-,

Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur

Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten,

Mechaniken und Apparate für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen; orthopädische Artikel“

ist Widerspruch eingelegt worden

1.

aus der unter der Registernummer 39 024 für die Waren

„Medizinische Apparate und Instrumente; Injektionsspritzen für

medizinische Zwecke; Teile und Zubehör für alle vorstehende genannten Waren“

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke

POWDERJECT,

2.

aus der unter der Registernummer 1 253 186 für die Waren

„Medizinische Apparate und Instrumente“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke

POWDERJECT.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Widersprüche mit dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz einer im Hinblick auf die sich gegenüberstehenden

Waren „ärztliche etc. Instrumente und Apparate“ einerseits und „medizinische Apparate und Instrumente“ bis zur Identität reichender hochgradigen Ähnlichkeit sei

eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Die sich gegenüberstehenden Wörter

„Powderject“ und „Powderjector“ unterschieden sich zwar lediglich in der (Nomen

instrumenti-)Endung „-or“ der jüngeren Marke. Jedoch reichten die klanglichen und

schriftbildlichen Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken bezögen sich im Wesentlichen auf

eine Anlehnung an den freihaltebedürftigen Begriff „powder(in)jection“ als Bestimmungsangabe der einschlägigen Waren. Der Schutzbereich derartiger Marken sei

jedoch eng zu bemessen und beschränke sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenart. Bei dem übereinstimmenden, jeweils am Wortanfang stehenden Wortelement „powder“ handele es sich um den englischen Begriff für „Pulver“

bzw. „Puder“. Nachdem Pulver durch Einarbeitung von flüssigen Arzneistoffen

bzw. Lösungen seit langem auch für Injektionszwecke verwendet werde, stelle die

englische Wortbildung „powder injection“ ebenso wie die deutsche Entsprechung

„Puderinjektion“ hinsichtlich der hier in Frage stehenden Waren einen Sachhinweis

dar. Bei den Vergleichsmarken handele es sich um verschiedene Abwandlungen

dieser Sachangabe. Nachdem sich die Übereinstimmungen auf diesen Bereich

konzentrierten, sei die Verwechslungsgefahr trotz der bestehenden begrifflichen

Brücke, die zu einer weitgehenden Annäherung der Marken führe, aus Rechtsgründen zu verneinen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit

der sie nach Rücknahme des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 39 024

nur noch die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1

253 186 angreift, und zwar nach teilweiser Beschränkung der Beschwerde im Hinblick auf die Waren der angegriffenen Marke „Wissenschaftliche, elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; chirurgische, ärztliche, zahn- und

tierärztliche Instrumente und ärztliche Apparate“. Die Widersprechende ist der

Auffassung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der beiderseitigen Waren erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Die Marken

wirkten klanglich sehr ähnlich, da der Verkehr erfahrungsgemäß die ersten Silben,

die hier übereinstimmten, stärker beachte als die nachfolgenden Wortteile. Auch

der Sinngehalt beider Marken sei vergleichbar, da beide Marken Assoziationen zu

„Pulverinjektion“ weckten. Gerade die eintragungsbegründende Eigenprägung der

Widerspruchsmarke sei von der jüngeren Marke übernommen worden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss teilweise aufzuheben und die Löschung der Marke 302 34 323 „Powderjector“ im Umfange der

Anfechtung anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, weil die Marken ohne weiteres von einander unterschieden werden könnten. Die Endung „-or“

hebe sich klar von der Marke „Powderject“ ab. Anhand der Endung würden die

angesprochenen Verkehrskreise erkennen, dass es sich bei den mit dieser Marke

gekennzeichneten Geräten um spezielle Geräte zu Durchführung von Pulverinjektion handele.

II.

Die zulässige Beschwerde ist – nach Beschränkung auf die jetzt noch in Frage

stehenden Waren der angegriffenen Marke – begründet. In diesem Umfang ist die

angegriffene Marke zu löschen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 iVm §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zwar vermag der beschließende Senat ebenso wie die Markenstelle eine unmittelbare Gefahr der Verwechslung der beiderseitigen Marken nicht zu erkennen.

Jedoch kann die Gefahr, dass die Marken i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, im Umfange der mit

der Beschwerde noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke nicht verneint

werden.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer

Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten

Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen

besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem

allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen

allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft

der älteren Marke (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24, m.w.N;,

GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly, m.w.N; GRUR 2004, 239 - DONLINE).

Unstreitig besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren „chirurgische,

ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und (ärztliche) Apparate“ der angegriffenen Marke und „medizinischen Apparaten und Instrumenten“ der älteren

Gemeinschaftsmarke 1 253 186 eine hochgradige Ähnlichkeit, wenn nicht gar

Identität. Soweit der Markeninhaber geltend macht, die sich gegenüberstehenden

Apparate hätten tatsächlich ein völlig unterschiedliches Aussehen (stabförmig klobig einerseits, tablettenförmig andererseits), kann dies nicht zum Ausschluss einer

ähnlichkeitsbegründenden Annäherung der Waren führen. Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist in dem vorliegenden Verfahren allein die

Registerlage. Danach sind die Marken jeweils für medizinische bzw chirurgische,

ärztliche, zahn- und tierärtzliche Geräte ohne Einschränkung auf Produkte einer

bestimmten Form und Funktions- oder Arbeitsweise eingetragen.

Auch die übrigen von dem Widerspruch noch angegriffenen Waren der jüngeren

Marke weisen eine enge oder jedenfalls im oberen Bereich liegende Ähnlichkeit zu

den „medizinischen Apparaten und Instrumenten“ der Widerspruchsmarke auf. Bei

der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sind alle Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren zueinander bestimmen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie

ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte

sowie auch ihre regelmäßigen Herstellungs- und Vertriebsstätten (std. Rspr., BGH

GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX).

Nach diesen Grundsätzen ist von einem engen Ähnlichkeitsgrad zwischen „wissenschaftlichen Apparaten und Instrumenten“ einerseits und „medizinischen Apparaten und Instrumenten“ andererseits auszugehen, weil wissenschaftliche Apparate und Instrumente der Erfassung, Messung und Analyse medizinisch-diagnostischer Vorgänge und Zusammenhänge dienen können und daher mit medizinischen Apparaten und Instrumenten in Funktionsweise und Verwendungszweck

sowie hinsichtlich ihres gemeinsamen Einsatzes etwa in medizinischen Labors

von Krankenhäusern oder spezialärztlichen Labors übereinstimmen. Bei den weiterhin beanspruchten Waren „elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kotrollapparate

und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von

Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ kann es sich um Zusatz- oder Peripheriegeräte bzw. Zubehörteile handeln,

die für den Betrieb technisch komplexer und meist computergesteuerter medizinischer Diagnose- und Behandlungsgeräte erforderlich sind. Im Hinblick auf den

sich ergänzenden Verwendungszweck, die möglichen gleichen Einsatzbereiche

und damit auch Abnehmerkreise besteht daher ein relativ enger Ähnlichkeitsgrad

zwischen den Waren.

Bei der Burteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Markenstelle zwar im Ausgangspunkt zu Recht ausgeführt, dass es sich bei der Wortkombination „Powderject“ um eine deutlich sprechende Kennzeichnung handelt, in

der die angesprochenen hochspezialisierten medizinischen Fachkreise ohne weiteres eine Anlehnung an den englischen Fachausdruck „powderinject“ (= Injizieren

von Puder bzw. Pulver) und damit einen Hinweis auf Verwendungszweck und

Funktionsweise der betreffenden medizinischen Instrumente und Apparate erkennen. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke, deren eintragungsbegründende

Eigenart in der ungewöhnlichen Verkürzung des englischen Verbums „inject“ auf

den Wortstamm „ject“ unter Vernachlässigung des für das eindeutige Verständnis

notwendigen Präfix „in“ besteht (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.1.2003 – 30 W (pat)

83/02 , veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM), ist von der Markenstelle allerdings

zu eng bemessen worden. Die Beschränkung des Schutzbereichs einer an eine

beschreibende Angabe angelehnten Kennzeichnung bezieht sich nach Maßgabe

ihrer Eigenprägung auf die Sachangabe selbst oder mögliche andere Abwandlungen dieser Angabe (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/Indohexal; 1999,

238, 240 – Tour de culture; 2003, 1483, 1484 – AntiVir/Antivirus). Ist eine jüngere

Marke dagegen unter Verwendung der identischen Abwandlungsform gebildet,

aus der die ältere Marke ihre Charakteristik bezieht, liegt ein Eingriff in deren

Schutzbereich vor. So liegt der Fall auch hier, denn die charakteristische Verkürzung des englischen Wortes „powderinjection“ auf „powderject“ in der älteren

Marke ist in die jüngere Marke übernommen worden. Dieser Beurteilung steht in

Anbetracht der besonderen Umstände des vorliegenden Falles auch nicht entgegen, dass die jüngere Marke „Powderjector“ die zusätzliche Endung „or“ aufweist.

Diese Endung wird üblicherweise an Tätigkeitswörter zur Begriffsbildung für Personen oder Dinge angefügt, die die benannte Tätigkeit ausführen, wie z.B. bei der

Betätigung eines Werkzeugs oder Gerätes, etwa einem Simulator, Emulgator,

Detektor, Perlator usw. (Nomen instrumenti).

Es sind zwar keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass den angesprochenen

aufmerksamen Verkehrskreisen dieser Unterschied entgeht und sie damit der

Gefahr unmittelbarer klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Verwechslungen unterliegen. Jedoch kann die Gefahr nicht ausgeschlossen werden, dass die

Marken aufgrund ihrer Übereinstimmung im Wortstamm gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden, § 9 Abs.1 Nr.2, 2. Halbs. MarkenG. Eine derartige

Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben, sofern es sich für die angesprochenen Verkehrskreise aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres übereinstimmenden begrifflichen Gehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind und

daher die Annahme einer identischen betrieblichen Herkunftsstätte nahe liegt

(BGH GRUR 2004, 779, 782 m.w.N. – Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung

sieht der Senat hier deshalb als erfüllt an, weil die jüngere Marke unter identischer

Übernahme der eigentümlichen Abwandlungsform „Powderject“ gebildet ist und

die Endung „or“, wie oben ausgeführt, lediglich das Werkzeug bzw. Gerät bezeichnet, mit dem die zum Ausdruck gebrachte Tätigkeit des Pulverinjizierens

ausgeführt wird. Zwischen der Tätigkeit und dem zu diesem Zweck verwendeten

Werkzeug bzw. Gerät wird von den angesprochenen Verkehrskreisen aber ohne

weiteres ein untrennbarer Sinnzusammenhang hergestellt. Angesichts dieser Besonderheit liegt für sie der wirtschaftlich einzig sinnvolle Schluss auf der Hand, die

unter der jüngeren Marke „Powderjector“ hergestellten Waren, nämlich Apparaturen und Instrumente, die aufgrund der Wortbildung erkennbar einer „Powderinjection“ dienen sollen, seien demselben Unternehmen zuzuordnen, das nicht nur

ähnliche bis identische Waren unter der Kennzeichnung „Powderject“ herstellt (vgl.

auch BPatGE 36, 8 – OKLAHOMA SOUND / MISSISSIPPI SOUND“), sondern

zudem die Bezeichnung „PowderJect“ als Unternehmenskennzeichen nutzt.

Diesem Ergebnis steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs AntiVir/AntiVirus

(aaO) nicht entgegen. Anders als im vorliegenden Fall, in dem gerade die die Widerspruchsmarke charakterisierende Verkürzung der an die reine Sachangabe

„Powderinjection“ angelehnten Wortbildung „Powderject“ in die jüngere Marke

identisch übernommen worden ist, fehlte in der genannten Entscheidung der jüngeren (zudem eine reine Sachangabe enthaltenden) Marke die Übereinstimmung

mit der charakteristischen Verkürzung der an eine freihaltungsbedürftige Angabe

angelehnten Klagemarke.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Schwarz

Prietzel-Funk

Na