BPatG Beschluss vom 09.05.2005 – 10 W (pat) 43/02

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 43/02

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(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 690 32 891 (EP 0 421 092)

(wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 9. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die

Richterin Püschel und den Richter Rauch 10.99

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Für die C… Corp.

in R… (T…),

ist auf Grund einer Anmeldung vom

10. August 1990 das europäische Patent 0 421 092 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden. Den Hinweis auf die Patenterteilung hat das Europäische Patentamt am 13. Januar 1999 veröffentlicht. Vom Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) wird der inländische Anteil des europäischen Patents

unter dem Aktenzeichen 690 32 891 geführt. Zusammen mit der Mitteilung des

deutschen Patentaktenzeichens erhielten die inländischen Vertreter der damaligen

Patentinhaberin durch ein Schreiben des DPMA vom 13. Januar 1999 den Hinweis, dass die 10. Jahresgebühr in Höhe von 600,00 DM fällig werde und bis zum

2. November 1999 zuschlagsfrei entrichtet werden könne. Am 6. Januar 2000 versandte das DPMA an die C… Corp. eine Gebührennachricht. Darin heißt es, das

Patent werde erlöschen, wenn die 10. Jahresgebühr samt Zuschlag (insgesamt

660,00 DM) nicht innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats der Zustellung der Nachricht entrichtet werde.

Am 29. August 2000 stellte die C… Corp., bei gleichzeitiger Nachentrichtung der

Gebühr, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der

10. Jahresgebühr. Sie trug hierzu vor, sie sei mit ihren gesamten gewerblichen

Schutzrechten

bereits

im November

an

die

Firma N…

(N…) verkauft worden. Von Mai bis September 1999 hätten Verhandlungen zwischen N… und der Firma V… stattgefunden. Letztgenannte Firma

habe eine neue Tochtergesellschaft, die V…-C…, Inc. (die jetzige Patentinhaberin), gegründet, auf die ein Teil der Schutzrechte (darunter das hier in Rede stehende) schließlich übertragen worden sei. Im Lauf des Jahres 1999 seien die Akten an die

in P… A… (K…) angesiedelten Patentanwälte von V…-C…

übergeben worden. Mit Schreiben vom 2. August 2000 habe man beim DPMA die

Umschreibung von C… Corp. auf V…-C…, Inc., beantragt. Die Umschreibung

ist am 19. November 2001 vorgenommen worden.

Die Inlandsvertreter der früheren und auch der jetzigen Patentinhaberin hätten

keine Kenntnis von dem Rechtsübergang gehabt. Dies sei auch nicht erforderlich

gewesen, da ihr Auftrag nicht die Zahlung der Jahresgebühren umfasst habe. Die

Gebührennachricht vom 6. Januar 2000 hätten die Inlandsvertreter mit Schreiben

vom 19. Januar 2000 an die frühere Patentinhaberin weitergeleitet. Da keine Antwort eingetroffen sei, hätten sie mehrere Erinnerungen geschickt. Am

23. Mai 2000 habe einer der Inlandsvertreter in T… angerufen und dabei

erfahren, dass C… an N… verkauft worden sei. In R… habe niemand

etwas über die Patentakten gewusst. Mangels weitergehender Informationen hätten die Inlandsvertreter von einer Einzahlung der Jahresgebühren abgesehen.

Am 30. Juni 2000 habe Herr V…, der früher bei der C… Corp. für den

gewerblichen Rechtschutz verantwortlich war, telefonisch mitgeteilt, dass er diese

Firma verlassen habe und nunmehr in L…, C…, für N… arbeite.

Die Fristversäumung hänge mit den genannten Transaktionen zusammen. Die

frühere Patentinhaberin sei im August 2000 zwar noch nicht völlig aufgelöst gewesen, sie habe aber nur noch pro forma aus ein oder zwei Personen bestanden, die

die Aufgabe gehabt hätten, ggf. erforderliche Rechtsgeschäfte durchzuführen. Die

N… als Erwerberin der Schutzrechte habe nach Übergabe der Akten an die Anwälte der jetzigen Patentinhaberin keine Veranlassung mehr gehabt, für eine korrekte Weiterleitung eventueller Eingangspost Sorge zu tragen. Die neue Patentinhaberin habe ihrer Sorgfaltspflicht durch die Beauftragung des Anwaltsbüros in

P… A… Genüge getan. Dieses Büro habe längere Zeit gebraucht, um sich einen

Überblick über die Akten zu verschaffen. Zur Klärung von Einzelheiten habe man

sich an den ehemaligen Sachbearbeiter von C…, Herrn V…, gewandt, dieser

wiederum an die deutschen Inlandsvertreter. Erst dadurch sei der Stein ins Rollen

gekommen.

Die eigentliche Ursache für die mangelnde Abstimmung zwischen der früheren

und jetzigen Patentinhaberin und die daraus für die Gebührenzahlung entstandenen Probleme liege darin, dass es zwischen Herrn V… und den neuen Anwälten

einige Verwirrung über die Zuständigkeit gegeben habe. Etliche Vorgänge seien

aus dem N…-Aktensystem herausgefallen, bevor sie in das Aktensystem der

neuen Anwälte aufgenommen worden seien, und bestimmte Schreiben von ausländischen Patentämtern und Korrespondenzbüros seien verlegt worden oder

hätten die neue Kanzlei nicht erreicht. Weil man geglaubt habe, dass in Bezug auf

die C…-Anmeldungen gegenüber dem Deutschen Patentamt nichts veranlasst

sei, habe man insbesondere die deutschen Vertreter nicht darüber informiert, an

wen sie etwaige Schreiben weiterzuleiten hätten.

Die Patentinhaberin vertritt die Meinung, dass die genannten Umstände keinen

Schluss auf fahrlässiges Verhalten seitens der Patentinhaberin zulassen. Zu bedenken sei, dass der Übergang auf die neue Kanzlei eine Vielzahl von Akten betroffen habe. Unter Berücksichtigung von Schutzrechten, die parallel in den verschiedensten Ländern angemeldet worden seien, habe die Erteilung eines europäischen Patents bereits zu einem Bündel von 20 bis 30 Schutzrechten geführt.

Bei der Übergabe von nur fünf geschützten Erfindungen habe dies bedeutet, dass

die Erwerberin auf einen Schlag an die 100 Akten zu verwalten gehabt habe. Die

damit verbundene Arbeit habe in der Regel nicht mit Hilfskräften bewältigt werden

können, sondern nur von Experten mit einem hohen Kenntnisstand im formellen

internationalen Patentrecht. Solche Experten seien aber nirgendwo in ausreichender Zahl verfügbar.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2002 wies das DPMA – Patentabteilung 11 EP – den

Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, die Frist sei nicht ohne Verschulden versäumt worden. Sowohl die Anmelderfirma C… als auch die Firma

N… hätten ihre Sorgfaltspflicht in eklatanter Weise verletzt, weil sie ihre Vertreter

in den verschiedenen Ländern nicht über die bereits im Jahre 1997 stattgefundene

Übernahme durch N… und auch nicht über den Weiterverkauf an die jetzige Patentinhaberin informiert und auch nicht dafür gesorgt hätten, dass in der noch nicht

vollständig aufgelösten C… Corp. jemand Auskunft darüber geben konnte, was

mit dem Schutzrecht geschehen sollte. Eine Firma habe beim (mehrfachen) Weiterverkauf von Schutzrechten dafür Sorge zu tragen, dass die fälligen Jahresgebühren entrichtet oder zumindest hierzu eingehende Schreiben an die zuständigen

Stellen weitergeleitet würden. Es sei unverständlich, warum man auf die verschiedenen Erinnerungsschreiben der Inlandsvertreter nicht reagiert habe, zumal das

letzte dieser Schreiben mit „dringend“ gekennzeichnet worden sei.

Die Patentinhaberin wendet sich im Wege der Beschwerde gegen diesen Beschluss. Sie stellt sinngemäß den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr zu gewähren.

Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem DPMA.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Der Patentinhaberin kann

die beantragte Wiedereinsetzung nicht gewährt werden.

1.

Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand liegen zwar insoweit vor, als seitens der Patentinhaberin (bzw. ihrer Rechtsvorgängerin) eine Frist, deren Versäumnis nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, nicht eingehalten worden ist (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Dabei handelt es sich um die Frist zur Zahlung der 10. Jahresgebühr für das europäische Patent in Deutschland.

Die Pflicht zur Zahlung dieser Jahresgebühr ergibt sich aus Art. II § 7 IntPatÜbkG

i.V.m. § 17 Abs. 3 PatG (in der bis zum Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am

1. Januar 2002 geltenden Fassung, nachfolgend mit „a.F.“ gekennzeichnet). Danach sind die nationalen Jahresgebühren von dem Jahr an zu entrichten, das dem

Jahr folgt, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird. Da vorliegend die Bekanntmachung

am 13. Januar 1999 erfolgt ist (d.h. im neunten Jahr), waren in Deutschland Jahresgebühren ab dem 10. Jahr zu entrichten. Die 10. Jahresgebühr war am 31. August 1999 fällig und hätte innerhalb von zwei Monaten ab Fälligkeit zuschlagsfrei

gezahlt werden können (§ 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 PatG a.F.), was aber nicht geschehen ist. Durch die Zustellung der Gebührennachricht vom 6. Januar 2000 ist

eine viermonatige Nachfrist, innerhalb derer die Jahresgebühr mit Zuschlag entrichtet werden konnte (§ 17 Abs. 3 Satz 3 PatG a.F.), wirksam in Gang gesetzt

worden. Da die Gebühr auch innerhalb der viermonatigen, bis zum 31. Mai 2000

laufenden Nachfrist nicht gezahlt worden ist, ist das Patent gemäß § 20 Abs. 1

Nr. 3 PatG a.F. erloschen.

2.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist aber unzulässig, weil er nicht innerhalb

der in § 123 Abs. 2 PatG genannten Frist von zwei Monaten nach Wegfall des

Hindernisses gestellt worden ist. Hindernis war hier die Unkenntnis von der Zahlungsfrist. Abzustellen ist auf die Kenntnis der säumigen Person (Schulte, PatG,

7. Aufl., § 123 Rn. 26), d.h. der Person, die zur Zahlung verpflichtet ist. Das war

vor der am 19. November 2001 vorgenommenen Umschreibung die C… Corp.,

die auch nach dem Verkauf der Schutzrechte an die N… in der Patentrolle als

Patentinhaberin eingetragen blieb und daher gegenüber dem DPMA gemäß § 30

Abs. 3 Satz 2 PatG (der auch auf deutsche Teile von europäischen Patenten

anwendbar ist, vgl. Schulte a.a.O. § 30 Rn. 5) weiterhin zur Zahlung der Jahresgebühren verpflichtet war. Da die C… Corp. weiterhin existierte (wenn auch nur in

einem sehr reduzierten Umfang), liegt kein Fall der Gesamtrechtsnachfolge vor,

der dazu geführt hätte, dass die N… auch ohne Eintragung in die Patentrolle als

Patentinhaberin legitimiert gewesen wäre (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 30 Rn. 100

f.).

Die C… Corp. muss sich die Kenntnis ihrer inländischen Anwälte von der Gebührenzahlungsfrist zurechnen lassen (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 85 Abs. 2 ZPO).

Überdies ist sie durch die Übersendung der Gebührennachricht mit Schreiben vom

19. Januar 2000 informiert worden, weshalb der am 9. August 2000 gestellte Wiedereinsetzungsantrag in jedem Fall verspätet ist.

3.

Auch im Fall seiner Zulässigkeit wäre der Wiedereinsetzungsantrag nicht

begründet, weil die Zahlungsfrist nicht ohne Verschulden versäumt worden ist

(§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG). Der früheren Patentinhaberin C… Corp. hätte –

ebenso wie der Firma N… als Erwerberin des Schutzrechts – bewusst sein müssen, dass gerade in der Übergangsphase die Zahlung von Gebühren für das Patent nicht aus dem Blickfeld geraten darf. Aus diesem Grund hätte sorgfältig darauf geachtet werden müssen, dass diesbezügliche Mitteilungen, die von den deutschen Korrespondenzanwälten übermittelt wurden, nicht verloren gehen würden.

Die Inlandsvertreter hätten unbedingt über den Wechsel informiert werden müssen. Bevor das europäische Patent mit den daraus entstehenden nationalen Patenten aus der Aktenverwaltung der früheren Patentinhaberin entfernt wurde, hätte

für eine nahtlose Übertragung auf die Aktenverwaltung der N… und später auf die

der jetzigen Patentinhaberin (bzw. ihrer neu bestellten Patentanwälte) Sorge getragen werden müssen. Nach dem Vortrag der Patentinhaberin ist keine dieser als

selbstverständlich erscheinenden Maßnahmen ergriffen worden, weshalb das

Verhalten der an dem Rechtsübergang Beteiligten als grob fahrlässig angesehen

werden muss.

4.

Für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Senat – nachdem die Patentinhaberin ihren darauf gerichteten Antrag zurückgenommen hat –

keinen Anlass gesehen.

Schülke

Püschel

Rauch

Pr