BPatG Beschluss vom 12.10.2005 – 28 W (pat) 132/04

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 132/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 302 16 034 08.05

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

12. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, den Richter Paetzold

und die Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für

Klasse 12 – vom 27. Februar 2003 und 11. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet

worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 398 08 785 wird insgesamt zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Widersprechende, deren Wort-Bild- Marke 398 08 785 „MLR“ seit dem

12. August 1998 ua für Waren der Klasse 7 und 12 (Fahrzeuge) eingetragen ist,

hat Teil-Widerspruch erhoben gegen die jüngere Marke 302 16 034 „MLR“, die ua

für Waren der Klasse 12 (Kraftfahrzeuge) eingetragen ist; die Veröffentlichung ist

am 24. Mai 2002 erfolgt.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in

zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr im Rahmen bestehender Warenähnlichkeit bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

der Klasse 12 angeordnet.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt und im Zuge des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 29. Juli 2005 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden am 2. August 2005

zugestellt worden. Eine Äußerung hierauf ist nicht erfolgt, insbesondere hat die

Widersprechende weder eine Benutzung behauptet und dargetan, noch hat sie

sich überhaupt im Beschwerdeverfahren geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der patentamtlichen Beschlüsse,

denn wegen der fehlenden Glaubhaftmachung der Benutzung können auf Seiten

der Widersprechenden keine Waren berücksichtigt werden (§ 43 Abs 1 Satz 3

MarkenG).

Die Markeninhaberin hat die Benutzung zulässig bestritten, denn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war bereits am 12. August 2003 abgelaufen.

Sie war auch nicht verpflichtet, diese Einrede bereits im Verfahren vor der Markenstelle zu erheben. Innerhalb der Grenzen eines rechtzeitigen Vorbringens prozessualer Angriffsmittel kann dies vielmehr ohne weiteres auch erst im Beschwerdeverfahren geschehen. Die Erhebung der Einrede im Laufe des Beschwerdeverfahrens war in jedem Fall rechtzeitig, die Widersprechende hatte ausreichend

Zeit, um zur Benutzung vorzutragen.

Dies ist nicht geschehen, wobei es auch nicht Sache des Gerichts ist, die Widersprechende auf die Folgen dieser Unterlassung gesondert hinzuweisen oder ihr

besondere Äußerungsfristen zu setzen. Die Ausgestaltung des Benutzungszwangs ist im registerrechtlichen Markenverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt. Dies bedeutet, dass die Aufklärungspflicht des

Gerichts nach § 139 ZPO dort ihre Grenze findet, wo dies eine Stärkung der prozessualen Position der einen Partei und damit gleichzeitig eine Schwächung der

anderen Partei nach sich ziehen würde (vgl Ströbele, Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 43 Rdz 75). Der Widersprechenden war in den nunmehr vergangenen

zwei Monaten durchaus zuzumuten, sich im Beschwerdeverfahren zu äußern und

zumindest Terminsantrag zu stellen, womit eine Zurückweisung im schriftlichen

Verfahren ausgeschlossen wäre. Wenn das Gericht in einer derartigen Situation,

die nur zu einem Obsiegen der Markeninhaberin führen kann, der Widersprechenden Gelegenheit gäbe, entsprechend vorzutragen, würde dies die prozessualen

Ansprüche der Markeninhaberin zunichte machen. Eine Widersprechende, deren

Benutzung der Marke bestritten wird, kann somit weder darauf vertrauen, dass sie

vom Gericht zur Vorlage von Benutzungsunterlagen aufgefordert wird, noch, dass

Termin zur mündlichen Verhandlung nach § 69 Nr. 3 MarkenG wegen Sachdienlichkeit anberaumt wird. Befindet sich eine Marke außerhalb der Benutzungsschonfrist, so ist einer Widersprechenden durchaus zuzumuten, auch ohne Hinweis des Gerichts auf die Einrede der Markeninhaberin in angemessener Zeit zu

reagieren.

Die Widersprechende hat dies nicht getan, womit der Widerspruch zurückzuweisen war und die Beschwerde Erfolg hat.

Eine Kostenauferlegung abweichend der Kostenregelung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb