Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 16.11.2005 – 28 W (pat) 238/04
28. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
16. November 2005
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 398 22 842 8.05
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündlichen Verhandlung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele sowie des Richters Paetzold
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 2. Dezember 2002 und 23. Juni 2004 aufgehoben.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 631 183 wird die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Gewindefräser und Gewinderolleisen,
handbetätigte und maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich
Schneideisen; Gewindelehren“ angeordnet.
Der weitergehende Widerspruch und die weitergehende Beschwerde werden zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die seit dem 11. August 1998 für die Waren
„Dreh- und Lineartische als Maschinenteile; maschinell betriebene
Werkzeuge, nämlich Gewindefräser und Gewinderolleisen, handbetätigte und maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Schneideisen; Gewindelehren“
eingetragene Wortmarke
Boss
ist Widerspruch erhoben aus der seit dem 5. Dezember 1952 für eine Vielzahl von
Waren der Klassen 1, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 und 21, ua „Elektrotechnische Geräte, Elektromotoren, Elektrowerkzeuge“ eingetragenen Wortmarke
631 183
BOSCH
Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit Beschluss des Erstprüfer zunächst die Löschung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet, dass die Marken vor dem Hintergrund hochgradiger Waren- wie Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen sei. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin und die von ihr sodann zulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat
der Erinnerungsprüfer den Widerspruch zurückgewiesen, da die Widersprechende
keinen „Nachweis“ für die Benutzung erbracht, sondern lediglich pauschal Zahlen
und Unterlagen ohne Spezifizierung für Einzelwaren vorgelegt habe.
Hiergegen richtet sich nunmehr die Beschwerde der Widersprechenden, die die
bei der Markenstelle eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für völlig ausreichend hält, im übrigen aber weiteres Benutzungsmaterial
vorlegt , das die Benutzung zB für Gewindeschneider belegen soll, die den Waren
der angegriffenen Marke besonders nahe kommen, zumal auch die Widersprechende eine Produktlinie für gewerbliche Anwender im Programm habe. Im übrigen beruft sich die Widersprechende auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke, die in Umfragen Spitzenwerte von bis zu 99% erzielt und bei Elektrowerkzeugen einen Markanteil von 35% habe. Angesichts der quasi identischen
Markennamen sei eine Verwechslungsgefahr unausweichlich.
Die Markeninhaberin bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung, hält
aber auch eine Warenähnlichkeit für eher zweifelhaft, da es sich bei den Waren
der angegriffenen Marke um ausgesprochene Industrieprodukte handele, die zu
den Waren der Widersprechenden als reine Heimwerker- und Bastlergeräte keine
Entsprechung hätten. Im übrigen habe der Fachverkehr, den die angegriffene
Marke allein anspreche, keine Veranlassung, die Marken zu verwechseln, zumal
eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf dem vorliegend angesprochenen Warengebiet nicht nachgewiesen sei.
II.
Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise begründet, da
die Vergleichsmarken im Umfang der im Tenor aufgeführten Waren verwechselbar
Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ab von der
Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten
Waren. Darüber hinaus sind auch alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die
sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke.
Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall teilweise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.
Was die beiderseitigen Marken betrifft, ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich
diese als jeweils einsilbige Wörter mit gleichen Wortanfängen und dominanter
Konsonanten- und Vokalfolge erheblich klanglich annähern, was zwangsläufig auf
eine Verwechslungsgefahr im registerrechtlichen Sinne hinausläuft, sofern nicht im
Verhältnis der Waren zueinander ein unterdurchschnittlicher Ähnlichkeitsgrad oder
besser noch eine Warenferne festgestellt werden kann und/oder sonstige kollisionshemmende Umstände hinzutreten. Das ist im Hinblick auf die Warensituation
unterschiedlich zu beurteilen.
Nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten hat, war es zunächst einmal Aufgabe der Widersprechenden,
die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen und darzutun, welche der
Waren ihres umfangreichen Warenverzeichnisses als benutzt den Waren der angegriffenen Marke gegenübergestellt werden können. Ob ihr das bereits im
Verfahren vor der Markenstelle gelungen ist, kann dahingestellt bleiben, auch
wenn der Beschluss des Erinnerungsprüfers insoweit ersichtlich rechtsfehlerhaft
ist, da er fälschlich den „Nachweis“ der Benutzung verlangt und damit an die
Beibringungspflichten der Widersprechenden vom Gesetz nicht vorgesehene
Anforderungen stellt. Richtig ist allerdings, dass die ursprünglichen Benutzungsunterlagen weitgehend pauschal die Benutzung der Marke für Elektrowerkzeuge im weitesten Sinne abdecken sollten, ohne dass hinreichend erkennbar wurde, welche für den vorliegenden Kollisionsfall relevanten Waren
betroffen waren. Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren indes
weiteres Material, beigebracht hat, kann nunmehr von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, und zwar
im
wesentlichen
für handbetätigte Elektrowerkzeuge zum Bohren, Hämmern,
Schrauben, Schleifen, Sägen, Fräsen, Saugen, Schneiden usw., wobei alle diese
Gerätschaften dadurch gekennzeichnet sind, dass ihr Korpus weitgehend mit den
Händen oder in einem Ständer gehalten wird und sie mit auswechselbaren
Einsätze betrieben werden können. Angesprochen von solchen Geräten werden
Heimwerker und Handwerker, doch können sie auch in Industriebetrieben in
dieser Verwendungsform zum Einsatz kommen, ohne indes reine Industrieprodukte zu sein.
Demgegenüber ist bei den Waren der angegriffenen Marke zu differenzieren:
a) „Dreh- und Lineartische als Maschinenteile“ sind wesentliche Elemente von industriellen Fertigungsmaschinen oder –straßen, die einen völlig anderen Verwendungszweck erfüllen als die Elektrowerkzeuge der Widerspruchsmarke, da diese
mit der Positionierung von zu bearbeitenden Werkstücken und der industriellen
Fertigung nichts zu tun haben. Berührungspunkte der Waren lassen sich allenfalls
über den Oberbegriff der Werkzeuge im weitesten Sinne finden, so dass registerrechtlich bereits zweifelhaft ist, ob insoweit überhaupt noch eine Ähnlichkeit im
Rechtsinne gegeben ist. Selbst wenn man diese noch bejaht, ist kollisionshemmend zu berücksichtigen, dass auf diesem Warengebiet die Zahl der mündlichen
Benennungen der Marken erheblich reduziert ist, da im Industriesektor Bestell- wie
Lagervorgänge überwiegend schriftlich erfolgen; hinzukommt die ausschließliche
Beteiligung von Fachverkehr, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Waren und
deren Kennzeichnungen besondere Sorgfalt walten lässt und selbst in Klang und
Bild angenäherte Marken – wie das vorliegend der Fall ist - noch mit hinreichender
Sicherheit auseinander hält, zumal wenn wie hier der Begriffsinhalt einer Marke
(„der Boss“) eine deutliche Merkhilfe gibt. Selbst eine unterstellt erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke würde an dieser registerrechtlichen
Konstellation nichts ändern, ganz abgesehen davon, dass die Behauptungen der
Widersprechenden zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke sich eher auf
ihren Firmen- und Konzernnamen und weniger auf die Warensituation beziehen,
was im Hinblick auf das Bestreiten der Markeninhaberin keine eindeutige Aussage
zulässt. Im System der Wechselwirkung von Waren- und Markenähnlichkeit kann
dann aber angesichts der genannten kollisionshemmenden Umstände hinsichtlich
der eingangs genannten Waren eine Verwechslungsgefahr noch hinreichend ausgeschlossen werden, so dass die Beschwerde insoweit keinen Erfolg hat.
b) Eine andere rechtliche Beurteilung ist indes hinsichtlich der weiteren Waren der
angegriffenen Marke geboten, also bei Gewindefräsern, Gewinderolleisen,
Schneideisen und Gewindelehren, da diese auch als maschinell betriebene Werkzeuge zumindest vom Oberbegriff her im unmittelbaren Verwendungsbereich der
Elektrowerkzeuge der Widerspruchsmarke liegen können, so dass sich die zu vergleichenden Waren letztlich in einem Austausch- und Ergänzungsverhältnis gegenüberstehen bzw. in einem unmittelbaren funktionalem Zusammenhang als Werkzeuge und Werkzeugteile, so dass sie vom beteiligten Verkehr ohne weiteres dem
Herstellungs- wie Verantwortungsbereich ein und desselben Unternehmens zugeordnet werden. Hinzukommt, dass in diesem Fall nicht allein Fachverkehr angesprochen ist, sondern auch die interessierten Heim- und Handwerker, die selbst
bei situationsadäquater Aufmerksamkeit im Umgang mit Waren und ihren Kennzeichnungen weder vor Verhören noch vor Erinnerungsfehlern gefeit sind, was
angesichts einer mehr als durchschnittlichen Markenähnlichkeit selbst dann noch
zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führt, wenn man bei der Widerspruchsmarke von lediglich normaler Kennzeichnungskraft ausgeht. Dem Widerspruch
war daher zu diesem Warenkomplex stattzugeben, so dass die Beschwerde teilweise Erfolg hat.
Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand nach der Sach-
und Rechtslage keine Veranlassung.
Stoppel
Schwarz-Angele
Paetzold
Na