BPatG Beschluss vom 23.11.2005 – 28 W (pat) 15/05

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 15/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 303 16 436

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 23. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel sowie

die Richterin Schwarz-Angele und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 7 vom 8. November 2004 aufgehoben,

soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden

ist, und der Widerspruch insgesamt zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 37 eingetragene

und am 1. August 2003 veröffentlichten Marke "MPS" ist Widerspruch erhoben

worden aus der seit dem 18. Februar 1998 für Waren der Klasse 7 eingetragenen

Marke 397 44 826 "MPS".

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patentamts hat auf den Widerspruch

die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, wogegen die

Markeninhaberin Beschwerde eingelegt hat, mit der Sie u.a. erstmals die

Benutzung der Widerspruchsmarke bestreitet.

Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung

eingereicht und sich auch im übrigen nicht zur Sache eingelassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2004 in

zulässiger Weise die Benutzung der seit 1998 eingetragenen Widerspruchsmarke

bestritten. Dieser Schriftsatz ist den Verfahrensbevollmähtigten der Widersprechenden ausweislich des Empfangsbekenntnisses am 24. März 2005 zugestellt worden. Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits im

Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs abgelaufen war, musste die

Widersprechende jederzeit damit rechnen, dass die Benutzung bestritten wird.

Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im

Beschwerdeverfahren geschehen. Bei dieser Sachlage wäre es Aufgabe der

Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre

Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der

angegriffenen Marke bzw. vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat

(§ 43 Abs. 1 MarkenG). Das ist nicht geschehen.

Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges

herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem

1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende

auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981,

- ESTAVITAL m. w. N. zur

früheren Rechtslage). Zwar besteht die

Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine

Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen

Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer

Parteinahme des Gerichts führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde

und zum Nichtbenutzungseinwand vorzutragen. Seit Übersendung des den Nichtbenutzungseinwand enthaltenden Schriftsatzes sind mehr als neun Monate

vergangen, ohne dass sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen

hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist vom Senat daher als Zugeständnis

des gegnerischen Sachvortrags nach Artikel 138 Abs. 3 ZPO zu werten, womit

von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG

ist nicht veranlasst, da nicht mit Sicherheit feststeht, dass die Widersprechende

bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch eingelegt hat.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Na