BPatG Beschluss vom 24.11.2005 – 10 W (pat) 13/04

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 13/04

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(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend das Gebrauchsmuster …

(hier: Kostenfestsetzung im Teillöschungsverfahren)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Schülke, der Richterin Püschel und des Richters Rauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerinnen wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstellerinnen.

G r ü n d e

I.

Auf Grund eines Teillöschungsantrags, dem die Antragsgegnerin nicht widersprochen hatte, wurde deren Gebrauchsmuster im beantragten Umfang gelöscht.

Durch Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und

Markenamts (DPMA) vom 16. April 2003 wurden der Antragsgegnerin die Kosten

des Löschungsverfahrens dem Grunde nach auferlegt.

Im Kostenfestsetzungsverfahren haben die Antragstellerinnen ua Kosten für ihren

im Löschungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von 2.060,50 € geltend gemacht. Im Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I

des DPMA vom 19. Januar 2004 sind diese Rechtsanwaltskosten jedoch nicht berücksichtigt worden. Zur Begründung verweist der Beschluss auf die Eingabe der

Antragsgegnerin vom 12. November 2003. Dort ist ausgeführt, dass Doppelvertretungskosten nur in besonderen Ausnahmefällen erstattungsfähig seien. Ein solcher Fall liege hier nicht vor, weil keine erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten zu

bewältigen gewesen seien, zumal ein Widerspruch nicht erhoben worden sei.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerinnen. Sie beantragen,

-

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs um die genannten

Rechtsanwaltsgebühren zu erhöhen und

-

der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen.

Nach Meinung der Antragstellerinnen war die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt notwendig, weil es spezifisch rechtliche Fragen zu klären

gegeben habe. Bereits in der Löschungsantragsschrift sei ein rechtliches Problem

aufgegriffen worden, nämlich die Frage der Anwendung von § 93 ZPO. Tatsächlich habe die Antragsgegnerin im weiteren Verfahren eine Kostenauferlegung nach

dieser Vorschrift beantragt. Der mitwirkende Rechtsanwalt habe sich daher mit

dem besonderen rechtlichen Problem eines von der Antragsgegnerin behaupteten

rechtsmissbräuchlichen Löschungsverfahrens und der damit verbundenen Kostenfolge auseinandersetzen müssen.

Die Antragsgegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg. Die

Gebrauchsmusterabteilung hat zutreffend angenommen, dass die Antragstellerinnen keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts

haben.

1. Zu den erstattungsfähigen Kosten, deren Ersatz die Antragstellerinnen von der

Antragsgegnerin auf Grund des Beschlusses vom 16. April 2003 verlangen können, gehören gemäß § 17 Abs 4 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 1 PatG die ihnen

erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig waren. Nach ständiger Rechtsprechung (vgl etwa

den Senatsbeschluss vom 29. April 2002, BPatGE 45, 129 mwN)

ist

im

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - im Unterschied zum Patentnichtigkeitsverfahren - eine Doppelvertretung durch Patentanwälte und Rechtsanwälte sowohl

vor dem DPMA als auch vor dem Bundespatentgericht regelmäßig nicht als notwendig anzusehen. Nur ausnahmsweise, wenn in dem Löschungsverfahren rechtliche Fragen eine besondere Rolle gespielt haben, sind die Kosten eines zusätzlich mit der Vertretung beauftragten Rechtsanwalts erstattungsfähig (vgl die Beschlüsse des 5. Senats vom 7. November 1997 - 5 W (pat) 30/96 - und vom

30. Juli 1998 - 5 W (pat) 401/91). Entsprechendes gilt, wenn der Rechtsanwalt

zwar neben dem Patentanwalt nicht zusätzlich mit der Prozessvertretung beauftragt, jedoch – wie hier - zu dem Verfahren hinzugezogen worden ist (vgl Bühring,

GebrMG, 6. Aufl, § 17 Rn 125).

2.

Im vorliegenden Fall war die Mitwirkung eines Rechtsanwalts in dem genannten Sinn nicht notwendig.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Notwendigkeit hier schon deshalb verneint werden muss, weil die (angeblichen) rechtlichen Schwierigkeiten, derentwegen der Rechtsanwalt hinzugezogen worden ist, nicht den eigentlichen Verfahrensgegenstand, sondern lediglich den Kostenpunkt betroffen haben.

Die Hinzuziehung des Rechtsanwalts war jedenfalls schon deshalb nicht notwendig, weil die Begründung des Kostenantrags für die Antragstellerinnen nicht mit

besonderen, von einem Patentanwalt ohne Hilfe eines Rechtsanwalts nicht zu bewältigenden Schwierigkeiten verbunden war. Auch von einem Patentanwalt kann

erwartet werden, dass er die Grundlagen des Kostenrechts kennt bzw mit Hilfe der

einschlägigen Literatur ermittelt. Dies gilt auch im Hinblick auf die Anwendung des

§ 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. Hierzu finden sich zB in dem

bereits zitierten Standardkommentar zum Gebrauchsmustergesetz leicht zu recherchierende Hinweise auf die gängige Rechtspraxis. Dort wird ausgeführt, dass

sich der Gebrauchsmusterinhaber, wenn er dem Löschungsantrag nicht widerspricht, in die Rolle des Unterlegenen begibt und deshalb die Kosten zu tragen hat

(Bühring, aaO, § 17 Rn 48); ferner, dass dies gemäß § 93 ZPO nicht gilt, wenn der

Gebrauchsmusterinhaber den Löschungsanspruch sofort anerkannt und zur Erhebung des Löschungsantrags keine Veranlassung gegeben hat, was jedoch der

Fall ist, wenn er einer Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters nicht entsprochen hat (Bühring, aaO, § 17 Rn 58, 65). Ferner wird in dem

Kommentar dargelegt, dass der Löschungsantragsteller ohne Kostenrisiko von einer vorherigen Aufforderung absehen kann, wenn gegen ihn - wie im vorliegenden

Fall - wegen Verletzung des Gebrauchsmusters Klage erhoben worden ist (Bühring, aaO Rn 76; ebenso Loth, GebrMG, § 17 Rn 61). Gerade auf den letztgenannten Gesichtspunkt kam es im vorliegenden Fall an. Weil die Antragsgegnerin

gegen die Antragstellerinnen eine Verletzungsklage erhoben hatte, durften diese -

ohne Kostenrisiko - gegen das Gebrauchsmuster mit einem Löschungsantrag vorgehen, unabhängig davon, ob die vorherige Aufforderung wirksam war oder nicht.

Zur Gewinnung der Erkenntnisse, die zur Begründung des Kostenantrags der Antragstellerinnen erforderlich waren, bedurfte es daher keiner vertieften juristischen

Kenntnisse oder Fähigkeiten, über die nur ein Rechtsanwalt, nicht aber ein Patentanwalt verfügt. Aus diesem Grund verbleibt es hier bei dem Grundsatz, wonach die Kosten einer Doppelvertretung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

nicht erstattungsfähig sind.

3. Da die Antragstellerinnen mit ihrer Beschwerde keinen Erfolg haben, sind sie

zur Tragung der Kosten des vorliegenden Kostenfestsetzungs-Beschwerdeverfahrens verpflichtet. Dies ergibt sich aus § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2

Satz 3 PatG, wonach auf die Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die für die zivilprozessuale Kostenfestsetzung geltenden Vorschriften

entsprechende Anwendung finden. Maßstab für die Kostentragung ist somit § 97

Abs 1 ZPO. Danach fallen die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels

der

rechtsmittelführenden

Partei

zur

Last

(Senatsbeschluss

vom

4. November 2004 im Verfahren 10 W (pat) 40/02).

Schülke

Püschel

Rauch

Pr