BPatG Beschluss vom 08.03.2006 – 29 W (pat) 25/04

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

8. März 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 302 51 095

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 8. März 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2003

wird aufgehoben, soweit der Widerspruch für die Dienstleistungen „Telekommunikation; Rechtsberatung“ zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird die Löschung der Marke

302 51 095 angeordnet.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 302 51 095

adv§katphone

für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 42: Rechtsberatung

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 300 75 419

Advophone

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36, 38, 42

Software; bespielte CDs, MCs und Schallplatten; Codekarten,

Magnetkarten und Chipkarten; Druckereierzeugnisse; Kundenkarten aus Kunststoff; Versicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen; Finanzwesen; Ausgabe von Kreditkarten; Sammeln

und Liefern von Nachrichten, Errichten und Betreiben einer Datenbank; rechtliche Beratung.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 27. November 2003 zurückgewiesen. Die von der

jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen seien zwar mit denen der älteren

Marke teilweise identisch, weshalb ein strenger Maßstab hinsichtlich des Markenabstands erforderlich sei. Die jüngere Marke hielte diesen jedoch ein. In visueller

Hinsicht bestünden deutliche Unterschiede aufgrund der Wortlänge und des als

Paragraphenzeichen gestalteten ersten „o“ der jüngeren Marke. Klanglich unterscheide sich durch die unterschiedliche Wortlänge Betonung und Artikulation der

Zeichen. Sie sei einmal sonor, fließend und weich, einmal härter und schneidender. Auch in begrifflicher Hinsicht bestehe keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit, da nur ein Teil des Verkehrs erkennen werde, dass „advo“ die Kurzformel

für das antiquierte Wort „Advokat“ sein soll. Selbst wenn dies allerdings der Fall

sein sollte, könne dies keine hinreichende Markenähnlichkeit begründen, da beide

Begriffe im maßgeblichen Kontext nahe an der Schutzunfähigkeit angesiedelt

seien, da sie nichts anderes als „Anwaltstelefon“ bedeuten würden.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 29. Dezember 2003. Zwischen den Dienstleistungen „Telekommunikation; Rechtsberatung“ der jüngeren Marke und den Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von

Nachrichten; rechtliche Beratung“ der älteren Marke bestünde, unabhängig von

der tatsächlichen Benutzung auf dem Markt, Identität. Die klangliche und

begriffliche Übereinstimmung der Zeichen führe daher zu Verwechslungen. Beide

Marken bestünden aus dem Präfix „advo-“ und der Endsilbe „-phone“. Die jüngere

Marke verfüge lediglich über die weitere Silbe „-kat-“. Der Bedeutungsgehalt sei

völlig identisch, nicht nur ähnlich, da „advo“ nichts anderes als „Advokat“ bedeute.

Die Widersprechende beantragt (Bl. 48/19 d. A.),

die angegriffene deutsche Marke 302 51 095.8/38 zu löschen,

mindestens für die Dienstleistungen „Telekommunikation und

Rechtsberatung“.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache

teilweise Erfolg. Soweit die Waren und Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig

ähnlich sind, besteht nach Auffassung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG. Im Übrigen verbleibt es bei der Entscheidung der Markenstelle,

mit der Folge, dass die Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

1. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von

der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andererseits ab. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1998,

875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 2000, 899 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR

1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; GRUR

2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud m. w. N.;

GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen sind die Dienstleistungen „Telekommunikation;

Rechtsberatung“ der jüngeren Marke wegen bestehender Verwechslungsgefahr

zu den Dienstleistungen „Sammeln und Liefern von Nachrichten; rechtliche Beratung“ der älteren Marke zu löschen.

1.1. Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter

Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus

denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922

Rn. 23 - Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732

- Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Nach der Registerlage können

sich die Vergleichsmarken auf identischen bzw. ähnlichen Dienstleistungen begegnen. Benutzungsfragen sind nicht zu erörtern.

Zwischen der Dienstleistung „Rechtsberatung“ der jüngeren Marke und der

Dienstleistung „rechtliche Beratung“ der Widerspruchsmarke besteht Identität. Das

„Sammeln und Liefern von Nachrichten“ ist in Form der elektronischen oder digitalen Nachrichtenübermittlung zwar nur ein Teilaspekt der „Telekommunikation“,

als Ausschnitt dieser Dienstleistung aber hochgradig ähnlich, wenn nicht sogar

identisch. Der Abstand zwischen den Vergleichsmarken muss daher groß sein.

1.2. Der Grad der Kennzeichnungskraft allgemein bestimmt sich durch Beurteilung aller relevanten Umstände, insbesondere Eigenschaften der Marke, Marktanteil, Intensität, geografische Ausdehnung, Dauer der Benutzung, Werbeaufwand

(BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder). Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren

Marke „advophone“ ist durchschnittlich. Der Zeichenbestandteil „advo“ ist keine

sprachübliche oder gängige Abkürzung für den Begriff „Advokat“. „Advokat“ ist die

altertümliche, insbesondere in der Schweiz noch verwendete Bezeichnung für einen Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand (Duden - Deutsches Universalwörterbuch,

5. Aufl. 2003 [CD-ROM]) und findet im Übrigen deutschen Sprachraum in der ursprünglichen Bedeutung als Synonym für „Anwalt, Jurist, Fürsprecher“ lediglich in

der Literatur noch Verwendung. Allgemeinsprachlich kommt es nur mehr in einer

abwertenden, pejorativen Bedeutung im Sinne von „Winkeladvokat“ vor. In Verbindung mit der weiteren Abkürzung „phone“ von „telephone“ ist es daher zwar

begrifflich verständlich, aber dennoch kein Wort der Allgemeinsprache. Es ist daher in seiner Kennzeichnungskraft nicht geschwächt.

1.3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die

Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR

Int. 2004, 843 Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions) wobei

die gegebenen Übereinstimmungen mehr zu berücksichtigen sind als die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen (GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-

VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Die Markenähnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen.

Klanglich unterscheiden sich die Vergleichsmarken durch eine zusätzliche Silbe

der jüngeren Marke im Wortinnern. Das Markenwort „adv§katphone“ ist um die

drei Buchstaben „-kat“ länger als „advophone“, und damit auch schriftbildlich von

der Widerspruchsmarke zu unterscheiden. Es kommt dabei noch hinzu, dass das

„o“ in der jüngeren Marke durch ein Paragraphenzeichen ersetzt wird. In begrifflicher Hinsicht sind die Vergleichsmarken allerdings unmittelbar verwechselbar.

Beide Marken werden nicht anders als „Anwaltstelefon“ verstanden und bedeuten

im Hinblick auf die eingetragenen Dienstleistungen „Telekommunikation“ und

„Rechtsberatung“ nur, dass die unkomplizierte Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt erreicht oder vermittelt werden soll. Begriffliche Verwechslungen sind dabei insbesondere nahe liegend, wenn die begriffliche

Ähnlichkeit zu wörtlichen Übereinstimmungen hinzutritt, was vorliegend der Fall

ist. Da die - hier gleich lautenden - Wortanfänge im allgemeinen ohnehin stärker

beachtet werden als nachfolgende Wortteile (BGH GRUR 2002, 1067, 1070

- DKV/OKV) wird der Verkehr gerade dem Wortbeginn „advo-“ eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen, nachdem dieser noch dazu eine für die deutsche Sprache

ungewöhnliche Buchstabenfolge aufweist (vgl. PAVIS PROMA, verwechselt wurden auch: 32 W (pat) 356/02 Advobox/ADVOFAX; 33 W (pat) 256/02 Advo-

Care/AdvoCard).

Wegen der Ähnlichkeit der eingetragenen Dienstleistungen und der bestehenden

Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke war der Beschwerde daher insoweit stattzugeben.

1.4. Keine Ähnlichkeit besteht zwischen der Dienstleistung „Werbung“ der

angegriffenen Marke und den Waren oder Dienstleistungen des prioritätsälteren

Zeichens. Da die fehlende Warenähnlichkeit nicht durch andere Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker,

MarkenG, 7. Auflage, § 9 Rn. 71 m. w. N.), kann die Beschwerde insoweit keinen

Erfolg haben. Ein Ausspruch im Tenor war erforderlich, da der Antrag der Beschwerdeführerin vom 14. Dezember 2004 „mindestens“ auf die Löschung der

Dienstleistungen „Telekommunikation“ und „Rechtsberatung“ gerichtet war. Dies

impliziert grundsätzlich auch den Antrag auf Löschung der Dienstleistung „Werbung“ und bedeutet keine Einschränkung weder des Widerspruchs noch des Antrags. Daher war die Beschwerde bezgl. der Aufhebung des Beschlusses des

Deutschen Patent- und Markenamts und der Löschung der Marke „adv§katphone“

im Hinblick auf die Dienstleistung „Werbung“ zurückzuweisen.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften