BPatG Beschluss vom 23.03.2006 – 25 W (pat) 24/05

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 24/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 398 30 712

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

23. März 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Löschungsantragsstellers gegen die

Kostenentscheidung des Beschlusses der Markenabteilung des

DPMA vom 28. März 2006 wird zurückgewiesen.

2. Kosten werden nicht auferlegt.

3. Die Beschwerdegebühr wird nicht erstattet.

G r ü n d e

1) Mit Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2003 wurde auf Grund des Löschungsantrags der Beschwerdeführerin die teilweise Löschung der Marke 398 30 712 angeordnet, nämlich für

„Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Aus- und Weiterbildung im

sportlichen SHOTOKAN Kampfstil“, da die Marke insoweit entgegen § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich der

Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ wurde der Löschungsantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Die

Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 MarkenG ständen

insoweit der Eintragung nicht entgegen. Keine dieser Dienstleistungen werde als

solche speziell im Zusammenhang mit Shotokan-Kampfsport angeboten. Der Bezeichnung fehle insoweit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr

darin bei diesen Dienstleistungen nur eine Phantasiebezeichnung sehen werde.

Es lasse sich ebenso wenig feststellen, dass der Begriff in Alleinstellung für diese

Dienstleistungen üblich geworden sei. Die Marke werde auch nicht als beschreibende Angabe aufgefasst, welche evtl. unzutreffende Vorstellungen über die

Dienstleistungen hervorrufen könnte. Im Hinblick auf den nur teilweisen Erfolg des

Löschungsantrags sah die Markenabteilung keinen Anlass, die Löschungsantragsgebühr zurückzuzahlen oder dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen.

Die Löschungsantragstellerin hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz

vom 1. Februar 2006 die Löschung der noch verbliebenen Dienstleistungen beantragt.

Der Löschungsantragsteller begehrt nunmehr (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung vom 28. März 2003 in Ziffer 2

und 3 des Tenors aufzuheben und dem Beschwerdegegner die

Kosten des Verfahrens einschließlich des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen sowie die Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr anzuordnen, wobei der Antrag auf Kostenauferlegung auf die

amtlichen bzw gerichtlichen Gebühren beschränkt wird.

2) Der Antrag des Beschwerdeführers, die Kostenentscheidung der Markenabteilung aufzuheben und die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen sowie die Löschungsantragsgebühr zurückzuerstatten (§ 63 Abs. 2 MarkenG), ist auch nach dem erklärten Verzicht auf die noch verbliebenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke zulässig (MarkenG § 71 Abs. 4), wobei eine

Auferlegung von Kosten dergestalt möglich ist, dass auch eine Auferlegung einzelner Kosten erfolgen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71

Rdn. 18). Jedoch sind die Anträge des Beschwerdeführers nicht begründet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind MarkenG

§ 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1, wonach das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise

auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 22). Das Gesetz

geht, was auch durch MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 3 deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf ((Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25; vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren

Recht BGH BlPMZ 1973, 23 „Lewapur“). Solche Umstände sind insbesondere

dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt

nicht zu vereinbaren ist.

Derartige besondere Umstände liegen noch nicht vor. Eine Kostenauferlegung

entspricht noch nicht allein deshalb der Billigkeit, weil der Löschungsantrag von

der Markenstelle teilweise Erfolg hatte oder der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren auf die noch verbliebenen Dienstleistungen verzichtet hat. Der Verfahrensausgang stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauferlegung dar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25). Dass sich der

Beschwerdegegner gleichsam freiwillig in die Lage des Unterliegenden begeben

hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung (MarkenG § 71 Abs. 4) ebenfalls keinen

Grund für eine Kostenauferlegung dar. Vielmehr müsste ein Verfahrensbeteiligter

in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht haben

(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25). Nachdem die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zumindest hinsichtlich der von der Markenabteilung nicht gelöschten Dienstleistungen von vornherein nicht so eindeutig zu beurteilen war, dass es der prozessualen Sorgfalt widersprach, wenn der Beschwerdegegner zunächst nicht auf seine Marke verzichtet hat, liegen keine Umstände

vor, die ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder seine eigenen Kosten

trägt, als billig erscheinen lassen. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer

dem Beschwerdegegner unter Darlegung der Löschungsgründe vorab zum Verzicht der Marke aufgefordert hat und der Beschwerdegegner daraufhin diesen

nicht sofort erklärt hat, sondern ein Löschungsverfahren durchgeführt werden

musste, reicht bei dieser Sachlage nicht aus, vom Grundssatz der eigenen Kostentragung abzuweichen.

Es besteht auch kein Anlass, die Löschungsantragsgebühr oder Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Eine solche Rückzahlung kommt nur in Betracht, wenn die

Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 61). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Der Kostenantrag des Beschwerdeführers musste somit ohne Erfolg bleiben.

gez.

Unterschriften