BPatG Beschluss vom 10.05.2006 – 29 W (pat) 276/03

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 276/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

10. Mai 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 301 15 026.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen

Patent- und Markenamts ist wirkungslos, soweit die Marke

301 15 026 gelöscht wurde für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 15 026

proxemo

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42

Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Telekommunikation,

Mobilfunkdatendienste, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Unternehmensberatung, Werbung und Webdesign,

Mehrwertdienste, nämlich SMS Dienste, Dienstleistungen einer

Multimediaagentur, nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerk-Strukturen, Erstellen von Programmen für die

Datenverarbeitung, Consulting, nämlich Beratung in organisatorischer Hinsicht, Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsbildmarke EU 1 581 552

eingetragen für die Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung und Geschäfte; Abonnementdienste

für

Dritte, Beratung

in Bezug auf Betriebsführung;

Sammlung und Verbreitung von gewerblichen und

kommerziellen Programminformationen u. a. über Telekommunikationsnetze; Datenbankverwaltung;

Klasse 38: Telekommunikationsdienste einschließlich Kommunikation über Kabel sowie interaktive Kommunikation

über Netze wie das Internet; Erteilung von Auskünften

im Zusammenhang mit Telekommunikationsdiensten,

drahtlose Telekommunikation; Vermietung

von

(Tele-)Kommunikationsgeräten, Bereitstellung eines

Zugangs zum Internet, Übertragung von Informationen

jeglicher Art, auch über Internet;

Klasse 42: Technische Beratung in Bezug auf Telekommunikationsgeräte und Beratung in Bezug auf Telekommunikationsdienste, Entwicklung von Websites.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 26. August 2002 zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde der Erstbeschluss durch Erinnerungsbeschluss

vom 15. Oktober 2003 aufgehoben.

Die Markenstelle war der Auffassung, die eingetragenen Waren und Dienstleistungen befänden sich teils im Identitäts-, teils im engen Ähnlichkeitsbereich, weshalb die Vergleichsmarken einen großen Abstand einhalten müssten. Unter

Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft werde dieser Abstand jedoch nicht gewahrt, da in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr bestehe. Der Bildbestandteil in der Gemeinschaftsmarke sei üblich und erschöpfe

sich in einer grafischen Gestaltung, die nicht mitprägend sei. Deshalb stünden sich

nur die Worte „proxemo“ und „proximus“ gegenüber, die eine identische Silbenzahl

aufwiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Wortanfang vermutlich mehr Bedeutung beimessen als dem Wortende. Insgesamt sei der Wortanfang

bis zu dem Explosivlaut „x“ daher sehr dominant und ähnlich. Die geringfügigen

Unterschiede im weniger beachteten Wortende würden dagegen nicht mehr wahrgenommen. Begrifflich würden erhebliche Teile des Publikums den Anklang an

den technischen Begriff „proxy-Server“ nicht erkennen, sondern allenfalls den lateinischen Begriff „der Nächste“ assoziieren, so dass auch insoweit die klangliche

Verwechslungsgefahr nicht beseitigt werden könne.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaber vom 22. November 2003. Sie tragen vor, dass lediglich bei „Werbung“ und „Telekommunikation“

eine Überschneidung der Dienstleistungsbereiche gegeben sei. Im Übrigen bestehe keine „hochgradige“ Ähnlichkeit der Dienstleistungen, da die jüngere Marke

sehr konkrete und spezielle Dienstleistungen habe eintragen lassen, die nicht mit

den allgemein gehaltenen Begriffen der älteren Marke verglichen werden dürften,

da die Konkretisierung sich damit überflüssig mache. Die jüngere Marke spreche

darüber hinaus andere Verkehrskreise an und agiere auf anderen Märkten. Auch

der Markenabstand sei ausreichend groß, da der Widerspruchsmarke durch das

graphisch auffällig gestaltete „x“ ein deutlich anderes Schriftbild zukomme. Der

von der älteren Marke verwendete Wortbestandteil „proxi-„ deute - unabhängig

von seiner Schreibweise - sehr wohl klanglich auf den „Proxyserver“ hin und sei

damit kennzeichnungsschwach, freihaltebedürftig und kollisionsausschließend.

Damit sei der Schutzumfang der älteren Marke eng zu bemessen. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen. Daran ändere auch der Bedeutungsgehalt

von „proximus“ nichts, der zwingend mit „der Nächste“ aufzufassen und damit mit

dem Phantasiewort „proxemo“ nicht zu verwechseln sei.

Die Markeninhaber beantragen,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 15. Oktober 2003 aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf den zutreffenden Erinnerungsbeschluss und die

geringfügige Abweichung der Marken in den Wortenden bei identischen Waren

und Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Mit Schriftsatz vom 17. Februar 2006 hat die Widersprechende sodann ihren Widerspruch beschränkt und erklärt, ihr Widerspruch richte sich nicht mehr gegen die

Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

II.

1. Soweit die Beschwerdegegnerin ihren - auf die Gemeinschaftsbildmarke

EU 1 581 552 gestützten - Widerspruch im Beschwerdeverfahren teilweise zurückgenommen hat, ist mit der Rücknahme des Widerspruchs hinsichtlich der Waren „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und der Dienstleistung „Erstellen

von Programmen für die Datenverarbeitung“ die Grundlage des Widerspruchsverfahrens entfallen. Wird die Beschränkung des Widerspruches erst im Beschwerdeverfahren erklärt, nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt die

Löschung bereits angeordnet hat, wird der Rechtsbehelf des Widerspruchsgegners nämlich insoweit gegenstandslos (BGH GRUR 1998, 818 - Puma; GRUR

1977, 664, 665 - CHURRASCO). Daher ist lediglich deklaratorisch die - teilweise -

Wirkungslosigkeit der zuvor ergangenen Entscheidung klarstellend auszusprechen.

2. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat im Übrigen in

der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht bei den sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2

Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von der Identität oder Ähnlichkeit der

Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken

erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andrerseits ab. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rspr.,

EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR Int 1998, 875, 876 f. - Canon; BGH

GRUR 2002, 167 - Bit/Bud m. w. N.; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling;

GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

2.1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind

nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen

Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung

sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende

Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder

Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen

stammen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH WRP

2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586,

587 - White Lion).

Da der Einwand der Nichtbenutzung nicht erhoben wurde, steht dem Verzeichnis

der jüngeren Marke das gesamte Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke

gegenüber. „Telekommunikation“ bzw. „Telekommunikationsdienste“ und „Werbung“ sind identisch in beiden Verzeichnissen enthalten. Bei den Dienstleistungen

„Mobilfunkdatendienste“ und „Mehrwertdienste, nämlich SMS Dienste“ handelt es

sich um spezielle „Telekommunikationsdienste“, die üblicherweise von denselben

Unternehmen angeboten werden (z. B. T-Online, Arcor, Vodafone, e-plus) und

daher hochgradig ähnlich sind. Für „Dienstleistungen einer Multimediaagentur,

nämlich Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerk-Strukturen“ gilt, dass

es sich um die „Telekommunikationsdienste“ ergänzende Programmierdienstleistungen handelt, die in einem Konnexitätsverhältnis stehen. Das Implementieren

von EDV-Programmen ist Voraussetzung für die Kommunikationsfähigkeit im

World Wide Web, ohne das die diversen Dienste im Netz weder angeboten noch

genutzt werden können. Die Konnexität manifestiert sich u. a. darin, dass EDV-

Programme via Internet heruntergeladen oder aktualisiert werden. „Consulting“

bzw. „Unternehmensberatung“ entspricht „Beratung in Bezug auf Betriebsführung“.

„Webvertising, nämlich Marketing für Dritte in digitalen Netzen“ ist der „Entwicklung von Websites“ ähnlich und wird regelmäßig von denselben Unternehmen

geleistet. Insgesamt besteht also eine hohe Ähnlichkeit der zu vergleichenden

Dienstleistungen. Damit müssen die Vergleichszeichen einen weiten Abstand einhalten.

2.2. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das

Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237

- Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Selbst wenn Teile des Verkehrs

„proximus“ als lateinisches Wort (Superlativ von prope = nahe; propius = näher)

erkennen und richtig mit „der Nächste“ übersetzen, ist dieser Begriff nicht beschreibend für die eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42, da

er nicht erkennen lässt, inwieweit eine gewisse „Nähe“ zu den eingetragenen

Dienstleistungen bestehen soll.

2.3. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild,

Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf

die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine

Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen

Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN;

BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Auszugehen ist von dem

Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen

Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als

der einfachsten Form der Benennung orientiert (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169

- Bit/Bud; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Damit stehen sich „proxemo“ und „proximus“ gegenüber, die in fünf Buchstaben, nämlich „p - r - o - x -

… - m“, übereinstimmen und klanglich unmittelbar verwechselbar sind. Da Wortanfänge vom Verkehr stärker beachtet werden als Endungen (BGH GRUR 2002,

1067, 1070 - DKV/OKV), werden die ersten vier - gemeinsamen - Buchstaben einschließlich des Plosivs „x“ deutlich vom Publikum wahrgenommen werden. Die

Wortenden werden eher vernachlässigt, wobei hinzu kommt, dass der Verkehr

ohnehin mehr auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede der Vergleichszeichen achtet (BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Berücksichtigt man weiter, dass für den überwiegenden Verkehr, der mit der lateinischen

Sprache nicht vertraut ist, auch „proximus“ ein Phantasiewort ist, kann es klanglich

zu einer ähnlichen Betonung, nämlich „pro - xē - mo“ und „pro - xī - mus“ kommen.

Dabei ist nur ein geringfügiger Unterschied zwischen den hellen Vokalen „e“ und

„i“ auszumachen, so dass sich der Unterschied auf das abschließende „s“ in „proximus“ reduziert, da die dunklen Vokale „u“ und „o“ bei der gesprochenen Übermittlung der Worte ebenfalls ähnlich klingen. Damit ist insgesamt von einer hohen

klanglichen Ähnlichkeit auszugehen, da der Verkehr die Marken in der Regel auch

nicht zugleich, sondern in zeitlichem Abstand wahrnimmt.

Die klangliche Ähnlichkeit wird auch nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren

Bedeutungsgehalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert, da insbesondere

die Bedeutung von „proximus“ - wie bereits erwähnt - den inländischen Verkehrskreisen nicht geläufig sein wird. Damit wird dem Markenwort der älteren Marke

ebenfalls kein Begriffsinhalt zugeordnet, sondern es - wie proxemo - als Phantasiewort gesehen (BGH BlfPMZ 2005, 200, 201 - Il Padrone/il Portone).

Eine Abwägung der einzelnen - eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden - Faktoren ergibt daher, dass aufgrund der hohen Waren- und

Dienstleistungsidentität, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des geringen Zeichenabstands die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten ist.

3. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften