BPatG Beschluss vom 24.05.2006 – 32 W (pat) 93/97

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 93/97 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 394 02 517.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. Mai 2006 unter Mitwirkung … 08.05

beschlossen:

I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die nachfolgende Darstellung

ist am 3. Dezember 1994 als dreidimensionale Marke für

„Taschenlampen“

zur Eintragung in das Register angemeldet worden, wobei sich die Anmelderin mit

einer Verschiebung des Zeitrangs auf den Tag des Inkrafttretens des MarkenG

(1. Januar 1995) einverstanden erklärt hat.

Nach Auffassung der Anmelderin versteht der Verkehr die beanspruchte Form als

markenmäßige Herkunftskennzeichnung. Dies ergebe sich aus der Kombination

der folgenden Merkmale:

- Kopf und Schaft sind zylinderförmig;

-

-

der Kopf verfügt über eine umlaufende Riffelung;

die hintere zylindrische Verschlusskappe ist im Durchmesser gegenüber dem

Schaft verkleinert.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 22. November 1995 und vom 9. April 1997

- letzterer ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Erstprüfer hat zur Begründung ausgeführt, die

Marke stelle lediglich eine handelsübliche Taschenlampe ohne schutzbegründende Eigentümlichkeit dar. Der Darstellungsgehalt gehe in keinem Element über den

Gedanken an eine Taschenlampe hinaus.

Auch der Erinnerungsprüfer hat der angemeldeten Marke die erforderliche

Unterscheidungskraft abgesprochen. Zwar weise die Taschenlampe, so wie sie

dargestellt sei, gewisse Konstruktionsmerkmale auf, die sich bei konkurrierenden

Lampen derzeit nicht fänden. Das reiche aber nicht aus. Denn die angemeldete

Marke habe die Form der Ware selbst zum Gegenstand, wobei es sich um eine

Ware mit einer bestimmten technischen Funktion handle. Bei Industrieprodukten

dieser Art würden die besonderen Merkmale der äußeren Form vom Verkehr in

erster Linie als rein technische oder ästhetische Eigenschaften der Ware

angesehen und bei der Kaufentscheidung allein unter diesem Gesichtspunkt

gewürdigt, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts.

Äußere Formmerkmale der Ware verfügten deshalb über weit weniger

Unterscheidungskraft als herkömmliche Wort- oder Bildzeichen. Aus diesem

Grund müsse - trotz nur geringer Anforderungen an die Unterscheidungskraft - die

Form einer Ware vergleichsweise auffällige und originelle Besonderheiten

aufweisen, um vom Verkehr auch bei nur flüchtiger Betrachtung als Hinweis auf

einen bestimmten Hersteller verstanden zu werden. Daran fehle es hier.

Die Zylinderform des Kopfes und des Schaftes seien für Stabtaschenlampen

typisch. Der zylinderförmige Schaft entspreche

im Übrigen den darin

untergebrachten, ebenfalls zylinderförmigen Batterien. Die Riffelungen dienten der

Griffigkeit beim Aufschrauben. Der unterschiedliche Durchmesser bestimmter

Teile der Lampe schließlich gehe ebenfalls nicht über den Rahmen üblichen

Industriedesigns hinaus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Zur Begründung beruft sie sich - über ihr Vorbringen vor der Markenstelle hinaus -

auf eine Reihe von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Taschenlampenformen,

die sowohl vom Deutschen Patent- und Markenamt als auch vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt sowie vom französischen und vom Benelux-

Markenamt als Marken eingetragen worden seien.

Die Beschwerde ist vom erkennenden Senat durch Beschluss vom 14. Januar 1998 zurückgewiesen worden (vgl. die Parallelsache BPatG, 32 W (pat) 91/97

= GRUR 1999, 56 - Taschenlampen). Zur Begründung wurde ausgeführt, bei der

Beurteilung der Unterscheidungskraft von Warenformen würden andere und

strengere Voraussetzungen gelten als bei herkömmlichen Markenformen wie

Wort- oder Bildzeichen. Dies beruhe auf der Wesensverschiedenheit des

herkunftskennzeichnenden Markenrechts und des für den Schutz von Gestaltungen in erster Linie geltenden Geschmacksmusterrechts. Diesen erhöhten

Anforderungen werde die angemeldete Marke nicht gerecht. Trotz einer gewissen

Eleganz der schlanken Linienführung bleibe diese im marktüblichen Rahmen. Die

einzelnen Gestaltungselemente seien nicht so ungebräuchlich, dass dadurch die

Aufmerksamkeit des Publikums auf die Anmelderin als Herstellerin gelenkt werde.

Auch die Gesamtgestaltung der Lampe wirke nicht so eigenartig und einprägsam,

dass der Verkehr darin eine markenmäßige Herkunftskennzeichnung erblicken

könne. Aus der Eintragung ähnlicher Lampenformen könne die Anmelderin nichts

für sich herleiten.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin - ebenso wie in der erwähnten

Parallelsache 32 W (pat) 91/97 - (zugelassene) Rechtsbeschwerde eingelegt. In

der Parallelsache hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 23. November 2000 (WRP 2001, 265 - Stabtaschenlampen) dem Europäischen Gerichtshof

folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1. Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne von

Art. 3 Abs. 1 lit. b Markenrechts-Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein

strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen

als bei anderen Markenformen?

2. Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e Markenrechts-Richtlinie für dreidimensionale Marken, die die Form

der Ware darstellen, eine eigenständige Bedeutung?

Ist bejahendenfalls bei der Prüfung von Art. 3 Abs. 1 lit. c - andernfalls

bei lit. e - das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der

Produktform dergestalt zu berücksichtigen, dass eine Eintragung

jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei

Marken in Betracht kommt, die die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3

Satz 1 der Richtlinie erfüllen?“

Mit Urteil vom 8. April 2003 (GRUR 2003, 514 - Linde, Winward u. Rado) hat der

Europäische Gerichtshof die Vorlagefragen wie folgt beantwortet:

„1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von

Art. 3 Abs. 1 lit. b Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom

21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Marken ist bei dreidimensionalen

Marken, die aus der Form der Ware bestehen, kein strengerer

Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen.

2. Neben Art. 3 Abs. 1 lit. e Erste Richtlinie 89/104/EWG besitzt

Art. 3 Abs. 1 lit. c dieser Richtlinie auch für dreidimensionale

Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine

Bedeutung.

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Art. 3

Abs. 1 lit. c Erste Richtlinie 89/104/EWG ist in jedem Einzelfall

das dieser Vorschrift zugrunde liegende Allgemeininteresse

daran zu berücksichtigen, dass dreidimensionale, aus der

Form der Ware bestehende Marken, die im Sinne dieser

Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder

einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet

und vorbehaltlich des Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht

eingetragen werden können.“

Daraufhin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 20. November 2003 (vgl.

zur Parallelsache BGH GRUR 2004, 506 - Stabtaschenlampen II) den Senatsbeschluss vom 14. Januar 1998 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen

Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Soweit die erforderliche

Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke verneint worden sei, könne dem

nicht beigetreten werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei

grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch

so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Dies gelte auch für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware

bestünden.

Insoweit sei kein strengerer Maßstab anzulegen als bei

herkömmlichen Markenformen. Allein maßgebend sei, ob der Verkehr in dem

angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren (oder Dienstleistungen)

einen Herkunftshinweis sehe. Zwar könne - wie der Europäische Gerichtshof

ausgeführt habe - die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler

Warenformmarken schwieriger sein als bei herkömmlichen Markenformen, weil

der Verkehr sich in dem Bereich, für den der Schutz beansprucht werde, (noch)

nicht an die Herkunftskennzeichnung von Produktgestaltungen gewöhnt habe.

Daraus dürfe indessen nicht für Formmarken ein erweitertes Schutzhindernis des

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgeleitet werden. Der erkennende Senat habe insoweit

zu hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt. Darüber hinaus habe

er sich nicht mit den Merkmalen auseinandergesetzt, die die Anmelderin als

herkunftskennzeichnend für sich in Anspruch nehme. Bei dieser - nachzuholenden - Prüfung sei auch der Umstand einzubeziehen, ob und in welchem Umfang

Eintragungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und aufgrund der

GemeinschaftsmarkenV bereits erfolgt seien. Da es um die Anwendung

harmonisierten Rechts und von Gemeinschaftsrecht gehe, könne die

Eintragungspraxis der anderen Mitgliedstaaten und des Harmonisierungsamts

nicht außer Betracht bleiben, ohne dass ihr eine bindende Wirkung zukomme.

Sollte der Senat ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneinen,

sei eine Prüfung der angemeldeten Marke anhand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

veranlasst. Dabei sei auch das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung

der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liege die als Marke beanspruchte Form der

Ware innerhalb einer auf dem Warengebiet üblichen Formenvielfalt, und seien die

Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu

variieren, beschränkt, könne dies dafür sprechen, dass die als Marke

beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten sei. In einem

solchen Fall könne das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet

sein.

Die Anmelderin hat sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren

einverstanden erklärt.

II.

Der zulässigen Beschwerde ist der Erfolg weiterhin zu versagen. Die Markenstelle

hat die Anmeldung zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Darüber hinaus unterliegt die angemeldete

Marke auch einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Nachdem die Anmelderin schon zusammen mit der Anmeldung

ihr

Einverständnis mit einer Verschiebung des Zeitrangs auf den 1. Januar 1995

erklärt hat (vgl. § 156 Abs. 3 MarkenG), bestehen gegen die Markenfähigkeit

der angemeldeten dreidimensionalen Marke keine Bedenken. Anhaltspunkte

für einen Schutzausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG liegen

ebenfalls nicht vor.

2. Die angemeldete Marke weist jedoch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

erforderliche Unterscheidungskraft auf.

a) Durch die

in dem Parallelverfahren 32 W (pat) 91/97 ergangene

Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist abschließend

geklärt, dass an die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die

lediglich die Form der im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

beanspruchten Ware(n) selbst darstellen, keine höheren Anforderungen

gestellt werden dürfen als bei anderen,

insbesondere auch den

herkömmlichen Markenformen wie Wort- oder Bildmarken (EuGH GRUR

2003, 514, 517 [Nr. 49] - Linde, Winward u. Rado). Der rechtliche

Ausgangspunkt, den der Senat in seinem ersten Beschluss vom 14. Januar 1998 eingenommen hat, ist daher überholt.

b) Damit ist indessen noch nichts darüber gesagt, wie hoch diese allgemein

geltenden Anforderungen anzusetzen sind. Diese - letztlich entscheidende - Frage war auch nicht Gegenstand des Vorlageverfahrens (vgl. hierzu

auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 8

Rdn. 139 a. E.). Der Bundesgerichtshof geht insoweit sowohl in seinem

Zurückverweisungsbeschluss (insoweit nicht in GRUR 2004, 506 - Stabtaschenlampen II; vgl. aber BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II)

wie auch in seiner sonstigen ständigen Rechtsprechung davon aus, dass

ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis zu überwinden

(vgl. z. B. BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257, 258

- Bürogebäude). Diese Formulierungen sind weitgehend der Amtlichen

Begründung zum MarkenG entnommen (vgl. BlPMZ 1994, Sonderheft,

S. 64), die sich ihrerseits darauf beruft, dass das europäische Recht,

insbesondere die Markenrechts-Richtlinie, eine solche Auslegung fordere.

Das trifft jedoch so nicht zu. Der Satz, dass ein großzügiger Maßstab

anzulegen sei und jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft

genüge, findet sich weder im Wortlaut der Markenrechts-Richtlinie noch in

der

für deren Auslegung maßgeblichen Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs. Diese Auffassung geht vielmehr auf eine

entsprechende Meinung im deutschen Schrifttum zurück (s. dazu ausführlich Hacker GRUR 2001, 630, 631 f.). Der Europäische Gerichtshof

hat demgegenüber mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein

Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen

angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu

verhindern (EuGH GRUR 2003, 604, 608 [Nr. 59] - Libertel; GRUR 2004,

674, 680 [Nr. 123] - Postkantoor). Dies weist eher in Richtung eines

weniger großzügigen Prüfungsmaßstabes.

Letztlich kann dies aber dahinstehen, weil der Beschwerde auch bei

Anlegung des vom Bundesgerichtshof geforderten großzügigen Maßstabs

der Erfolg versagt bleiben muss.

c) Wie der Europäische Gerichtshof betont hat, ist es bei dreidimensionalen

Warenformmarken im allgemeinen schwieriger, die erforderliche Unterscheidungskraft festzustellen als z. B. bei traditionellen Wort- oder

Bildmarken (EuGH GRUR 2003, 514, 517 [Nr. 48] - Linde, Winward u.

Rado). Gewöhnlich schließen nämlich die Durchschnittsverbraucher nicht

aus der Form der Ware auf deren Herkunft (vgl. EuGH GRUR Int. 2004,

631, 633 [Nr. 38] - Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR Int. 2005,

135, 137 [Nr. 30] - Maglite; GRUR Int. 2006, 226, 227 [Nr. 28] - Standbeutel). Auch der Bundesgerichtshof hat verschiedentlich ausgeführt, dass

der Verkehr die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher

Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasse, weil es

dabei zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der

Ware selbst gehe. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst

werde danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der

Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (BGH GRUR 2003, 332,

334 - Abschlussstück; vgl. auch BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches

Schaumgebäck - und zur ähnlichen Problematik bei Farben BGH GRUR

2004, 151, 154 - Farbmarkenverletzung I; GRUR 2004, 154, 155 - Farbmarkenverletzung II; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR

2005, 1044, 1046 - Dentale Abformmasse). Die genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sind zwar nicht zu den absoluten

Schutzhindernissen, sondern zur Frage des markenmäßigen Gebrauchs

im Rahmen des § 14 Abs. 2 MarkenG ergangen. Die Sichtweise der

angesprochenen Verkehrskreise, auf die es maßgeblich ankommt, kann

hier aber keine andere als bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft

sein.

Dies darf zwar nicht dazu führen, dass für Warenformmarken ein

erweitertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgestellt wird

(s. Zurückverweisungsbeschluss, Bl. 10, und BGH GRUR 2004, 502, 504

- Gabelstapler II). Andererseits weist der Europäische Gerichtshof aber in

nunmehr ständiger Rechtsprechung darauf hin, dass die Eignung einer

Warenform zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung nur bejaht werden

kann, wenn die Form eine erhebliche Abweichung von der Norm oder der

Branchenüblichkeit aufweist (EuGH GRUR 2004, 428, 431 [Nr. 49]

- Henkel; GRUR

Int. 2004, 631, 634

[Nr. 39]

- Dreidimensionale

Tablettenform I; GRUR Int. 2004, 635, 638 [Nr. 37] - Dreidimensionale

Tablettenform II; GRUR Int. 2004, 639, 643 [Nr. 37] - Dreidimensionale

Tablettenform III; GRUR Int. 2005, 135, 137 [Nr. 31] - Maglite; GRUR Int.

2006, 226, 227 [Nr. 31] - Standbeutel). Denn nur bei einer solchen

erheblichen Abweichung ist es dem Durchschnittsverbraucher möglich, die

betreffende Ware (allein) anhand ihrer Form ohne analysierende und

vergleichende Betrachtungsweise von Waren anderer Unternehmen zu

unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431 [Nr. 53] - Henkel).

d) Nach diesen Grundsätzen kann auch ein geringes Maß an

Unterscheidungskraft nur bejaht werden, wenn die beanspruchte Form

vergleichsweise auffällige Besonderheiten aufweist, die sie - ohne

analysierende und vergleichende Betrachtungsweise seitens der

angesprochenen Verkehrskreise - aus ihrem wettbewerblichen Umfeld

heraushebt. Dies ist genau der Prüfungsmaßstab, den schon der

Erinnerungsprüfer seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat. Der diese

Entscheidung im Ergebnis bestätigende Senatsbeschluss vom 14. Januar 1998 ist jedoch durch den Bundesgerichtshof aufgehoben worden, weil

der erkennende Senat zu strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt habe. Zum Zeitpunkt des Zurückverweisungsbeschlusses des Bundesgerichtshofes vom 20. November 2003

lag

indessen die dargestellte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs

zur Unterscheidungskraft von Warenformmarken noch nicht vor. Insbesondere das letztlich entscheidende Kriterium der „erheblichen Abweichung“ ist erst danach herausgearbeitet worden, nämlich erstmals in

der „Henkel“-Entscheidung vom 12. Februar 2004 (s. zur zeitlichen

Entwicklung auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 141 und

zur inhaltlichen Divergenz a. a. O. Rdn. 144). Insoweit erhebt sich die

Frage, ob der Senat im vorliegenden Verfahren aufgrund der in § 89

Abs. 4 Satz 2 MarkenG vorgeschriebenen Bindung gehalten ist, von der

großzügigeren Sichtweise des Bundesgerichtshofes auszugehen, oder ob

er den Beurteilungsgrundsätzen zu folgen hat, die der Europäische

Gerichtshof nach Erlass des Zurückverweisungsbeschlusses des

Bundesgerichtshofes vom 20. November 2003 aufgestellt hat.

Nach Auffassung des Senats muss der richtlinienkonformen Auslegung

Vorrang vor der Bindungswirkung eingeräumt werden. Für diese

Sichtweise spricht zunächst das Urteil des Europäischen Gerichtshofs

vom 16. Januar 1974

in der Vorlagesache 166/73 Rheinmühlen-

Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide- und Futtermittel (Slg.

1974, 33 - Rheinmühlen-Düsseldorf). Dort war im Ausgangsverfahren ein

Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom Bundesfinanzhof aufgehoben

und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen worden. Ungeachtet

der in § 126 Abs. 5 FGO - wie in § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG -

vorgeschriebenen Bindung des Finanzgerichts an die

rechtliche

Beurteilung der Sache durch den Bundesfinanzhof hatte sich das

Finanzgericht auf den Standpunkt gestellt, dass die Rechtsauffassung des

Bundesfinanzhofs mit europäischem Recht nicht in Einklang stehe und

hatte die betreffende Frage dem Europäischen Gerichtshof zur

Vorabentscheidung vorgelegt. Gegen diesen Vorlagebeschluss war von

der Klägerin des Ausgangsverfahrens Beschwerde zum Bundesfinanzhof

eingelegt worden, der das Verfahren seinerseits aussetzte und dem

Europäischen Gerichtshof die Frage vorlegte:

„Gibt Artikel 177 Absatz 2 des Vertrages zur Gründung der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft [nunmehr Art. 234 Abs. 2

EGV] den nicht-letztinstanzlichen Gerichten ein in jeder Hinsicht

unbeschränktes Recht zu einer Vorlage an den Gerichtshof oder

lässt er entgegenstehende innerstaatliche Normen unberührt, die

das Gericht an die rechtliche Beurteilung des im Instanzenzuge

übergeordneten Gerichts binden?“

Der Europäische Gerichtshof hat diese Frage dahingehend beantwortet,

dass das Vorlagerecht umfassend sei und nicht durch eine innerstaatliche

Rechtsnorm aufgehoben werde, die den Richter an die rechtliche

Beurteilung des übergeordneten Gerichts binde.

Nach Auffassung des Senats folgt daraus zweifelsfrei, dass die Bindung

an das Gemeinschaftsrecht und dessen Auslegung durch den

Europäischen Gerichtshof der Bindung nach § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG

vorgeht. Denn wenn eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nach

einer Zurückverweisung uneingeschränkt zulässig ist, so impliziert dies,

dass das vorlegende Gericht die Auslegung durch den Europäischen

Gerichtshof seiner erneuten Entscheidung auch zugrundelegen muss und

daran nicht durch die Bindungswirkung gehindert sein darf.

Aus ähnlichen Erwägungen hat auch das Bundesverwaltungsgericht eine

Selbstbindung an ein erstes Revisionsurteil abgelehnt, wenn der

Europäische Gerichtshof die betreffende Auslegungsfrage danach in

einem anderen Sinne entschieden hat (BVerwG MDR 1991, 685, 686;

s. des weiteren BPatG GRUR 2005, 1049, 1051 zweifarbige Kombination

Grün/Gelb II [nicht rechtskräftig; Rechtsbeschwerde beim BGH anhängig

unter dem Az.: I ZB 86/05]; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O, § 89

Rdn. 6).

Den vorstehenden Erwägungen steht nicht die Besonderheit des

vorliegenden Falles entgegen, dass der Bundesgerichtshof den ersten

Beschluss des Senats vom 14. Januar 1998 seinerseits erst nach einer

Vorlage an den Europäischen Gerichtshof (in der Parallelsache 32 W (pat)

91/97) aufgehoben hat. Allerdings dürfte in einem solchen Fall eine

Durchbrechung der Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG

grundsätzlich ausgeschlossen sein (vgl. EuGH Slg. 1974, 33, 39 [Nr. 4]

- Rheinmühlen-Düsseldorf). Sie kann aber in Betracht kommen, wenn sich

die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs selbst nach Erlass

der auf die Vorlage durch den Bundesgerichtshof ergangenen

Entscheidung geändert oder in einem Sinne konkretisiert hat, der bei der

aufhebenden und zurückverweisenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs so noch nicht erkennbar war. Letzteres ist hier der Fall. Dass

die Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Warenformmarke nur

bejaht werden kann, wenn die betreffende Form erheblich von der Norm

oder der Branchenüblichkeit abweicht, war dem auf die Vorlage des

Bundesgerichtshofes ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofes

vom 8. April 2003 so nicht zu entnehmen. Nach den konkreten

Anforderungen der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen

Warenformmarke war - wie dargelegt - auch nicht gefragt worden. Dies

wurde erst

in späteren Entscheidungen, beginnend mit „Henkel“,

herausgearbeitet. Auch der Bundesgerichtshof hat das Urteil des

Europäischen Gerichtshofes vom 8. April 2003 ersichtlich nicht in diesem

Sinne verstanden.

e) Eine erhebliche Abweichung der vorliegend als Marke beanspruchten

Taschenlampenform vom Branchenüblichen kann nicht festgestellt werden.

Maßgeblich ist insoweit der durch die Form vermittelte Gesamteindruck für

den Durchschnittsverbraucher. Diesen Gesamteindruck hat die

Anmelderin im Wesentlichen zutreffend auf die folgenden Merkmale

zurückgeführt:

- Kopf und Schaft sind zylinderförmig;

- der Kopf verfügt über eine umlaufende Riffelung;

- die hintere zylindrische Verschlusskappe

ist

im Durchmesser

gegenüber dem Schaft verkleinert.

Als weiteres für den Gesamteindruck erhebliches Formmerkmal kann auf

den gleichen Durchmesser von Kopf und Schaft der Lampe hingewiesen

werden.

Eine Herkunftskennzeichnung kann der Kombination dieser Merkmale

jedoch nicht entnommen werden. Mit der bei gleichem Durchmesser

ineinander übergehenden Zylinderform des Kopfes und des Schaftes

macht die beanspruchte Lampe von einer seit jeher gängigen Grundform

Gebrauch, wie sie sich auch bei Taschenlampen findet. Die Zylinderform

des Schaftes entspricht im Übrigen der Zylinderform der Batterien, die bei

Taschenlampen dieser Art üblicherweise im Schaft Aufnahme finden. Die

umlaufende Riffelung am Kopf dient - ebenso wie die rautenförmig

geriffelte Oberfläche des Schaftes - offensichtlich dazu, die Griffigkeit des

Kopfes (bzw. des Schaftes) bei dessen Verdrehen zum Anschalten der

Lampe - ein dem Verkehr mittlerweile vertrauter Mechanismus - zu

verbessern. Die zylindrische Gestaltung der Verschlusskappe macht

wiederum nur von einer gängigen Grundform Gebrauch. Dass sie im

Durchmesser gegenüber dem Schaft geringfügig verkleinert ist, spielt für

den Gesamteindruck nur eine untergeordnete Rolle.

Insgesamt erschöpft sich die beanspruchte Taschenlampenform somit in

- auch in ihrer Kombination - bekannten, teils ersichtlich technischfunktionalen Gestaltungsmerkmalen, die nicht geeignet sind, die Gesamtform über das Branchenübliche hinauszuheben.

f)

In dieser Beurteilung sieht sich der Senat auch durch das „Maglite“-Urteil

des Europäischen Gerichtshofes vom 7. Oktober 2004 bestätigt (GRUR

Int. 2005, 135). Gegenstand dieses Urteils war (u. a.) die als Gemeinschaftsmarke angemeldete, nachfolgend abgebildete dreidimensionale

Form einer Taschenlampe:

Dass an der Kopfspitze dieser Lampe umlaufend das Wort „SOLITAIRE“

angebracht ist, hat in diesem Verfahren keine Rolle gespielt. Die Form als

solche ist der vorliegend beanspruchten offensichtlich nahezu identisch.

Der Europäische Gerichtshof hat die Unterscheidungskraft dieser

Taschenlampenform in Übereinstimmung mit allen Vorinstanzen verneint.

g) Damit erübrigt sich letztlich auch ein Eingehen auf die von der Anmelderin

vorgelegten Markeneintragungen, die ihrer Meinung zufolge vergleichbare

Taschenlampenformen betreffen. Zwar hat der Bundesgerichtshof dem

Senat aufgegeben, diese Voreintragungen zu würdigen. Diesen

Eintragungen kann aber, zumal sie nicht mit Gründen versehen sind, kein

größeres Gewicht zukommen als den ausführlich begründeten

Entscheidungen der europäischen Gerichte und zumal des Europäischen

Gerichtshofes.

Im Übrigen hat es der Europäische Gerichtshof - wiederum nach Erlass

der zurückverweisenden Entscheidung des Bundesgerichtshofes -

ausdrücklich abgelehnt, Eintragungen vermeintlich ähnlicher Marken

irgendeine Bedeutung

für die Beurteilung der Unterscheidungskraft

beizulegen (EuGH GRUR 2004, 428, 432 [Nr. 64] - Henkel; GRUR 2004,

674, 676 [Nr. 44] - Postkantoor). Auch insoweit ist daher die Bindung des

Senats an die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofes durch die

zwischenzeitliche Entwicklung des Gemeinschaftsrechts überholt.

3. Darüber hinaus unterliegt die angemeldete Marke auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG einem Eintragungsverbot. Wie der Bundesgerichtshof in seinem

Zurückverweisungsbeschluss

ausgeführt

hat,

kann

es

für

ein

Freihaltebedürfnis

im Sinne dieser Vorschrift sprechen, wenn die

beanspruchte Form innerhalb einer auf dem betreffenden Warengebiet

üblichen Formenvielfalt liegt und die Möglichkeiten beschränkt sind, die

Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren.

Nach diesen Grundsätzen (zur Kritik hieran s. Ströbele in: Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 8 Rdn. 280) kann im vorliegenden Fall ein Freihaltebedürfnis nicht

verneint werden. Dass sich die beanspruchte Form

im Rahmen des

Branchenüblichen

hält, wurde

bereits

bei

der Beurteilung

der

Unterscheidungskraft festgestellt (s. oben 2e). Darüber hinaus ist die

Formenwahl bei Taschenlampen

in nicht unerheblichem Maß durch

technische Anforderungen beschränkt, der Gestaltungsspielraum also

verhältnismäßig eng.

4. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde erneut zugelassen, weil der Fall

grundsätzliche Fragen der Reichweite der Bindungswirkung nach § 89 Abs. 4

Satz 2 MarkenG aufwirft, über die der Bundesgerichtshof - soweit ersichtlich -

bisher nicht entschieden hat.

gez.

Unterschriften