BPatG Beschluss vom 05.07.2006 – 28 W (pat) 90/04

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 90/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 57 658

(hier: Löschungsverfahren S 62/03 Lö) 08.05

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 5. Juli 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der

Markenabteilung 3.4 vom 8. Januar 2004 aufgehoben, soweit die

(teilweise) Löschung der Marke angeordnet worden ist.

Der Löschungsantrag wird insgesamt zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Unter der Nummer 301 57 658 ist die Bezeichnung

COCOBALE

am 1. Oktober 2001 angemeldet und am 7. November 2001 für die Waren

„Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate für die Terraristik;

Kokossubstrate, nämlich Kokosschalen, insbesondere Kokosschalenschnipsel, Kokosschalengranulat, Kokosschalenhumus;

Dekorationsartikel für Terrarien, nämlich Wurzeln, Äste, Lianen,

Bambusrohre und Weinreben“

eingetragen worden.

Hiergegen ist Löschungsantrag mit der Begründung gestellt worden, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden.

Der englischen Bezeichnung „COCOBALE“ werde der hier maßgebliche Verkehr

im Zusammenhang mit den betroffenen Waren ohne weiteres den beschreibenden

Sinngehalt „Kokosballen“ entnehmen und ihr deshalb keinen betriebskennzeichnenden Charakter zumessen. Der Begriff sei zudem freizuhalten.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und

darauf hingewiesen, bei dem Markenwort, das ohnehin nur ein kleiner Teil des

Verkehrs übersetzen könne, handele es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung.

Allenfalls im Wege einer unzulässigen analysierenden Betrachtung gelange man

zu einer beschreibenden Aussage. Zudem fehle es auch an einem Freihaltungsbedürfnis.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die teilweise

Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

„Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate für die Terraristik;

Kokossubstrate, nämlich Kokosschalen, insbesondere Kokosschalenschnipsel, Kokosschalengranulat, Kokosschalenhumus“

angeordnet und ausgeführt, bei der Marke handle es sich um einen naheliegenden

englischen Fachausdruck mit dem Bedeutungsgehalt „Kokosballen“. Für Kokossubstrate sei der Begriff nicht beliebig zu ersetzen und müsse freigehalten werden. Für die weiteren gelöschten Waren wirke die angegriffene Marke täuschend.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Inhaberin der angegriffenen Marke die Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung und die vollständige Zurückweisung

des Löschungsantrages. Sie führt sinngemäß aus, ein beschreibender Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke werde erst durch gedankliche Schlussfolgerungen erkennbar. Das Wort „COCOBALE“ stelle eine fantasievolle Wortneuschöpfung dar, die lexikalisch nicht nachweisbar sei. Es bestehe kein Freihaltungsbedürfnis, da der Verkehr für die Benennung der beanspruchten Waren nicht

auf das genannte Markenwort angewiesen sei. Eine relevante Täuschungsgefahr

sei ebenfalls nicht ersichtlich.

Die Markeninhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und

Markenamts - Markenabteilung 3.4 - aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält den angegriffenen Beschluss der Markenabteilung für begründet und

meint, schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung hätten für die angegriffene Marke

absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und begründet. Der Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 MarkenG war im vollen Umfang zurückzuweisen, weil

nicht mit der notwendigen Sicherheit erwiesen werden konnte, dass der

angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung absolute Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstanden.

Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, weil die Markeninhaberin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung lediglich

hilfsweise gestellt hatte. Diesem Antrag musste nicht entsprochen werden, weil

keine für die Markeninhaberin nachteilige Entscheidung ergangen ist (vgl.

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 69 Rdnr. 3). Der Beschwerdegegner hat

keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt und eine

solche war auch nicht wegen Sachdienlichkeit anzuordnen (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Die Löschung einer angegriffenen Marke kann nur angeordnet werden, wenn erwiesen ist, dass der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke sowohl im Zeitpunkt

ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den

Löschungsantrag absolute Schutzhindernisse entgegenstanden (§ 50 Abs. 2

Satz 1 MarkenG). Bloße Zweifel an der Eintragungsfähigkeit reichen nicht aus, um

eine Löschung zu begründen, sondern gehen zu Lasten des Antragstellers, der im

Löschungsverfahren, das als kontradiktorisches Verfahren den für diese Verfahrensart geltenden Regeln unterworfen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl.,

2006, § 54 Rdnr. 1), im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht ohnehin gehalten ist, die

konkreten Tatsachen vorzutragen, auf die er sein Löschungsbegehren stützt. Der

Vortrag bloßer Rechtsausführungen und Vermutungen ist nicht geeignet, diese

Mitwirkungspflicht zu erfüllen. So liegen die Dinge im vorliegenden Fall.

1.

Soweit sich der Löschungsantrag auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG stützt, ist er zurückzuweisen, da weder die Ausführungen des Antragstellers noch die Ermittlungen der Markenabteilung und des Senats mit der

gebotenen Sicherheit erwiesen haben, dass an der angegriffenen Marke bereits

zum Zeitpunkt ihrer Eintragung am 7. November 2001 ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an einer freien Verwendung der Bezeichnung „COCOBALE“ bestanden hätte.

Zwar hat die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss zutreffend darauf

hingewiesen, dass der englische Begriff „coco“ auch ein Eigenschaftswort sein

kann im Sinne von „aus Kokosfasern hergestellt, Kokos…“. Das englische Wort

„bale“ bedeutet „Ballen, Bündel, Pack“. Die angegriffene Wortkombination enthält

daher Andeutungen in englischer Sprache auf in Form von Ballen oder Packen

gepresste Kokosspäne. Auf dem hier einschlägigen Warensektor (Substrate für

die Terraristik) sind auch bereits seit längerem Sortenbezeichnungen wie

beispielsweise „Kokosfasereinstreu“, „Kokosschalenschnipsel“ oder „Kokosschalenhumus“ bekannt. Dagegen konnten keine Feststellungen über die Verwendung

englischer Ausdrücke in der Bundesrepublik Deutschland für die fraglichen Waren

schon zum Zeitpunkt der Eintragung getroffen werden. Es kommt hinzu, dass der

englische Ausdruck „bale“ kein Bestandteil des englischen Grundwörterschatzes

ist (vgl. Klett/Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977) und die Verständlichkeit dieses Markenbestandteils in Deutschland nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Dadurch wird die Eignung der angegriffenen Marke, bereits im Zeitpunkt der Eintragung in Deutschland als Beschaffenheitsangabe zu

dienen, ebenfalls in Frage gestellt. Auch der Antragsteller, den der Senat ausdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen hatte, dass die Löschungsgründe

auch für den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke nachgewiesen

werden müssen und dass im vorliegenden Fall eben diese Nachweise zweifelhaft

seien, hat für seine ganz allgemein gehaltenen Behauptungen keine konkreten

Belege vorgelegt.

2.

Der Löschungsantrag ist auch insoweit zurückzuweisen, als er sich auf § 50

Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützt. Denn - entgegen der Auffassung

des Antragstellers - kann der angegriffenen Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom

Verkehr als Unterscheidungsmittel für die mit der Marke beanspruchten Erzeugnisse eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst

zu werden. Wenn einer Wortmarke für die von ihr beanspruchten Waren kein im

Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann

und es sich bei ihr auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache

oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr nur als solches

und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, spricht dies für eine hinreichende Unterscheidungskraft der Marke

(vgl. BGH BlPMZ 2004, 30

- „Cityservice“).

Das Markenwort „COCOBALE“ besteht aus der Kombination zweier englischer

Begriffe. Es konnte nicht festgestellt werden, dass diese Wortkombination zum

Zeitpunkt ihrer Eintragung lexikalisch nachweisbar oder als Fachausdruck für die

einschlägigen Waren gebräuchlich gewesen wäre. Insbesondere konnte nicht

festgestellt werden, dass die angegriffene Wortkombination im Zeitpunkt ihrer Eintragung als Warenbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet gewesen wäre. Es mag allenfalls sein, dass die Beschaffenheit der beanspruchten Produkte durch die Bezeichnung „COCOBALE“ auf eine zumindest für einen Teil der

angesprochenen Verkehrskreise verständlichen Weise angedeutet wird. Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung besitzt die Bezeichnung dagegen nicht. Andere Gesichtspunkte, die es rechtfertigen würden, der Marke zum Eintragungszeitpunkt jegliche Unterschreibungskraft abzusprechen, sind weder ersichtlich

noch substantiiert vorgetragen worden.

3.

Da es sich nur um eine - möglicherweise - „sprechende“, nicht dagegen um

eine glatt beschreibende Marke handelt, kann ihre Verwendung für die Waren

„Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate für die Terraristik“ auch keine

Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründen. Das gilt um so

mehr, als in der Terraristik nicht selten Substratmischungen verwendet werden,

die aus mehreren Komponenten bestehen. So werden beispielsweise Tonsubstrate mit Stoffen wie etwa Weißtorf kombiniert bzw. es sind auch Substratmischungen aus Ton, Torf und Kokosfasern erhältlich.

Aus diesen Gründen war der Beschwerde unter Aufhebung des angefochtenen

Beschlusses der Markenabteilung und Zurückweisung des Löschungsantrags

stattzugeben.

gez.

Unterschriften