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BPatG Beschluss vom 24.10.2006 – 33 W (pat) 266/04
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 266/04 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 303 64 870.8
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Oktober 2006 unter Mitwirkung … 08.05
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 27. September 2004 aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 9. Dezember 2003 die Wortmarke
PicTan
für die Dienstleistung
„Veranlassung von mobilen Zahlungen“
angemeldet worden. Nach Beanstandung durch die Markenstelle hat der Anmelder das Dienstleistungsverzeichnis in
„Veranlassung von Abbuchungen von einem Konto auf ein anderes Konto mit Hilfe mobiler Endgeräte“
geändert.
Bezug genommen worden. Darin wird ausgeführt, die Anmeldemarke weise beschreibend darauf hin, dass es sich bei den in Rede stehenden Dienstleistungen
um Tätigkeiten auf dem Gebiet von Abbuchungen von einem Konto auf ein anderes mittels mobiler Endgeräte, wie z. B. einem Handy, handele. Derartige Zahlungsmethoden seien schnell, kostengünstig und zuverlässig jederzeit durchzuführen. Ansonsten wird in dem Beanstandungsbescheid allgemein auf Internetseiten
der Firma A… verwiesen. Auf diesen wird ein Verfahren mit vielen
Anwendungen für die mobile Authentifizierung bei Bezahlvorgängen am Point of
Sale (POS) mit dem Namen „Matrix PicTAN“ vorgestellt. Die Firma wirbt u. a. damit, dass dieses System das bargeldlose Bezahlen nicht nur höchst komfortabel
mache, sondern vor allem auch absolut zuverlässig und fälschungssicher sei. Im
weiteren Text wird auch der Begriff „PicTAN“ in Alleinstellung verwendet.
Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der er
beantragt,
vor Absetzen einer Entscheidung einen Termin zur mündlichen
Verhandlung anzuberaumen.
In der Beschwerdebegründung wird ausgeführt, dass das Unternehmen A…
den Begriff
„PicTan“
zur Bezeichnung eines
von
ihr
vertriebenen
Verfahrens mit Zustimmung des Beschwerdeführers verwende, der ausweislich
des beigefügten Handelsregisterauszugs Geschäftsführer der Firma sei. Die Anmeldemarke bestehe zwar aus den unter Umständen freihaltungsbedürftigen Bestandteilen „Pic“ als Abkürzung für das englische Wort „picture“ und „Tan“ als Kürzel für den im Rahmen von Homebanking verwendeten Ausdruck „Transaktionsnummern“. In ihrer Gesamtheit seien sie jedoch als solches nicht ohne weiteres
erkennbar, zumal die Abkürzung für Transaktionsnummern aus Großbuchstaben
bestehe („TAN“) und sie zudem nicht als geläufig anzusehen sei. Daher erwecke
die in der Anmeldemarke vorkommende Buchstabenfolge „Tan“ eher den Eindruck
eines abgeschlossenen Wortes, nicht jedoch den einer Abkürzung. Es seien demzufolge komplizierte gedankliche Operationen notwendig, um der beanspruchten
Bezeichnung im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen eine beschreibende Bedeutung entnehmen zu können. An einer zum Nachdenken anregenden
sowie an einer neuartigen und sprachunüblichen Wortfolge bestehe jedoch kein
Freihaltungsbedürfnis.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
1. Der Beschwerdeführer hat zwar keinen konkreten Antrag auf Aufhebung des
angegriffenen Beschlusses gestellt. Ein solcher ist jedoch für die Zulässigkeit einer
Beschwerde nicht erforderlich. Fehlt ein Antrag, muss von einer Anfechtung des
Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 66, Rdnr. 33).
Eine mündliche Verhandlung war trotz des nicht hilfsweise gestellten Antrags seitens des Beschwerdeführers entbehrlich, da dem mit der Beschwerde verfolgten
Begehren entsprochen wurde (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage,
§ 78, Rdnr. 18). Im Übrigen erklärte sich der Vertreter des Beschwerdeführers auf
Nachfrage damit einverstanden, dass auf eine mündliche Verhandlung in diesem
Fall verzichtet wird.
2. Der Senat hält die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig,
so dass ihrer Eintragung nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegensteht. Hierbei ist von dem geänderten Dienstleistungsverzeichnis „Veranlassung von Abbuchungen von einem Konto auf ein anderes Konto mit
Hilfe mobiler Endgeräte“ auszugehen, da es sich lediglich um eine Konkretisierung
und nicht um eine unzulässige Erweiterung handelt.
Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann
einer Wortmarke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um
ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung
in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche
Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).
Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung jedoch gerecht. Weder kann ihr ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet
werden noch sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nicht als betriebliches
Unterscheidungsmittel verstanden wird.
a) Die englischsprachige Anmeldemarke lässt sich unabhängig von Groß- oder
Klein- bzw. Zusammenschreibung der beiden Bestandteile „Pic“ und „Tan“ als Gesamtbegriff
lexikalisch nicht nachweisen
(vgl. LEO-Wörterbuch unter
„http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§-
Hd…“; Abkürzungsverzeichnis unter „http://www.abkuerzungen.de/noresult.php?-
language=de&abbreviation=PicTAN“; Wikipedia unter „http://de.wikipedia.org/wiki-
/Spezial:Search?search=Pic+TAN&fulltext=Suche“). Das erste Element „Pic“ weist
die Bedeutungen „Foto“ und „Film“ auf (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 656). In der Praxis wird die vom englischen Wort
„picture“ (vgl. Pons, a. a. O., Seite 657) abgeleitete Abkürzung „Pic“ auch als Umschreibung für Bild gebraucht (vgl. LEO-Wörterbuch unter „http://dict.leo.org-
/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=Pic&relink=on“; Pixel-Quelle-Magazin unter „http://magazin.pixelquelle.de/fotokurs/Fotos_am_Computer_aufpeppen.php“; Google-Trefferliste unter
„http://www.google.de/search?hl=de&q=Pic&btnG=Google-Suche&meta=cr%3-
Dcoun…“).
Der weitere Bestandteil „Tan“ kann zwar u. a. auch mit „braun werden“ oder „Sonnenbräune“ übersetzt werden (vgl. Pons, a. a. O., Seite 930). Doch in Verbindung
mit der angemeldeten Dienstleistung liegt die Interpretation als Kürzel für „Trans
Action Number“
(vgl. Abkürzungsverzeichnis unter
„http://www.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=TAN&language=de&style=stan…“) oder „Transaktionsnummer“ (vgl. Wikipedia unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsnummer“) sehr viel näher. Es handelt sich hierbei um ein Einmalpasswort, das im
Rahmen des Onlinebanking zur Anwendung kommt. Gerade heutzutage werden
Bankgeschäfte vermehrt per Datenfernübertragung (z. B. Internet oder Direkteinwahl bei der Bank) abgewickelt, bei der die TAN die Funktion einer
elektronischen Unterschrift übernimmt (vgl. Wikipedia unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Banking“). Die von der angemeldeten Dienstleistung
angesprochenen Verkehrskreise müssen mit den Grundbegriffen des Electronic
Banking vertraut sein, so dass ihnen die Bedeutung des Bestandteils „Tan“
bekannt sein wird. Hierbei spielt die Groß- oder Kleinschreibung entgegen der
Auffassung des Beschwerdeführers keine Rolle, da die Buchstabenfolge als
solche klar erkennbar bleibt und der Verkehr - wie sich auch den Fundstellen im
Internet entnehmen lässt (vgl. Abkürzungsverzeichnis unter „http://www.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=Tan&language=de&style=stand…“ und „http:-
//www.abkuerzungen.de/result.php?abbreviation=tan&language=de&style-
=stand…“) - der Schreibweise kaum maßgebliche Bedeutung beimessen wird.
Insgesamt vermittelt die Anmeldemarke damit den Sinngehalt „Picture Trans Action Number“, „Foto-Transaktionsnummer“ oder „Bild-Transaktionsnummer“.
b) Nach den Recherchen im Internet konnte festgestellt werden, dass die
Bezeichnung
„PicTAN“
lediglich
von
der
Firma B…
in Verbindung mit der angemeldeten Dienstleistung verwendet wird. Auch Recherchen nach der Anmeldemarke in Groß- bzw. Kleinschreibung oder - aufgrund der
konkreten Darstellung nicht fernliegend - mit Leerzeichen im Internet führten immer wieder zu der oben genannten Firma. Es wurden zwar weitere Fundstellen
ermittelt, doch wiesen sie keinen Bezug zu der beanspruchten Tätigkeit auf.
Die
B…
gebraucht
die
Anmeldemarke
konkret
in
Zusammenhang mit einem mobilen Authentifizierungssystem zum bargeldlosen
Bezahlen am POS. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kunde mit einem
Anruf bei seinem Kreditinstitut sein Kontingent an PicTANs - immer maximal drei
auf einmal, die er sich als einzelne Bild-SMS auf sein Handy oder PDA schicken
lässt - ordert (vgl. Infoseiten des Unternehmens unter „http://www.matrixsolutions.de/pp_process.html“). Demzufolge sollen die beiden Bestandteile der Anmeldemarke andeuten, dass die TAN im Rahmen des Short Message Service (vgl.
Wikipedia unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Sms“) nicht in Textform als Folge einzelner Ziffern, sondern als komplettes Bild an den Kunden auf sein Handy übermittelt wird.
Die teilweise beschreibende Verwendung des Begriffs „PicTAN“ durch die Firma
(„Ist ein PicTAN verbraucht, wird dem Kunden automatisch ein neuer PicTAN zugesandt.“) schließt die Eignung der Anmeldemarke, vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden, nicht aus.
Zum einen wird ein unbefangener Verbraucher die Bezeichnung „PicTan“ nicht
ohne weiteres als eindeutig beschreibende Angabe ansehen. Sie kann auch die
Vorstellung hervorrufen, dass ein Bild und eine TAN übermittelt werden, die TAN
bildlich ausgestaltet oder in einem, weitere Elemente aufweisenden Bild enthalten
ist. Auch ist die Verknüpfung der Begriffe „Bild“ einerseits und „Transaktionsnummer“ bzw. „Passwort/Geheimnummer“ andererseits nicht aus sich heraus verständlich, sondern regt zum Nachdenken an. Dies vor allem auch deshalb, weil bei
der angemeldeten Dienstleistung nicht die Übermittlung eines zur Betrachtung
gedachten Bildes, sondern die Bereitstellung eines Passwortes oder einer Geheimnummer in einem eigentlich für Bilder gedachten Format im Vordergrund
steht. Zudem ist gerade in Zusammenhang mit der beanspruchten Tätigkeit eine
eindeutige Sinninterpretation nur bedingt möglich. Unter Veranlassung von Abbuchungen von einem Konto auf ein anderes Konto mit Hilfe mobiler Endgeräte fallen vielfältige Aktionen, bei der die Übersendung einer TAN nicht im Mittelpunkt
steht. Insofern bedarf es zusätzlicher Überlegungen, um der Anmeldemarke einen
offensichtlichen Sachhinweis entnehmen zu können. Die Unterscheidungskraft ist
jedoch umso eher zu bejahen, je unklarer und verschwommener eine mögliche
Gesamtaussage erkennbar wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 92).
Zum anderen ist die Möglichkeit, mit Hilfe einer SMS eine TAN zu erhalten und mit
dieser anschließend einen Zahlungsvorgang durchzuführen, noch nicht weit verbreitet. So verschickt nach den bisher vorliegenden Rechercheergebnissen die
Postbank per SMS TANs zur Abwicklung von Überweisungsvorgängen. Hierfür
wird jedoch die Bezeichnung mTAN oder SMSTAN verwendet (vgl. Wikipedia unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsnummer“). Der Begriff „PicTan“ ist in
diesem Zusammenhang nicht gebräuchlich. Die Verwendung durch die B…
kann
hierbei
unberücksichtigt
bleiben,
da
sie
dem
Anmelder zuzurechnen ist. Wie sich aus dem der Beschwerdebegründung beigefügten Handelsregisterauszug vom 10. August 2004 ergibt, ist er Geschäftsführer der
C…,
die
derum
persönlich
haftende
Gesellschafterin
der
wie-
B…
ist. Laut Gesellschaftsvertrag darf er
Insichgeschäfte abschließen und
könnte
somit
die
Marke
auch
auf
die
B…
übertragen oder ihr eine Lizenz einräumen. Somit ist unabhängig von der
Schreibweise ein Allgemeininteresse an der Bezeichnung „PicTan“ zu verneinen.
Diese Tatsache spricht ebenfalls für die Unterscheidungskraft der Anmeldemarke
(vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN).
Die Anmeldemarke ist damit als „sprechendes“ Zeichen anzusehen, das in noch
ausreichendem Umfang als eigenartig und damit unterscheidungskräftig erscheint.
3. Wie sich aus den bereits bei der Unterscheidungskraft erwähnten Fundstellen
ergibt, benötigen die Mitbewerber des Anmelders die gegenständliche Bezeichnung nicht. Des Weiteren sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass in Zukunft ein solches Freihaltungsbedürfnis entstehen wird. Insofern liegen auch die
Voraussetzungen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht
vor.
Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde
stattzugeben war.
gez.
Unterschriften