BPatG Beschluss vom 25.04.2007 – 28 W (pat) 22/07

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 22/07

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

25. April 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 398 62 279

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 25. April 2007 unter Mitwirkung …

beschlossen:

1. Das Beschwerdeverfahren ist bezüglich des Widerspruchs

aus der Marke 287 640 erledigt.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) (A…

GmbH & Co. KG) wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 29. März 1999 für diverse Waren der Kl. 2, 6, 19 und 27 eingetragene Marke „SKS“ ist Widerspruch erhoben worden aus:

a)

der für Waren der Kl. 6 geschützten Wort-Bild-Marke 287640 „BKS“

b)

und der mit Anmeldetag zum 1. Januar 1995 seit dem 28. September 1995

für Waren der Kl. 6 eingetragenen Marke 394 08 782 „SKS“, die im Laufe des Beschwerdeverfahrens wegen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr mit Verfügung

vom 26. Oktober 2005 und Wirkung zum 30. Januar 2005 gelöscht worden ist.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2004 hatte die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts beide Widersprüche zurückgewiesen, da zwischen

den Vergleichsmarken mangels Marken- bzw. Warenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Beide Widersprechende haben diesen Beschluss mit der Beschwerde angegriffen

und verfolgen ihr Begehren auf Löschung der angegriffenen Marke weiter.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Markeninhaberin erstmals gegenüber

beiden Widersprechenden die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 MarkenG

erhoben, gleichzeitig aber auch das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke

beschränkt, worauf die Widersprechende zu 1) den Widerspruch zurückgenommen hat. Die Widersprechende zu 2) hält ihren Widerspruch aufrecht, den sie

nach Erlöschen der ursprünglichen Widerspruchsmarke nunmehr unter Hinweis

auf Art. 34 Abs. 2 GMV auf die gleichlautende Gemeinschaftsmarke

EU 0038300015 „SKS“ stützt, die mit Anmeldetag vom 12. Mai 2004 und einem

sogenannten Senioritätsvermerk auf die Widerspruchsmarke zu 2) seit dem

3. August 2005 eingetragen ist. Zur Nichtbenutzungseinrede hat sie keine Stellung

genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie den Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem die Beschwerde der Widersprechenden zu 1) durch Rücknahme des

Widerspruchs erledigt ist, war nur noch über die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) zu entscheiden, die schon deshalb nach Art. 43 Abs. 1 letzter Satz

i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG zurückzuweisen war, weil auf die von der

Markeninhaberin in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung weder

eine Benutzung glaubhaft gemacht noch überhaupt etwas zur Benutzung des Zeichens „SKS“ vorgetragen worden ist. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass

die Widersprechende zu 2) nach Erlöschen der ursprünglichen Widerspruchsmarke das Verfahren nunmehr unter Inanspruchnahme der sog. Seniorität nach

Art. 34 Abs. 2 GMV mit ihrer weitgehend identischen Gemeinschaftsmarke fortsetzen möchte, da hiervon - die Zulässigkeit einer solchen Verfahrensweise einmal

unterstellt - weder die maßgebliche Benutzungsschonfrist noch die hier relevanten

Benutzungsfristen berührt werden.

Für den Senat ist in diesem Zusammenhang allerdings bereits zweifelhaft, ob die

Regelung des Art. 34 Abs. 2 GMV überhaupt auf ein anhängiges nationales Kollisionsverfahren übertragen werden kann, d. h. ob die Widersprechende zu 2) das

Verfahren nach Erlöschen der nationalen Widerspruchsmarke tatsächlich mit der

vermeintlich an deren Stelle getretenen Gemeinschaftsmarke fortsetzen konnte

oder ob nicht der Widerspruch aus der deutschen Marke 394 08 782 „SKS“ durch

die Löschung dieser Marke im Jahre 2005 nach § 47 Abs. 6 MarkenG wegen

Nichtbezahlung der Verlängerungsgebühr mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer nachträglich unzulässig geworden ist (vgl. BPatGE 4, 90, 92; 24, 112, 115;

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 42 Rdn. 51: Wegfall der Widerspruchsmarke führt zur nachträglichen Unzulässigkeit des Widerspruchs). Zu der Frage,

ob - und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen im Einzelnen - Art. 34 GMV

(der primär auf das Verfahren vor dem europäischen Markenamt zugeschnitten

ist) in Fällen der Inanspruchnahme einer Seniorität eine Fortsetzung des nationalen Widerspruchsverfahrens ermöglicht, enthält das deutsche Recht keine Regelung. § 125 c MarkenG bezieht sich nicht auf das Widerspruchsverfahren, sondern

eröffnet nur die Möglichkeit, in einem gesonderten Verfahren die nachträgliche

Feststellung der Ungültigkeit derjenigen nationalen Marke zu betreiben, deren

Rechtsstatus nach Art. 34 Abs. 2 GMV unter dem Dach einer Gemeinschaftsmarke aufrechterhalten wird. Schon allein wegen des Fehlens deutscher Umsetzungsvorschriften zu Art. 34 GMV für das deutsche Widerspruchsverfahren hat

der Senat Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs bei der jetzigen

Verfahrenslage (so auch Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage,

§ 42 Rdn. 7 gegen BPatG 27 W (pat) 106/04).

Letztlich können diese Fragen jedoch dahingestellt bleiben, da die Beschwerde

aus Gründen fehlender Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung keinen Erfolg haben kann. Zur Bedeutung der Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin

ist Folgendes zu bemerken:

Artikel 34 Abs. 3 GMV und dessen Umsetzung in § 125 c MarkenG eröffnen die

Möglichkeit, auch nach dem Erlöschen der nationalen Marke eine nachträgliche

gerichtliche Feststellung über deren Ungültigkeit wegen Verfalls zu erreichen und

auf diese Weise die Wirkungen des Art. 34 GMV zu beseitigen. Dass eine solche

Feststellung jedenfalls dann begründet ist, wenn - wie hier - der Verfall der nationalen Marke bereits vor Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingetreten ist, ist

nach dem Wissen des Senats weder in Rechtsprechung noch in der Literatur

streitig. Wenn es nach den genannten Vorschriften zulässig ist, wegen Verfalls der

nationalen Marke diese Marke und damit auch die Wirkungen von Art. 34 Abs. 2

GMV vollständig und endgültig zu beseitigen, so muss es erst recht in einem Widerspruchsverfahren, das zunächst aus einer deutschen Marke betrieben und

nach deren Erlöschen mit Rücksicht auf den Bestand einer Gemeinschaftsmarke

gestützt auf Art. 34 Abs. 2 GMV fortgesetzt wurde, möglich sein, die Verfallsvoraussetzungen nur inter partes, nämlich einredeweise gegenüber dem Widerspruch

geltend zu machen. Soweit in der Literatur vereinzelt die Möglichkeit in Betracht

gezogen wird, dass an die Stelle der Benutzungsschonfrist der nationalen Marke

nach nationalem Recht die Benutzungsschonfrist für die Gemeinschaftsmarke

treten könnte, wird das nur für den Fall vertreten, dass die Benutzungsschonfrist

der nationalen Marke - anders als hier - im Zeitpunkt der Eintragung der Gemeinschaftsmarke noch nicht abgelaufen war (vgl. Eisenführ/Schennen, GMV 2003,

Art. 34 Rdn. 28 ff. (30)).

Damit ergibt sich folgendes Bild: Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die ursprüngliche deutsche Widerspruchsmarke „SKS“ hatte mit deren Eintragung am

28. September 1995 begonnen und endete im September 2000, also noch vor

Anmeldung der Gemeinschaftsmarke „SKS“ am 12. Mai 2004 und vor dem Erlöschen der Widerspruchsmarke im Jahre 2005. Die Markeninhaberin hat sich im

Jahre 2005, d. h. lange nach Ablauf der Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke und damit in zulässiger Weise einredeweise auf die Nichtbenutzung

der nationalen Marke berufen, ohne dass die Widersprechende zu 2) hierauf in

irgendeiner Weise reagiert hätte, obwohl es ihre Aufgabe gewesen wäre, nunmehr

eine Benutzung des Zeichens „SKS“ für die Bundesrepublik Deutschland bzw.

- aus ihrer Sicht - ggfls. für einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

darzulegen. Selbst wenn man daher – mit der Widersprechenden zu 2) - annehmen wollte, dass bei der vorliegenden Ausgangslage eine Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens in der von der Widersprechenden zu 2) gewünschten Weise

überhaupt zulässig wäre, müsste der Widerspruch in jedem Fall gem. § 43 Abs. 1

letzter Satz MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen werden.

Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2) konnte daher keinen Erfolg haben.

gez.

Unterschriften