Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Beschluss vom 06.09.2007 – 5 W (pat) 19/06
5. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
5 W (pat) 19/06 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 202 21 188.6
(hier: Eintragungsantrag)
hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 6. September 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter
Baumgärtner und Dipl.-Phys. Dr. Hartung 08.05
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom
7. März 2006 aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 8. März 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Abzweigung aus der Europäischen Patentanmeldung Nr. 02 773 808.7, welches als Anmeldetag den 18. Oktober 2002 verzeichnet und die Priorität einer Anmeldung in den USA vom 19. Oktober 2001,
Aktenzeichen 60/343,660, in Anspruch nimmt, eingereicht worden unter der Bezeichnung:
„System für verbesserte Stromeinsparungen während des Betriebs im Voll-DTX-
Modus in der Abwärtsrichtung“.
Mit Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 3. August 2005 wurde die Eintragungsfähigkeit verneint, weil die zehn angemeldeten Schutzansprüche zwar formal auf eine Benutzervorrichtung und auf ein System gerichtet seien; gemessen
an objektiven Gesichtspunkten werde jedoch ein Verfahren beansprucht, welches
gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG ausdrücklich vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sei.
Dem hat der Vertreter der Anmelderin mit Eingabe vom 8. Dezember 2005 widersprochen; Gegenstand der Anmeldung sei eine Sache und kein Verfahren, dass in
den Schutzansprüchen auch eine Arbeitsweise der Vorrichtung zum Ausdruck
komme, ändere hieran nichts.
Daraufhin wurde die Anmeldung durch Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom
7. März 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das in der Anmeldung
zum Ausdruck gebrachte Schutzbegehren ausschließlich Gegenstände betreffe,
die dem in § 2 Nr. 3 GebrMG geregelten Schutzausschluss für Verfahren unterfielen.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes wird aufgehoben.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.
In ihrer Beschwerdebegründung führt die Anmelderin aus, dass die vorliegende
Anmeldung nicht unter den Schutzausschließungsgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG
falle. Sie betreffe insbesondere eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung bzw ein industriell herstellbares und gewerblich einsetzbares
System und falle somit unter die Kategorie der Vorrichtungsansprüche. In den Ansprüchen seien explizit einzelne Organe (Einheiten) genannt, die anspruchsgemäß auf eine klar definierte Weise miteinander in Beziehung stehen. Durch die
Angaben zur Konfiguration der Einheiten werde eine Anordnung der Einheiten und
Module erläutert, ohne dass ein Konfigurierverfahren beansprucht wird. Auch sei
die Technizität des Anmeldungsgegenstandes gegeben. Die Beanstandung der
Gebrauchsmusterstelle und die Zurückweisung der Gebrauchsmusteranmeldung
seien rechtsfehlerhaft, die Gegenstände der Ansprüche seien nicht als Verfahren
vom Gebrauchsmusterschutz auszuschließen.
Die geltenden Schutzansprüche lauten:
1. CD-Vielfachzugriffs-Benutzereinrichtung (UE) mit:
einer Vorverarbeitungseinheit (106), die konfiguriert ist, um zu
bestimmen, ob ein empfangenes Signal einen gültigen Transport- Format- Kombinations- Index- (TFCI) Code enthält;
einer mit der Vorverarbeitungseinheit gekoppelten Detektionseinheit (112), die konfiguriert ist, um einen gültigen TFCI zu
lesen und festzustellen, ob dieser ein Spezial-Burst (SB) ist;
und
einer mit der Detektionseinheit gekoppelten Lerneinheit (114),
die konfiguriert ist, um zu bestimmen, wann Daten übertragen
werden, und um ein entsprechendes Ein/Aus-Schaltsignal zu
erzeugen.
2. Benutzervorrichtung nach Anspruch 1, worin die Vorverarbeitungseinheit des weiteren umfasst: eine Code- Leistungsschätzungseinheit (102), die konfiguriert ist, um die Leistung
des Signals zu schätzen.
3. Benutzervorrichtung nach Anspruch 2, worin die Vorverarbeitungseinheit des Weiteren eine Burst-Qualitätsschätzungseinheit (104) umfasst, die konfiguriert ist, um die empfangene
Qualität des empfangenen Signals zu schätzen.
4. Benutzervorrichtung
nach
Anspruch 1,
worin
die
Detektionseinheit des Weiteren eine Einheit zur Detektion des
DTX-Endes (108) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen
TFCI zu lesen und zu identifizieren, ob gerade Daten übertragen werden.
5. Benutzervorrichtung nach Anspruch 4, worin die Detektionseinheit (112) des Weiteren eine Spezial-Burst-Detektionseinheit (110) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen
TFCI zu lesen und zu identifizieren, ob es sich um einen Spezial-Burst handelt, der einen Voll-DTX anzeigt.
6. Zeitduplex-CD-Vielfachzugriffs-Kommunikationssystem
zur
Stromeinsparung während der diskontinuierlichen Übertragung (DTX); umfassend:
eine Vorverarbeitungseinheit (106), die konfiguriert ist, um zu
bestimmen, ob ein empfangenes Signal einen gültigen Transport-Format-Kombinations-Index-(TFCI)-Code enthält;
eine Detektionseinheit (112), die konfiguriert ist, um einen
gültigen TFCI zu lesen und um zu bestimmen, ob dieser ein
Spezial-Burst (SB) ist;
eine Lerneinheit (114), die konfiguriert ist, um zu bestimmen,
wann Daten übertragen werden, und um die Empfängerverarbeitung für alle Codes und Zeitschlitze, die nicht verwendet
werden, an- und auszuschalten.
7. System nach Anspruch 6, worin die Vorverarbeitungseinheit (106) des Weiteren eine Code-Leistungsschätzungseinheit (102) umfasst, die konfiguriert ist, um die Leistung des
empfangenen Signals zu schätzen.
8. System nach Anspruch 7, worin die Vorverarbeitungseinheit (106) des Weiteren eine Burst-Qualitätsschätzungseinheit (104) umfasst, die konfiguriert ist, um die Qualität des
empfangenen Signals zu schätzen.
9. System nach Anspruch 6, worin die Detektionseinheit (112)
des Weiteren eine Einheit zur Detektion des DTX-Endes (108)
umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen TFCI zu lesen
und zu identifizieren, ob gerade Daten Übertragen werden.
10. System nach Anspruch 9, worin die Detektionseinheit (112)
des Weiteren eine Spezial-Burst-Detektionseinheit (110) umfasst, die konfiguriert ist, um den gültigen TFCI zu lesen und
zu identifizieren, ob es sich um einen Spezial-Burst handelt,
der einen Voll-DTX anzeigt.
Wegen der übrigen Unterlagen wird auf den Inhalt der Akten des Beschwerdeverfahrens Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist begründet.
Die nach § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG für die Eintragung vorausgesetzten Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG sind erfüllt. Der angemeldete Gegenstand, für den
im Umfang der ursprünglich eingereichten Schutzansprüche 1 bis 10 die Eintragung begehrt wird, stellt kein Verfahren dar, das gemäß § 2 Abs. 3 GebrMG vom
Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen wäre.
Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Informationstechnik anzusehen mit mehrjähriger Erfahrung auf den Gebieten der Kommunikationssysteme
mit insbesondere CD-Vielfachzugriffs-Benutzereinrichtungen.
1. Zu Recht ist die Gebrauchsmusterstelle zwar bei ihrer Prüfung auf Eintragungsfähigkeit - insbesondere auf Vorliegen des Schutzausschließungsgrundes
nach § 2 Abs. 3 GebrMG - davon ausgegangen, dass die Anspruchskategorie, in
die eine Erfindung einzuordnen ist, nicht der Wahl des Anmelders unterliegt, sondern sich nach objektiven Gesichtspunkten bestimmt (BPatGE 8, 136, 139); es
kommt darauf an, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (vgl.
BGH Mitt. 2001, 553, 556 - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Auch muss eine
Gebrauchsmusteranmeldung insgesamt den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, so dass mit ihr neben einer Vorrichtung nicht gleichzeitig ein Verfahren beansprucht werden darf (BGH GRUR 1997, 360, 362 - Profilkrümmer). Ebenso mag
ein Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem Speichermedium als ein
Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches gelten und die Lehre eines Arbeitsverfahrens zum Gegenstand haben (BPatG BlPMZ 2000, 387, 390 -
Digitales Speichermedium).
Vorliegend greift die Sichtweise der Gebrauchsmusterstelle jedoch zu kurz, dass
der Gegenstand der Anmeldung in erster Linie eine Soft- und Firmware in formaler
Einkleidung einer Vorrichtung oder eines Systems beansprucht, eine solche Soft-
und Firmware, die wie z. B. im vorliegenden Fall die Steuerung eines drahtlosen
Kommunikationssystems übernimmt, habe zwingend die Lehre eines Arbeitsverfahrens zum Gegenstand, eine sichtbare, strukturelle Änderung dieser Vorrichtung
werde hierdurch nicht gelehrt.
Nachdem sich die Anspruchskategorie, in die eine Erfindung einzuordnen ist, einerseits nach objektiven Gesichtspunkten und andrerseits nach den für die einzelnen Kategorien entwickelten, anerkannten Definitionen bemisst, ist auch mit Hilfe
der bestehenden Definition zu prüfen, ob Gegenstand der Anmeldung nicht etwa
statt eines Arbeitsverfahrens die Arbeitsweise einer Vorrichtung ist, letztere beschreibt das vorbestimmte In-Wirkung-Treten der einzelnen Vorrichtungsteile
(Funktionsablauf) und fällt in die Kategorie der Sachpatente (BPatGE 8, 136).
Nicht nur Vorrichtungen und ihre Organe, sondern auch deren Funktionsablauf
müssen begrifflich und der Kategorie nach von einem Verfahren streng getrennt
werden, gemäß der vorgenannten Entscheidung geht es nicht an, Vorrichtungen
und den Funktionsablauf ihrer Organe als Arbeits- oder Herstellungsverfahren zu
bezeichnen. Nach der Entscheidung BPatGE 8, 136, 139 lassen sich die objektiven Gesichtspunkte für Entscheidungen über die Patentkategorie wie folgt zusammenfassen: Handelt es sich bei der Erfindung um Arten und Reihenfolgen von
Einwirkungen auf vorhandene Substrate oder um Tätigkeiten an vorhandenen
Substraten, so ist das Schutzbegehren objektiv als auf ein Verfahren (Herstellungs- oder Arbeitsverfahren) gerichtet, anzusehen. Geht es dagegen bei Erfindungen um Organe von Vorrichtungen oder um das bestimmungsgemäße Tätigwerden dieser Organe, durch die - ggf. auch - Einwirkungen oder Tätigkeiten eines
Verfahrens herbeigeführt werden sollen, so ist objektiv eine Vorrichtung als Gegenstand des Schutzbegehrens anzusehen.
Letzteres - es geht bei der Erfindung des vorliegenden Gebrauchsmusters um Organe von Vorrichtungen und um das bestimmungsgemäße Tätigwerden dieser
Organe - trifft auf die Gegenstände der Schutzansprüche, insbesondere die Gegenstände des Schutzanspruchs 1 und des Schutzanspruchs 7 zu. Beansprucht
sind Organe von Vorrichtungen (Benutzereinrichtung resp. Benutzervorrichtung
und Kommunikationssystem, Vorverarbeitungseinheit, Detektionseinheit, Lerneinheit, Code-Leistungsschätzungseinheit etc.), die bestimmungsgemäß tätig werden
(…konfiguriert, um zu bestimmen…). Ob die solcherart beanspruchte Konfiguration mittels Soft- oder Firmware oder wie auch immer erfolgt, ist nicht relevant, vgl.
dazu - wenn auch vorrangig bzgl. der Technizität - BGH BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung: Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter
Weise programmtechnisch eingerichtet (konfiguriert) ist.
Es geht bei der Konfiguration der vorgenannten Organe auch nicht um eine Benutzerein(vor)richtung bzw. ein Kommunikationssystem, die sich hauptsächlich
durch seine Soft- und Firmware von anderen Organen unterscheiden. Vielmehr
werden mit den erfindungsgemäßen Konfigurationen Eigenschaften der Vorrichtungs-Organe, wie Vorverarbeitungseinheit, Detektionseinheit, Lerneinheit, Code-
Leistungsschätzungseinheit, bestimmt, die ein In-Wirkung-Treten der einzelnen
Vorrichtungsteile (Funktionsablauf) festlegen und einstellen. Der Fachmann sieht
hier im Vordergrund der Lehre die dadurch definierte Eigenschaft einer Vorrichtung. Dem entsprechend wird auch in BPatG, Beschluss 5 W (pat) 11/01 vom
21. März 2003 - Signalfolge bzgl. der eintragungsfähigen Schutzansprüche argumentiert, die diesbezügliche Begründung wird durch die BGH-Entscheidung
BGHZ 158, 142 - Signalfolge bestätigt.
Ob und inwieweit die genannten Organe von Vorrichtungen bei ihrem bestimmungsgemäßen Tätigwerden auch Einwirkungen oder Tätigkeiten eines Verfahrens herbeiführen (vgl. in den Schutzansprüchen z. B. Transport- Format- Kombinations- Index- (TFCI) Code lesen, Burst feststellen, Schaltsignal erzeugen), spielt
dabei keine Rolle. Wie bereits im Zurückweisungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle festgestellt wird, sind Verfahrensmerkmale in Vorrichtungsansprüchen
nicht von vorne herein ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 1997, 892 - Leiterplattennutzen und ergänzend BPatG Beschluss 5 W (pat) 402/03 v. 2. Juni 2004, referiert bei Winterfeldt, GRUR 05, 466). Die in den Schutzansprüchen verwendete
Formulierung „… die konfiguriert ist, um zu…“ ist, wie oben dargetan, so zu verstehen, dass die Vorrichtung für eine bestimmte Arbeitsweise ausgelegt sein soll;
dies gibt dem Fachmann eine nachvollziehbare Lehre für den technischen Aufbau
(Konfiguration) der beanspruchten Vorrichtung, ohne dass - jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang - die eigentliche Erfindung nur auf eine Arbeitsweise allein oder gar nur auf Verfahrenstätigkeiten gerichtet ist. Auch die in BPatGE 8, 136
genannten Kriterien für ein Arbeitsverfahren: ein Objekt, eine veränderungsfreie
Einwirkung auf das Objekt, und ein Ziel eines Arbeitsprozesses, treffen zumindest
nicht in ihrer Gesamtheit auf die Gegenstände der Schutzansprüche zu. Vielmehr
dienen entsprechende Merkmale in den Schutzansprüchen, falls solche im vorliegenden Fall überhaupt als Verfahrenstätigkeiten oder -schritte zu bezeichnen sind,
der Kennzeichnung einer (gegenständlichen) Vorrichtung (vgl. dazu Bühring,
Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 2 Rn. 46, 40, 51, 53, 55 m. w. N.).
Die vorliegenden Schutzansprüche 1 bis 10 beschreiben somit Vorrichtungen mit
bestimmten Eigenschaften, die einem Gebrauchsmusterschutz grundsätzlich zugänglich sind.
2. Es besteht kein Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Mit ihrer Prüfung, ob der beanspruchte Gegenstand als „Verfahren“ vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist, hat die Gebrauchsmusterstelle keinen
Rechtsfehler begangen.
Die Prüfungspflicht, ob der Ausschließungsgrund u. a. nach GebrMG § 2 Abs. 3
vorliegt, ergibt sich aus GebrMG § 8 Absatz 1 und ist unbestritten, vgl. Benkard,
Als Kriterium für die Prüfung, ob ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Arbeitsverfahren beansprucht wird, hat sich die Gebrauchsmusterstelle zu
Recht mit der Frage auseinandergesetzt, was bei der beanspruchten Lehre im
Vordergrund steht (s. o. BGH - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Denn die Anspruchskategorie unterliegt, wie zuvor bereits ausgeführt, nicht der freien Wahl
des Anmelders, sondern bestimmt sich nach objektiven Gesichtspunkten. Ein
Rechtsfehler ist dabei nicht erkennbar.
Wenn der Senat bei der Beurteilung anhand des Kriteriums, was bei der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht, letztlich zu einem anderen Ergebnis
kommt, dann rechtfertigt dies keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr
(BPatGE 19, 129; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 73 Rdnr. 127).
Müllner
Baumgärtner
Dr. Hartung
Pr