BPatG Beschluss vom 12.09.2007 – 32 W (pat) 125/05

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 125/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 25 514

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa

und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 12. September 2007 08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und

Markenamts

vom

8. Dezember 2004

und

vom

14. September 2005 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs

aus der Marke 300 80 977 die teilweise Löschung der Marke

301 25 514 für die Waren „Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 300 80 977 wird auch insoweit

zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Ferrero Happy Time

ist am 6. Juni 2001 für die Waren

„Milchdesserts; Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis; nichtalkoholische Getränke; Milchmischgetränke; Erfrischungsgetränke“

unter der Nummer 301 25 514 in das Register eingetragen worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der unter der Nummer 300 80 977

eingetragenen Wortmarke

happy time

deren Warenverzeichnis nach einer Teillöschung noch wie folgt lautet:

„Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse;

Gallerten (Gelees), im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffelprodukte für Nahrungszwecke; Kartoffelchips; Haselnuss-, Erdnuss-, Cashewkerne, Pistazienkerne und Mandeln; Snack-Riegel;

Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Mehle und Getreidepräparate, Brot,

Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Backmischungen.“

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Löschung

der jüngeren Marke für die Waren

„Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“

angeordnet und den Widerspruch im Übrigen wegen insoweit fehlender Warenähnlichkeit zurückgewiesen. Die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren

„Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ seien mit den für die Widerspruchsmarke

eingetragenen Waren „Kaffee, Tee, Snack-Riegel“ ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise mittlere Kennzeichnungskraft auf, da die Wortkombination

„happy time“ keine Produktmerkmale der Waren der Widerspruchsmarke beschreibe. Aufgrund der Bekanntheit von „Ferrero“ als Firmenname sei davon auszugehen, dass der Verkehr die jüngere Marke unter Vernachlässigung des Firmennamens nur mit „Happy Time“ benennen werde. Da dieser Bestandteil der

jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke identisch sei, bestehe zwischen den

Vergleichsmarken in Bezug auf die Waren „Speiseeis, Zubereitungen für Speiseeis“ eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat

sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Verfahren vor der

Markenstelle hat sie unter Berufung auf den Senatsbeschluss vom 31. März 2004

(32 W (pat) 104/02), bei dem sich die Marke „Kinder Happy Time“ der Markeninhaberin als Widerspruchsmarke und die Widerspruchsmarke des vorliegenden

Verfahrens als jüngere Marke gegenüber standen, und unter Hinweis auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 2. März 2005 im Widerspruchsverfahren betreffend die für die Markeninhaberin unter der Nummer 301 27 136 eingetragene Wortmarke „Happy Time“ geltend

gemacht, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Waren keine Ähnlichkeit

bestehe.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben,

soweit darin die Löschung der Marke 301 25 514 angeordnet

worden ist und den Widerspruch aus der Marke 300 80 977 in

vollem Umfang zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat keine Sachanträge gestellt und sich auch sonst weder

im Verfahren vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach

Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr

im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Anordnung der teilweisen Löschung

der angegriffenen Marke durch die Markenstelle nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG

konnte daher keinen Bestand haben. Der Widerspruch aus der Marke 300 80 977

war daher auch insoweit zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller

Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der

von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen

den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma;

GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238

(Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND;

GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR

2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006,

859, 860 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall

keine Verwechslungsgefahr.

Zwar ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass die beschwerdegegenständlichen Waren der jüngeren Marke „Speiseeis, Zubereitungen für

Speiseeis“ mit den für die Widerspruchsmarke u. a. eingetragenen Waren „Kaffee,

Tee, Snack-Riegel“ ähnlich sind. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, aus

dem Senatsbeschluss

im Verfahren 32 W (pat) 104/02 - Kinder Happy Time/

happy time - und dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen

Patent- und Markenamts

im Widerspruchsverfahren betreffend die Marke

301 27 136 ergebe sich auch für den vorliegenden Fall, dass zwischen den sich

gegenüberstehenden Waren keine Ähnlichkeit bestehe, kann dem nicht gefolgt

werden. Der Senat hat in dem genannten Beschluss lediglich festgestellt, dass

zwischen den für die damalige jüngere und jetzige Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse;

Brot“ keine Ähnlichkeit zu „Speiseeis“ und „Zubereitungen für Speiseeis“ besteht.

Die Ähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Waren war dagegen nicht Gegenstand des zitierten Senatsbeschlusses. Im Beschluss der Markenstelle betreffend die Marke 301 27 136 hat der Prüfer zwar die Ähnlichkeit von Waren, wie

sie sich hier gegenüber stehen, verneint, dies allerdings unzutreffend damit

begründet, dass angesichts der unterschiedlichen Beschaffenheit und Konsistenz

der Waren eine Übereinstimmung nur hinsichtlich der Vertriebsstätten bestehe,

was für die Annahme einer Warenähnlichkeit nicht ausreiche. Demgegenüber hat

die Erinnerungsprüferin in dem mit der vorliegenden Beschwerde angefochtenen

Beschluss vom 14. September 2005 überzeugend dargelegt, dass zwischen den

Vergleichswaren sowohl in Bezug auf die Herstellung, die Inhaltsstoffe als auch

den Verwendungszweck teilweise enge Berührungspunkte bestehen und daher

von einer Ähnlichkeit der Waren auszugehen ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese Ausführungen Bezug genommen.

Letztlich kommt es hierauf aber nicht entscheidend an. Denn angesichts der allenfalls sehr geringen Unterscheidungskraft der Wortkombination „Happy Time“, die

einerseits zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

führt und sich andererseits auf die Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren

Marke und damit auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken auswirkt, ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr jedenfalls auszuschließen.

Zwar ist die Wortkombination „happy time“ - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - nicht geeignet, Merkmale der betreffenden Waren unmittelbar zu

beschreiben. Jedoch stellt sich die Kombination „happy time“ mit der darin zum

Ausdruck kommenden Aussage „glückliche Zeit“ insbesondere in Bezug auf die für

die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Kaffee, Tee und Snack-Riegel“, die

nicht selten in einer Pause oder zum Abschalten konsumiert werden, lediglich als

eine die positiven Befindlichkeiten potentieller Konsumenten ansprechende,

werbemäßige Anpreisung dar

(vgl. BPatG BlfPMZ 2001, 155, 156 f.

- HAPPINESS; Ströbele

in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8

Rdn. 113). Damit kommt der Widerspruchsmarke nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu.

Bei dieser Sachlage ist dem Bestandteil „Happy Time“ aus Rechtsgründen auch

eine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Bedeutung abzusprechen

mit der Folge, dass eine - entsprechend der sog. „Prägetheorie“ (vgl. hierzu

Hacker, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 233 ff.) - auf die Übereinstimmung

der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in Bezug auf diesen

Bestandteil gestützte Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden kann.

Dass es sich bei dem weiteren Bestandteil der jüngeren Marke „Ferrero“ um eine

auf dem hier betroffenen Warensektor bekannte Herstellerangabe handelt, führt zu

keiner anderen Beurteilung. Zwar kann gerade die Bekanntheit einer Herstellerangabe oder Firmenbezeichnung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Verlagerung des prägenden Charakters auf die anderen Markenbestandteile ergeben, wenn sich der Verkehr hinsichtlich des Einzelprodukts an

anderen Kennzeichnungsmitteln orientiert (BGH GRUR 1996, 404, 406 - Blendax

Pep; GRUR 1996, 406, 407 JUWEL; GRUR 1997, 897, 898 f. - IONOFIL; GRUR

2001, 164, 166 - Wintergarten; GRUR 2002, 342, 344 ASTRA/ESTRA-PUREN;

GRUR 2003, 880, 882 - City Plus; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies gilt

indessen nicht, wenn diese weiteren, produktbezogenen Markenbestandteile - wie

hier - nur eine geringe kennzeichnende Wirkung entfalten (vgl. Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 9 Rn. 283 m. w. N.).

Allerdings kann nach der neueren Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr

zwar auch dann anzunehmen sein, wenn die jüngere Marke neben anderen

Elementen, wie beispielsweise neben dem Unternehmenskennzeichen einen mit

der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil enthält und dieser in dem

zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine

selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Dies setzt aber voraus, dass dem

in die jüngere Marke übernommenen Widerspruchszeichen zumindest eine

durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044

[Nr. 32 ff.] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz). Da im vorliegenden Fall die Widerspruchsmarke nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr auch nach diesen Grundsätzen aus.

In ihrer Gesamtheit geben die Vergleichsmarken keinen Anlass zu unmittelbaren

Verwechslungen, denn die jüngere Marke unterscheidet sich durch den Bestandteil „Ferrero“ hinreichend von der Widerspruchsmarke.

Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. MarkenG liegen nicht vor. Aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche ist der Bestandteil „happy time“ nicht als auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisendes Stammkennzeichen geeignet (Hacker,

in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 327). Der Beschwerde der Markeninhaberin

war daher stattzugeben.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Prof. Dr. Hacker

Kruppa

Dr. Kober-Dehm

Hu