Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Beschluss vom 10.10.2007 – 29 W (pat) 22/04
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
10. Oktober 2007
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 303 28 311.4
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2007 durch die Vorsitzende Richterin
Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenber
ger-Huber sowie den Richter am Oberla
ndesgericht Karcher 08.05
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für die Klasse 38 vom 27. November 2003 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
G r ü n d e
I.
Die Beschwerdeführerin ist infolge Umschreibung Rechtsnachfolgerin der Anmelderin W… AG geworden, die am 3. Juni 2003 die Wortmarke 303 28 311.4
Com.Spots
für die Waren - und Dienstleistungen der
Klasse 9:
Unbespielte und bespielte Datenträger; Computer-Software für die
Telekommunikation; Computer;
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse; Aufkleber; Stickers; Photographien;
Schreibwaren;
Klasse 36:
Finanzwesen, insbesondere Durchführen eines Micropayment für
die Nutzung des Internets;
Klasse 37:
Hardwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail,
Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen
und Voicemail;
Klasse 38:
Bereitstellung von Informationen und Daten über das Internet, insbesondere im Zusammenhang mit Telekommunikation;
Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanlagen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen;
Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen
und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; Bereitstellung
einer Plattform im Internet; die einem Nutzer die Möglichkeit gibt,
aus einer Vielzahl von Funktionen auszuwählen, wie beispielsweise Anrufbeantworter, Faxmail, Konferenzschaltung, Rückruf, Rufweiterleitung, Surfen im Internet, Datenverarbeitung, Voicemail,
Videokonferenz, Fernsehen, Radio oder einer Kombination aus
diesen Funktionen; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich zur Verfügung stellen eines Portals im Internet, über das ein
Surfen im Internet möglich ist;
Klasse 42:
Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen;
digitale Bildverarbeitung; softwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail; Programmierarbeiten an Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und
Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail;
Klasse 43:
Beherbergung und Verpflegung von Gästen; zur Verfügung stellen
eines räumlichen Bereichs, in dem auf ein WLAN zurückgegriffen
werden kann;
zur Eintragung angemeldet hat.
Die Markenstelle für die Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 27. November 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, das Zeichen sei mangels Unterscheidungskraft nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzfähig. Der Wortbestandteil
„Com“ sei eine Abkürzung für „commercial“, was im Englischen für „Werbung“ stehe. Bei dem Markenbestandteil „Spots“ handele es sich um einen englischen
Fachbegriff mit der Bedeutung „kurze Werbeeinblendung“. Der Verkehr werde
deshalb das Zeichen „Com.Spots“ lediglich als inhaltliche Angabe nicht jedoch als
unternehmensbezogenen Herkunftshinweis dahin verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleitungen bei der Produktion, dem Vertrieb und der
Ausstrahlung von Werbesendungen Verwendung finden. Darüber hinaus sei auch
ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, da in Ansehung
der weltweiten Verflechtung auf dem betroffenen Sektor die Benutzung der Kurzform „Com.Spots“ für den Begriff „commercial spots“ offenstehen müsse.
Gegen diesen am 5. Dezember 2003 zugestellten Zurückweisungsbeschluss hat
die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2003 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der angemeldeten Wortfolge ein Schutzhindernis nicht entgegenstehe. Der Wortfolge komme Unterscheidungskraft zu. Der
Verkehr verstehe das Zeichen nicht als Abkürzung in Verbindung mit einem englischen Wort; vielmehr assoziiere der Verkehr für die angemeldeten Waren- und
Dienstleistungen eine Art Internetadresse mit einer Second-Level-Domain und einer Top-Level-Domain, die durch den „.“(dot) voneinander getrennt seien. Der Verkehr vermute u. U. eine neue Top-Level-Domain „spots“. Das angemeldete Zeichen sei ein verschwommener Begriff, der den Verkehr zum Nachdenken anrege.
Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit sei eine Unterscheidungskraft des Zeichens zu bejahen. Auch die Recherche des Amtes habe ergeben, dass lediglich der Begriff
„Commercial Spot“ im Verkehr verwendet werde, nicht jedoch das vorliegend konkret angemeldete Zeichen „Com.Spots“. Aus dem Wörterbuch Duden Oxford ergebe sich, dass der Begriff „commercial spot“ keinen Eingang in die englische Sprache gefunden habe.
Auch ein Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben.
Aufgrund der Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit liege keine im Vordergrund stehende waren- bzw. dienstleistungsbezogene beschreibende Aussage
vor, deren freie Verwendung für den Verkehr sichergestellt werden müsse. Eine
Mehrdeutigkeit des Zeichens ergebe sich auch daher, dass die Markenstelle ursprünglich den Zeichenbestandteil „Com“ als Abkürzung für „communication“ gewertet habe und erst im angefochtenen Beschluss dieser Zeichenbestandteil als
inhaltsbeschreibende Bedeutung für die Abkürzung des Begriffes „commercial“ gewertet worden sei.
Schließlich sei im vorliegenden Fall gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Rückzahlung
der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angezeigt, weil der angefochtene
Beschluss vom 27. November 2003 auf Erwägungen gestützt worden sei, die im
Zwischenbescheid der Markenstelle vom 3. September 2003 keine Erwähnung gefunden hätten, und zu denen die Anmelderin somit nicht habe Stellung nehmen
können. Wäre der Anmelderin ordnungsgemäß rechtliches Gehör zu den die Zurückweisung tragenden Gründen gewährt worden, hätte die Anmelderin die Bedenken der Markenstelle ausräumen können, dass ein Beschwerdeverfahren entbehrlich geworden wäre.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
1. den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung vom
10. Oktober 2007 hat die Beschwerdeführerin das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke begehrt wird, auf folgende Waren und Dienstleistungen eingeschränkt:
Klasse 9:
Unbespielte Datenträger; Computer;
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse; Aufkleber; Stickers; Photographien;
Schreibwaren;
Klasse 36:
Finanzwesen, insbesondere Durchführen eines Micropayment für
die Nutzung des Internets;
Klasse 37:
Hardwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail,
Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen
und Voicemail;
Klasse 38:
Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanlagen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen;
Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen
und sonstigen akustischen und optischen Zeichen;
Klasse 42:
Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen;
digitale Bildverarbeitung.
II.
Die zulässige Beschwerde ist nach der in der mündlichen Verhandlung vom
10. Oktober 2007 erfolgten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.
Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen kommt dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.
Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h.
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - Fussball WM 2006; GRUR
2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2000, 332 - Radio von hier; GRUR 2000, 323
- Partner with the Best; GRUR 2000, 722 - LOGO).
Kann einer Wortmarke für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen
kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden
und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen
Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das im Verkehr - z. B. wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft
fehlt (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 1999, 1989 - YES; GRUR
2001, 735 - Test it). Enthalten Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren ohne Weiteres und ohne Unklarheiten
als solcher erfasst wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften ansieht (BGH GRUR
2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard;
GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 1999, 1089
- YES). Daran ändert auch nichts, dass die Wortbildung lexikalisch u. U. nicht
nachweisbar ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Dabei genügt es nicht, jedem der Bestandteile eines Zeichens eine mögliche beschreibende Bedeutung zuzumessen. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung festgestellt
werden
(EuGH GRUR 2004, 674
- POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680
- BIOMILD). Im Allgemeinen bleibt jedoch die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Ware bzw. Dienstleistungen beschreibt, für die
die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend (BPatG 25 W (pat) 56/05
- Ecologic Legal; EuGH GRUR 2004, 675 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680
- BIOMILD). Die Unterscheidungskraft einer aus Wörtern zusammengesetzten
Marke kann daher zwar partiell für jeden ihrer Begriffe und Bestandteile getrennt
geprüft werden. Die Unterscheidungskraft hängt im Ergebnis jedoch stets von einer Prüfung der Gesamtheit der Wortfolge ab (EuG, GRUR Int. 2005, 831
- Celltech, bestätigt durch EuGH C-273/05). Bei der Beurteilung ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Verkehr das verwendete Zeichen aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best).
Abzustellen ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise. Dabei ist
auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
und Dienstleistungen bzw. des Handels zu achten (BGH GRUR 2006, 850
- FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla).
Im vorliegenden Fall besteht das Zeichen aus den zwei Bestandteilen „Com“ und
„Spots“, getrennt durch einen Punkt.
Bei dem ersten Zeichenbestandteil „Com“ handelt es sich erkennbar um eine Abkürzung aus der englischen Sprache. Im Leipziger Wortschatz findet sich für den
Begriff „Com” eine Verwendung für die Bezeichnung “Kommunikation“, im Bereich
der Lexikologie als Top-Level Domain sowie im Bereich der Informatik für eine Reihe von Bedeutungen (http://wortschatz.uni-leipzig.de). Der Zeichenbestandteil wird
sowohl als technische Abkürzung für den Begriff „communication“, für den Begriff
„commercial“ aber auch für eine Reihe weiterer Begriffe wie z. B. „command“,
„common“, „compiler“, „complement“,„computer output micro fish“ „computer output microfilmer“ etc. verwendet (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen,
5. Aufl.; Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen - Akronyme der
Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung jeweils
zum Stichwort „com“). Er fungiert auch als Abkürzung für Begriffe wie „communication port“, „compact executable file“, „continuation of message” (Kajan, Information
Technology Encyclopedia and Acronyms; vgl. zur Verwendung im Bereich der Informationstechnologie auch Rosenbaum, Fachverzeichnis, Informationstechnologie von A - Z). Des weiteren ist für die Abkürzung die Bedeutung „component object model“ (www.abkürzungen.de zum Stichwort „com“) nachzuweisen.
Bei dem zweiten Zeichenbestandteil „spots“ handelt es sich um einen englischen
Begriff, der mit den Bedeutungen „Orte, Plätze, Flecke, Stellen“ ins Deutsche zu
übertragen ist (Der Kleine Eichborn, 4. Aufl., Wirtschaft und Wirtschaftsrecht Englisch-Deutsch zum Stichwort „spot“). Der Begriff „spot“ hat auch Eingang in die
deutsche Sprache gefunden. Dabei wird er gleichbedeutend mit der englischen
Bedeutung sowohl als Begriff für „Fleck, Ort“ wie auch als Synonym für einen Werbefilm und als Bezeichnung für eine Strahlerlampe verstanden (Duden, Deutsches
Universalwörterbuch, 6. Aufl.; http://www.wortschatz.uni-leipzig.de). Eine Internetrecherche hat auch in der täglichen Benutzung eine Verwendung des Begriffes für
Örtlichkeiten insbesondere für Sportveranstaltungen wie Surfen und Skaten ergeben. Auf das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internetrecherche wird Bezug genommen.
Anders als die Beschwerdeführerin meint sieht der Verkehr in dem Zeichen auf
Grund der durch den Punkt in zwei Bestandteile gegliederten Marke keinen Hinweis auf eine Internetadresse. Der maßgebliche angemessen aufmerksame und
verständige Durchschnittsverbraucher weiß, dass es keine Top-Level Domain
„spots“ gibt. Vielmehr wird durch den Punkt auf Anhieb erkennbar, dass es sich
bei dem ersten Zeichenbestandteil um eine Abkürzung handelt.
Dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit kann mit der Begründung der
Markenstelle aus dem angefochtenen Beschluss vom 27. November 2003 nicht
jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen
werden. Denn für den Verkehr ist das Zeichen nicht als Abkürzung für „commercial
spot“ ohne analysierende Betrachtungsweise inhaltsbeschreibend verständlich.
Zwar wird lexikalisch für die Abkürzung „Com“ auch der Begriff „commercial“ geführt. Für den Bereich der Werbung konnte jedoch keine Verwendung der Abkürzung festgestellt werden. Werbesendungen werden stets als „Werbespot“, „Spot“
oder „commercial spot“ bezeichnet. Soweit eine Abkürzung des Begriffes „commercial“ nachzuweisen war, wurde diese nicht mit den Anfangsbuchstaben „com“
sondern mit der Begriffsendung „mercial“ wie z. B. bei „infomercial“ gebildet. Dies
ist ein Hinweis darauf, dass der Verkehr dem Zeichen „com“ keine wegen der Fülle der Bedeutungsmöglichkeiten geeignete inhaltliche Beschreibung für „commercial“ zumisst. Selbst wenn der zweite Zeichenbestandteil „spots“ neben dem Begriff der Örtlichkeit auch als Kurzfilm bekannt ist, kann nicht davon ausgegangen
werden, dass der Verkehr das angemeldete Gesamtzeichen inhaltsbeschreibend
für einen kurzen Werbefilm versteht.
Demgegenüber kann das Zeichen vom Verkehr aber bei entsprechenden Waren
und Dienstleistungen inhaltsbeschreibend als englischsprachige Kurzform für
„Communication Spots“, mithin „Kommunikationsorte bzw. -stellen“ verstanden
werden, wie dies ursprünglich auch von der Markenstelle im Zwischenbescheid
vom 3. September 2003 gesehen worden ist.
Zwar handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil „com“ nicht um eine Abkürzung
die ausschließlich dieses Verständnis „Kommunikation“ zulässt. Neben einer Fülle
von spezifischen technischen Begrifflichkeiten kommt der Abkürzung aber auch
diese Bedeutung zu. Diese Abkürzung ist dem Durchschnittskunden der maßgeblichen Verkehrskreise im besonderen Maße für „Kommunikation“ aus Firmenbezeichnungen wie Telekom, mobilcom oder comcast geläufig. Selbst wenn das angemeldete Zeichen in seiner Bedeutung „Kommunikationsorte, -stellen“ beschreibend sein kann kann, trifft dies nach der erfolgten Einschränkung des Verzeichnisses auf die verbleibenden Waren- und Dienstleistungen nicht zu. Bei diesen handelt es sich nicht um solche, bei denen der Verkehr das Zeichen in diesem Sinne
als inhaltlich beschreibend versteht.
Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist begründet. Nach § 71
Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht aus Billigkeitsgründen anordnen, dass die
Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71, Rn. 31).
Dabei kommt es auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens nicht an (BPatGE 2,
61). Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern und
zwar insbesondere bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs ergeben, wenn das
Fehlverhalten ursächlich für die Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung war
(Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71, Rn. 32). Vorliegend hat die Markenstelle das
Recht der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt. Dieses Recht gewährt nicht nur die ausreichende Möglichkeit zum Sachvortrag; es kann auch verletzt sein, wenn die Entscheidung ohne einen vorherigen Hinweis auf Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch ein gewissenhafter Verfahrensbeteiligter nicht zu
rechnen brauchte, mithin die Entscheidung für den Verfahrensbeteiligten überraschend ist (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 83, Rn. 39, 43). Dies ist hier der Fall. Im
Zwischenbescheid vom 3. September 2003 hatte die Markenstelle ausschließlich
auf eine inhaltsbeschreibende Bedeutung des Zeichens „Com.Spots“ als „Kommunikationsplätze oder -stellen“ abgestellt, ohne weiteren Hinweis sodann aber den
angefochtenen Zurückweisungsbeschluss vom 27. November 2003 mit einer beschreibenden Bedeutung des Zeichens für „kurze Werbeeinblendung (commercial
spots)“ begründet. Damit musste die Beschwerdeführerin nicht rechnen.
Auch die erforderliche Kausalität zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehörs
und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung liegt vor. Sie ist bereits dann gegeben, wenn die Entscheidung auf der Verweigerung des rechtlichen Gehörs beruhen kann. Davon ist auszugehen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Anhörung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte und der Beschwerdeführer die Beschwerde deshalb für notwendig halten durfte (Ströbele/Hacker,
a. a. O. § 83, Rn. 39, 40; vgl. auch Schulte Patentgesetz, 7. Aufl., § 73, Rn. 129
zur entsprechenden Vorschrift des Patentgesetzes). Vorliegend kann eine solche
Ursächlichkeit nicht ausgeschlossen werden. Denn die Markenstelle ist von ihrer
ursprünglichen Auffassung, eine Zurückweisung auf ein Verständnis des Zeichens
als „Kommunikationsplätze oder -stellen“ zu stützen, abgerückt, so dass die Argumentation der Beschwerdeführerin insofern erfolgreich war. Ohne Gelegenheit zur
Stellungnahme hat die Markenstelle sodann die Zurückweisung auf eine andere
Begründung gestützt. Bei dieser Sachlage ist aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen, dass die Entscheidung der Markenstelle
ohne den Fehler anders ausgefallen wäre, so dass die Beschwerdeführerin die
Beschwerde deshalb für notwendig halten durfte.
Grabrucker
Dr. Mittenberger-Huber
Karcher
Ko